石必勝

一、司法實踐中的問題

菲利浦公司提出了名稱為“記錄載體”的發(fā)明專利申請（簡稱本申請），國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回了本申請，菲利浦公司提出復審請求，并在復審過程中修改了權(quán)利要求書。修改以后的權(quán)利要求1為：“1.一種記錄載體，包含有基本平行的軌道，所述軌道具有記錄于記錄載體上的光學可檢測記號，用于在回放設備中通過一種可控類型的數(shù)據(jù)處理方式恢復信息；以及所述軌道具有擁有調(diào)制模式的軌道搖擺，用于在回放設備中檢索用于控制所述類型的數(shù)據(jù)處理的代碼，其特征在于：記錄載體包括限制環(huán)形區(qū)域（S1，S4），以及另一環(huán)形區(qū)域，所述另一環(huán)形區(qū)域在所述限制環(huán)形區(qū)域（S1，S4）之外，在所述限制環(huán)形區(qū)域中軌道具有所述軌道搖擺，而在所述另一環(huán)形區(qū)域中軌道不具有軌道搖擺，用于在回放設備中減少由于搖擺引起的干擾?！?/p>

2009年7月24日，專利復審委員會作出第17934號復審請求審查決定，認定：本申請權(quán)利要求1中“軌道搖擺”的物理結(jié)構(gòu)不清楚，導致由“軌道搖擺”所限定的“限制環(huán)形區(qū)域”的結(jié)構(gòu)也不清楚，從而導致所要求保護的記錄載體的結(jié)構(gòu)不清楚，因此本申請權(quán)利要求1不符合《專利法實施細則》第二十條第一款的規(guī)定。菲利浦公司不服提起行政訴訟，北京市第一中級人民法院判決維持了第17934號決定。菲利浦公司不服向北京市高級人民法院提起上訴。本案提出這樣一個法律問題：產(chǎn)品權(quán)利要求的結(jié)構(gòu)是否可以通過方法等其他方式間接限定。

二、權(quán)利要求書應當清楚的根本目的

權(quán)利要求書應當記載發(fā)明或者實用新型的技術(shù)特征，技術(shù)特征可以是構(gòu)成發(fā)明或者實用新型技術(shù)方案的組成要素，也可以是要素之間的相互關系?！秾＠▽嵤┘殑t》第二十條第一款規(guī)定：“權(quán)利要求書應當說明發(fā)明或者實用新型的技術(shù)特征，清楚、簡要地表述請求保護的范圍?！?權(quán)利要求的保護范圍應當根據(jù)其所用詞語的含義來理解，因此權(quán)利要求書是否清楚，對于確定發(fā)明或者實用新型要求保護的范圍是極為重要的。

權(quán)利要求書應當清楚的根本目的是確保公開換保護原則的實現(xiàn)。專利制度的基本出發(fā)點是以公開換保護，通過對專利權(quán)人的保護來激勵其做出發(fā)明創(chuàng)造，從而促進科學技術(shù)的進步、生產(chǎn)力的發(fā)展，提高公眾生活水平。公開換保護體現(xiàn)在兩個方面。第一個方面是，通過公開發(fā)明創(chuàng)造的具體技術(shù)信息，使本領域技術(shù)人員可以依據(jù)公開的技術(shù)信息推動技術(shù)的進一步發(fā)展。除了說明書以外，權(quán)利要求書所要求保護的技術(shù)方案也是專利申請文件公開的技術(shù)信息的重要組成部分。如果權(quán)利要求書不清楚，可能會導致本領域技術(shù)人員不知道如何具體實施發(fā)明創(chuàng)造。公開換保護的第二個方面是，通過權(quán)利要求書確定專利權(quán)的保護范圍，使其他人知道權(quán)利邊界從而避免落入保護范圍。從反面來看，權(quán)利要求書應當明確地告訴其他人什么技術(shù)方案是不落入專利權(quán)保護范圍的。如果權(quán)利要求書不清楚，專利權(quán)保護范圍不明確，就可能會使其他人感到困擾，影響其他人正常對相關技術(shù)方案的使用。因此，無論從上述哪個方面來看，權(quán)利要求書都應當清楚。

權(quán)利要求書應當清楚主要包括兩個方面：一是指每一項權(quán)利要求應當清楚，二是指構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個整體也應當清楚。每一項權(quán)利要求應當清楚是指：首先，權(quán)利要求的主題名稱應當能夠清楚地表明該權(quán)利要求的類型是產(chǎn)品權(quán)利要求還是方法權(quán)利要求，不允許采用模糊不清的主題名稱；其次，權(quán)利要求的主題名稱還應當與權(quán)利要求的技術(shù)內(nèi)容相適應；再者，每項權(quán)利要求所確定的保護范圍應當清楚。只有在上述要求都得以落實的情況下，才能確保專利申請人對發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)信息的公開是充分的，其要求保護的范圍也是清楚和明確的，才有利于實現(xiàn)專利法的基本目的。

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否必須直接地進行表征

按照性質(zhì)劃分，權(quán)利要求有兩種基本類型，即物的權(quán)利要求和活動的權(quán)利要求，或者簡單地稱為產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求。第一種基本類型的權(quán)利要求包括人類技術(shù)生產(chǎn)的物（產(chǎn)品、設備）。屬于物的權(quán)利要求有物品、物質(zhì)、材料、工具、裝置、設備等權(quán)利要求。產(chǎn)品權(quán)利要求適用于產(chǎn)品發(fā)明或者實用新型，通常應當用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征來描述。方法權(quán)利要求適用于方法發(fā)明，通常應當用工藝過程、操作條件、步驟或者流程等技術(shù)特征來描述。

產(chǎn)品權(quán)利要求適用于產(chǎn)品發(fā)明或者實用新型，通常應當用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征來描述。但是，并不是所有產(chǎn)品的技術(shù)特征都能夠用結(jié)構(gòu)特征予以表征。因此，我國《專利審查指南》規(guī)定，特殊情況下，當產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個或多個技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時，允許借助物理或化學參數(shù)表征；當無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征。使用參數(shù)表征時，所使用的參數(shù)必須是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的教導或通過所屬技術(shù)領域的慣用手段可以清楚而可靠地加以確定的。

即使是結(jié)構(gòu)特征本身，在客觀上也有兩種可能的表征方式，一是直接的表征，二是間接的表征。在原則上，產(chǎn)品權(quán)利要求的結(jié)構(gòu)特征應當直接地予以表述，以便于本領域技術(shù)人員直接地、直觀地理解其具體物理結(jié)構(gòu)信息，但在有的情況下，產(chǎn)品權(quán)利要求的結(jié)構(gòu)特征難以用形狀、尺寸等直接地表征，而需要通過方法、物理或化學參數(shù)等間接地進行限定。只要本領域技術(shù)人員根據(jù)間接的限定可以清楚地知道產(chǎn)品的具體物理結(jié)構(gòu)，該結(jié)構(gòu)特征的間接限定是應當予以準許的，該結(jié)構(gòu)特征的間接限定同樣應當認定是清楚的。

例如，在“記錄載體”發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛案中，本申請權(quán)利要求1請求保護一種記錄載體，對于記錄載體這種產(chǎn)品而言，記錄載體中所記錄的信息代碼會導致記錄載體微觀結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。由于記錄載體微觀結(jié)構(gòu)的變化隨著所記錄信息的變化而變化，因此，在所記錄信息不確定的情況下，相應的微觀結(jié)構(gòu)也不確定，權(quán)利要求書和說明書都不可能窮盡地對這些信息所對應的具體結(jié)構(gòu)進行限定和說明。在其所記錄信息并不確定、根據(jù)實際需要可以進行變化的情況下，本申請的權(quán)利要求不能夠直接地表征具體的物理結(jié)構(gòu)，而可以通過刻錄信息的某種方法間接地限定該結(jié)構(gòu)特征。這種情況下，應當認定權(quán)利要求書是清楚的。

四、“記錄載體”案的評價

在“記錄載體”案中，“軌道搖擺”實際上是一種在記錄載體上刻錄信息的方法。根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可知，“軌道搖擺”要根據(jù)對非搖擺軌道上的信息的解密方式（或其它數(shù)據(jù)處理方式）進行調(diào)制，具體的調(diào)制方式和調(diào)制后的具體形狀可以由本領域技術(shù)人員根據(jù)具體應用來完成。雖然不同的解密方式（或其它數(shù)據(jù)處理方式）對應不同的軌道搖擺的物理結(jié)構(gòu)，但是，一旦確定信息解密方式（或其它數(shù)據(jù)處理方式），本領域技術(shù)人員就能夠確定信息解密方式（或其他數(shù)據(jù)處理方式）所對應的微觀結(jié)構(gòu)的變化，確定軌道搖擺的物理結(jié)構(gòu)。因此，北京市高級人民法院認為，本申請權(quán)利要求1中的軌道搖擺的物理結(jié)構(gòu)相對于本領域技術(shù)人員而言是清楚的。

針對專利復審委員會認為本申請的權(quán)利要求書不清楚的意見，北京市高級人民法院認為，軌道搖擺要根據(jù)對非搖擺軌道上的信息的解密方式（或其它數(shù)據(jù)處理方式）進行調(diào)制，具體的調(diào)制方式和調(diào)制后的記錄載體的具體形狀可以由本領域技術(shù)人員根據(jù)具體應用來確定，本申請的具體實施方式部分亦公開了多種具體的調(diào)制方式。權(quán)利要求書和說明書都不可能窮盡地對這些具體微觀結(jié)構(gòu)進行限定和說明，但對本領域技術(shù)人員而言，只要按照軌道搖擺這種方法調(diào)制，一旦所要記錄的信息確定了，該信息所對應的微觀結(jié)構(gòu)也就可以確定了，因此，本申請的記錄載體的微觀結(jié)構(gòu)已經(jīng)清楚地被間接地限定了。專利復審委員會在第17934號決定中認為本申請權(quán)利要求1中“軌道搖擺”所對應的微觀物理結(jié)構(gòu)不清楚，事實認定不清，依法應當予以撤銷。北京市高級人民法院認定第17934號決定和一審判決認定事實不清，菲利浦公司的上訴請求有事實和法律依據(jù)，故判決撤銷一審判決和第17934號決定，判令專利復審委員會重新作出復審請求審查決定。結(jié)合前面的分析可知，北京市高級人民法院的判決是正確的。

在有的情況下，產(chǎn)品權(quán)利要求的結(jié)構(gòu)特征難以用形狀、尺寸等直接地表征，而需要通過方法、物理或化學參數(shù)等間接地進行限定。