文 / 黃熊

創(chuàng)造性作為專利申請審查的核心條款，常將大部分專利申請擋在授權(quán)大門之外。盡管從根本而言，專利申請的創(chuàng)造性高低取決于技術(shù)內(nèi)容本身而不在于采用的表現(xiàn)手法，然而，專利申請的撰寫狀況對專利申請的創(chuàng)造性也具有重要影響，進(jìn)而對授權(quán)前景產(chǎn)生作用。下面從創(chuàng)造性概念的性質(zhì)出發(fā)，探討有利于提升專利申請創(chuàng)造性的方法。

一、創(chuàng)造性概念的性質(zhì)

根據(jù)專利法及審查指南的規(guī)定，專利申請的創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。從該創(chuàng)造性的定義可明確其具有如下三個(gè)特性，充分理解這三個(gè)特性有利于在撰寫申請文件時(shí)盡可能地提高專利申請的創(chuàng)造性。

1、相對性。根據(jù)創(chuàng)造性概念可知，創(chuàng)造性高低是與“現(xiàn)有技術(shù)”比較的結(jié)果，“現(xiàn)有技術(shù)”在實(shí)務(wù)中體現(xiàn)為檢索的對比文件。理論上，由于“現(xiàn)有技術(shù)”為申請日之前公開的技術(shù)，專利申請的創(chuàng)造性當(dāng)具有客觀高度，但如果作為參考基準(zhǔn)的對比文件的技術(shù)領(lǐng)域偏離遠(yuǎn)、技術(shù)特征公開少且數(shù)量不多，則可抬升專利申請的創(chuàng)造性高度，相反，對比文件的技術(shù)領(lǐng)域接近、技術(shù)特征公開多且數(shù)量較多，則將壓縮專利申請的創(chuàng)造性高度。

2、主觀性。如前所言，專利申請的創(chuàng)造性本應(yīng)具有客觀高度，但不可避免摻入主觀因素，主要體現(xiàn)為：①檢索主觀性：創(chuàng)造性依據(jù)對比文件審查，而在檢索對比文件的過程中，數(shù)據(jù)庫的選擇、檢索要素的挖掘、檢索表達(dá)式的編輯、檢索結(jié)果的篩選等均受個(gè)人主觀影響，不同的審查員針對相同的專利申請得到的對比文件在數(shù)量、范圍、與專利申請的相似度等方面可能不同；②審查主觀性：創(chuàng)造性審查的主體為假象的“本領(lǐng)域所屬技術(shù)人員”，但審查員并不生活于“真空”，均會自然不自然地以自身具有的知識能力結(jié)構(gòu)為出發(fā)點(diǎn)，對專利申請做出主觀性的個(gè)體評價(jià)；③流轉(zhuǎn)主觀性，專利申請來源于發(fā)明人、創(chuàng)生于代理人、評價(jià)于審查員，囿于語言本身的局限和個(gè)體的自身差異，發(fā)明人以交底書提供給代理人的發(fā)明創(chuàng)造可能已一定程度的失真，代理人經(jīng)過加工提供給審查員的發(fā)明創(chuàng)造可能進(jìn)一步失真，審查員與代理人進(jìn)行書面溝通中可能再度出現(xiàn)失真，這些在專利申請流轉(zhuǎn)的各階段產(chǎn)生的與“真實(shí)”發(fā)明創(chuàng)造性的差異難以避免。

3、動態(tài)性。創(chuàng)造性的審查過程是對專利申請的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步性進(jìn)行衡量的過程，該過程不是簡單的“對錯(cuò)”判斷，而是一個(gè)持續(xù)變動過程：隨著審查員對背景技術(shù)理解的深入、對比文件檢索范圍的縮小、申請人（代理人）對技術(shù)方案的修改或闡述的明朗化，專利申請的創(chuàng)造性高低將可能發(fā)生變化，初判認(rèn)為具有創(chuàng)造性的專利申請，最終定論可能沒有創(chuàng)造性，或者相反。

二、提高創(chuàng)造性的若干方法

上述三大特性決定了專利申請的創(chuàng)造性具有“可拯救”的品性，通過實(shí)務(wù)過程中有針對性地采取措施可以一定程度上提高專利申請文件的創(chuàng)造性。

1、反檢索

檢索是對專利申請進(jìn)行全面審查之前的必要步驟，“反檢索”的目的在于增加對比文件與專利申請的差異度。該措施主要表現(xiàn)為：

（1）以檢索依據(jù)而言，檢索時(shí)通常從專利申請的發(fā)明名稱、發(fā)明主題以及獨(dú)立權(quán)利要求中提煉檢索要素。因此，撰寫申請文件時(shí)應(yīng)當(dāng)盡可能在這些內(nèi)容中不顯露出專利申請的“發(fā)明點(diǎn)”，而將發(fā)明點(diǎn)放置在從屬權(quán)利要求之中，或者說明書，甚至說明書的附圖之中。

例1：申請人提供的發(fā)明名稱為“一種基于停車判缸結(jié)果的電控柴油機(jī)無凸輪軸信號啟動的方法”，該方法相對于現(xiàn)有技術(shù)的不同點(diǎn)在于利用“停車判缸結(jié)果”實(shí)現(xiàn)柴油機(jī)啟動，撰寫時(shí)應(yīng)當(dāng)在發(fā)明名稱中略去諸如“停車判缸結(jié)果”、“電控”、“無凸輪軸信號”等便于檢索的“最接近對比文件”的關(guān)鍵詞，將發(fā)明名稱定為“一種柴油機(jī)的啟動方法”。

（2）以檢索領(lǐng)域而言，檢索時(shí)通常按照本領(lǐng)域、相近相關(guān)領(lǐng)域和在技術(shù)問題啟示下的其他領(lǐng)域的順序檢索，從前一領(lǐng)域檢索的結(jié)果之中未找到滿足要求的對比文件時(shí)才逐次過渡到后一領(lǐng)域。因此，撰寫申請文件時(shí)可在專利申請的“背景技術(shù)”或“技術(shù)領(lǐng)域”部分中使用“模糊領(lǐng)域”或“大領(lǐng)域”的描述，“模糊領(lǐng)域”在于避免主動提供領(lǐng)域指向，為檢索到所謂的“本領(lǐng)域的對比文件”增加難度；“大領(lǐng)域”在于使檢索到的文獻(xiàn)的數(shù)量眾多，增加從中篩選出“相似度高”的對比文件的難度。以前述例1而言，在背景技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域撰寫時(shí)，可使具有關(guān)鍵詞作用的“停車判缸結(jié)果”不以完整的專業(yè)術(shù)語形式出現(xiàn)，而將其內(nèi)容通過具體語言描述出來，使“領(lǐng)域模糊化”，檢索時(shí)必須對這些描繪進(jìn)行概括后才能檢索，由此增加了檢索到本領(lǐng)域?qū)Ρ任募碾y度。此外，在技術(shù)領(lǐng)域中還可將技術(shù)領(lǐng)域描述為“柴油機(jī)”領(lǐng)域而非“電控柴油機(jī)”領(lǐng)域，這種“大領(lǐng)域”將使檢索到的文獻(xiàn)數(shù)量變多，進(jìn)而增加了篩選難度。

（3）以檢索頻次而言，檢索時(shí)通常重“首次檢索”、輕“補(bǔ)充檢索”。因此，撰寫專利申請時(shí)應(yīng)當(dāng)盡可能地將發(fā)明點(diǎn)隱藏得深一些，比如放到從屬權(quán)利要求3之后，即便因答復(fù)審查意見的需要，通常經(jīng)過兩次從權(quán)提升（將從屬權(quán)利要求2提升到獨(dú)立權(quán)利要求1形成新的獨(dú)立權(quán)利要求、將原從屬權(quán)利要求3提升到新的獨(dú)立權(quán)利要求1）足以克服審查員在首次檢索時(shí)指出的獨(dú)立權(quán)利要求存在的創(chuàng)造性缺陷。

2、延長邏輯鏈或粗邏輯

專利申請創(chuàng)造性的審查為文本審查、事后審查，審查員會將申請人詳細(xì)描述的由技術(shù)現(xiàn)象引出技術(shù)問題的邏輯、由技術(shù)問題導(dǎo)出技術(shù)方案的邏輯、由技術(shù)方案推出技術(shù)效果的邏輯認(rèn)為理所當(dāng)然，從而容易降低專利申請的創(chuàng)造性。因此，在便于理解基礎(chǔ)上，有必要：

（1）對“邏輯”進(jìn)行細(xì)化，延長邏輯鏈，使所屬技術(shù)領(lǐng)域人員不能輕易得到技術(shù)方案。比如，通常的邏輯為A（技術(shù)現(xiàn)象）→B（技術(shù)缺陷）→C（技術(shù)問題），延長邏輯鏈時(shí)可細(xì)化B，將其分解為B1、B2、B3，這樣邏輯鏈即變成A→B1→B2→B3→C。

（2）采用粗邏輯或跳躍邏輯，即不用詳細(xì)描述技術(shù)現(xiàn)象如何產(chǎn)生技術(shù)問題、技術(shù)方案如何推演出技術(shù)效果的邏輯。這種方式與上述方式相反。比如，通常的邏輯為A→B→C，則在描述基本清楚的情況下，將邏輯鏈變?yōu)锳→C。

上述兩種方式通常適用于發(fā)明創(chuàng)造本身較為簡單、僅通過閱讀背景技術(shù)部分的內(nèi)容即可在“頭腦”中構(gòu)建出解決方案的情形。

3、突出發(fā)現(xiàn)問題的困難

基于事后審查的原因，發(fā)明創(chuàng)造在審查過程中容易被看得過于簡單，但在現(xiàn)實(shí)過程中，做出一件具有突出實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著進(jìn)步的發(fā)明創(chuàng)造通常具有較高難度，這一難度可能在于技術(shù)方案本身較難提出，也可能在于技術(shù)問題的發(fā)現(xiàn)具有難度。為增加專利申請的創(chuàng)造性高度，有必要在申請文件中，用較多筆墨強(qiáng)調(diào)發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題的不易，這可以從如下三個(gè)方面進(jìn)行說明：（1）一般人員通常不認(rèn)為存在專利申請的技術(shù)問題。（2）一般人員通常情況下會忽略專利申請的技術(shù)問題。（3）一般人員沒有提出專利申請的技術(shù)問題的環(huán)境或前提條件。這種措施不僅需要從發(fā)明人處挖掘出技術(shù)內(nèi)容本身，而且還應(yīng)當(dāng)請求發(fā)明人介紹與完成發(fā)明創(chuàng)造相關(guān)的事項(xiàng)，以及完成發(fā)明創(chuàng)造過程中遇到的困難、別人之所以不能解決的原因等素材。

4、突出現(xiàn)有的技術(shù)偏見

技術(shù)偏見反映的是現(xiàn)有技術(shù)中存在的普遍技術(shù)傾向，這種傾向阻礙人們在其他方面尋求解決技術(shù)問題的可能答案。專利申請如果“反其道而行之”，同樣能解決技術(shù)問題，取得的技術(shù)效果等同或好于先前的效果，那么這種“逆向思維”體現(xiàn)出申請人不同于本領(lǐng)域技術(shù)人員的思維特點(diǎn)，由此提出的方案具有較高的創(chuàng)造性。因此，可以在申請文件中強(qiáng)調(diào)兩方面的內(nèi)容：

（1）現(xiàn)有技術(shù)存在的特定的技術(shù)偏見。申請文件中當(dāng)明確記載技術(shù)偏見成立必須滿足的兩個(gè)條件：“技術(shù)偏見”這種認(rèn)識在本領(lǐng)域具有普遍性，不具普遍性不能稱為技術(shù)偏見；“技術(shù)偏見”這種認(rèn)識偏離客觀事實(shí)，沒有偏離客觀事實(shí)稱為技術(shù)局限而非偏見。

（2）專利申請如何克服該特定的技術(shù)偏見。

5、突出意料不到的技術(shù)效果

盡管某些技術(shù)方案本身與現(xiàn)有技術(shù)相比差別不大，但細(xì)微的差別如果導(dǎo)致技術(shù)效果由“量”到“質(zhì)”的飛躍，或者“量”的變化超出事先預(yù)期，則這種效果是有必要記載在申請文件中的意料不到的技術(shù)效果，專利申請通過記載這類的技術(shù)效果可以較大程度地提升其創(chuàng)造性高度。

例2：一件發(fā)明名稱為“一種構(gòu)建詞典的方法”的專利申請，其通過抽取網(wǎng)頁中的翻譯對來建立在線詞典，其抽取方式包括三種：按照預(yù)定模式在網(wǎng)頁中抽取翻譯對、抽取網(wǎng)頁中的雙語詞句列表、抽取網(wǎng)頁中的中外文交替段落。審查員認(rèn)為第一種抽取模式已被對比文件公開，第二、三種抽取方式屬于常用技術(shù)手段。然而，申請人發(fā)現(xiàn)，通過第一種模式僅能抽取到全部翻譯對中的27%，而通過后兩種模式可以將抽取到的翻譯對提高到90%以上，這種效果是非線性的、不可預(yù)期的效果，屬于意料不到的技術(shù)效果，本專利申請當(dāng)具有較高的創(chuàng)造性高度。

以上簡要探討了在專利申請撰寫時(shí)提高創(chuàng)造性的幾種方法，但必須再次強(qiáng)調(diào)的是，專利申請是否能夠通過創(chuàng)造性的審查，最終取決于技術(shù)內(nèi)容本身，上述提高創(chuàng)造性的方法的作用在于“錦上添花”，而不是“雪中送炭”。發(fā)明人、IPR等知識產(chǎn)權(quán)工作人員當(dāng)腳踏實(shí)地，花大力氣搞好發(fā)明創(chuàng)造，萬不可舍其“本”，逐其“末”。