金春陽(yáng) 張茜

【摘要】保護(hù)未注冊(cè)標(biāo)識(shí)的現(xiàn)有條文注重從法律上消除搶注人取得的商標(biāo)權(quán)，現(xiàn)有判例認(rèn)可在先使用人就區(qū)別于搶注商品的類別提出的商標(biāo)申請(qǐng)，二者均缺乏對(duì)在先使用人在實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)中所處不利地位的關(guān)注。為完善我國(guó)的未注冊(cè)標(biāo)識(shí)保護(hù)制度，要在立法層面上確立先使用權(quán)制度，在司法層面上適用非混淆理論。

【關(guān)鍵詞】未注冊(cè)標(biāo)識(shí) 先使用權(quán) 混淆

我國(guó)商標(biāo)法原則上保護(hù)的是已獲得注冊(cè)的標(biāo)識(shí)，在先使用的未獲得注冊(cè)的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)如何保護(hù)，學(xué)術(shù)界爭(zhēng)論較大。有學(xué)者嘗試界定未注冊(cè)標(biāo)識(shí)的法律地位，認(rèn)為未注冊(cè)標(biāo)識(shí)使用權(quán)是一項(xiàng)民事權(quán)利①，也有學(xué)者對(duì)保護(hù)未注冊(cè)馳名商標(biāo)的法律依據(jù)和現(xiàn)實(shí)意義進(jìn)行探討②。此問(wèn)題在正在進(jìn)行的商標(biāo)法第三次修改中再次成為焦點(diǎn)，有學(xué)者撰文認(rèn)為：“理論上，在先使用產(chǎn)生了應(yīng)該受法律保護(hù)但法律尚未明確規(guī)定的市場(chǎng)利益；制度上，需要對(duì)保護(hù)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行類型化分析，把握其不同構(gòu)成”③。這些研究為深入探討在先使用的未注冊(cè)標(biāo)識(shí)保護(hù)的法律問(wèn)題奠定了良好的理論基礎(chǔ)。

我國(guó)保護(hù)在先使用的未注冊(cè)標(biāo)識(shí)的制度主要由兩部分構(gòu)成，第一部分是對(duì)有一定影響力標(biāo)識(shí)的保護(hù)，第二部分是對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)。商標(biāo)法規(guī)定保護(hù)在先注冊(cè)商標(biāo)。但這一條款是一把雙刃劍，一旦濫用會(huì)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)秩序產(chǎn)生不良影響。為減輕負(fù)面影響，商標(biāo)法規(guī)定在先使用人有權(quán)對(duì)搶注人的申請(qǐng)?zhí)崞甬愖h。如果在先使用人沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)搶注人的申請(qǐng)，沒(méi)有按期提起異議，結(jié)果導(dǎo)致?lián)屪⑷藫屪⒊晒?，在先使用人可依?jù)商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，在商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷搶注商標(biāo)。相對(duì)于有一定影響力的商標(biāo)，馳名商標(biāo)享有更多保護(hù)，例如，對(duì)于惡意搶注行為，馳名商標(biāo)所有人提起撤銷申請(qǐng)不受5年時(shí)限的限制。在給予馳名商標(biāo)更多保護(hù)的同時(shí)，商標(biāo)法對(duì)認(rèn)定馳名商標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素作了較為嚴(yán)格的規(guī)定。然而，在先使用人未能證明其在先使用的標(biāo)識(shí)達(dá)到了馳名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)而無(wú)功而返的商標(biāo)撤銷案比比皆是，例如媒體廣為矚目的“喬丹”案和“愛馬仕”案。

中國(guó)司法及立法的動(dòng)向

我國(guó)法院在現(xiàn)有未注冊(cè)標(biāo)識(shí)保護(hù)制度內(nèi)采取的措施在一定程度上彌補(bǔ)了其不足之處。下面通過(guò)一個(gè)典型案例來(lái)看一下這些措施的具體內(nèi)容。本案中，與在先使用人同處鄭州市的搶注人在對(duì)在先使用人的“好想你”標(biāo)識(shí)搶注了三個(gè)“真的好想你”商標(biāo)后（指定使用商品分別為干棗類、糖果類及飲料類），以其搶注的商標(biāo)為引證商標(biāo)對(duì)在先使用人就“好想你”標(biāo)識(shí)提出的商標(biāo)申請(qǐng)（指定使用服務(wù)為貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)软?xiàng)目）提出了異議。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審理后認(rèn)為：“引證商標(biāo)指定使用商品與被異議商標(biāo)指定使用商品所處行業(yè)相去甚遠(yuǎn)，在服務(wù)（銷售）對(duì)象、生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)（商品）的用途功效等方面都有較大差別，消費(fèi)者一般不會(huì)認(rèn)為上述商品與服務(wù)之間存在特定聯(lián)系，被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)共存于市場(chǎng)一般不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者誤認(rèn)或者混淆”。搶注人不服該裁決提起訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院判決認(rèn)為：“指定使用商品為干棗類的引證商標(biāo)已被撤銷，在法律上不再具有適格的引證商標(biāo)地位，其他兩個(gè)引證商標(biāo)指定使用的商品與被異議商標(biāo)指定使用的服務(wù)沒(méi)有任何的關(guān)聯(lián)性，普通消費(fèi)者一般不會(huì)認(rèn)為二者之間存在特定的聯(lián)系”，從而維持了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的裁定。④

二者運(yùn)用了同一個(gè)法律技巧，即聚焦搶注商標(biāo)與在先使用人的申請(qǐng)所指定使用商品（服務(wù)）的不同，判定在先使用人申請(qǐng)的商標(biāo)不會(huì)導(dǎo)致普通消費(fèi)者混淆。但此種救濟(jì)方式對(duì)于在先使用人來(lái)說(shuō)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。救濟(jì)不足使得惡意搶注商標(biāo)及惡意提出異議的現(xiàn)象日益嚴(yán)重。有鑒于此，商標(biāo)法第三次修改草案（修訂草案征求意見稿）對(duì)現(xiàn)行商標(biāo)法進(jìn)行了細(xì)化，即“申請(qǐng)商標(biāo)在相同或者類似商品上與他人在中國(guó)在先使用的商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人因與該他人間具有合同、業(yè)務(wù)往來(lái)、地域關(guān)系或其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在的，不予注冊(cè)。申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是抄襲他人在不相同或者不相類似商品上有較強(qiáng)顯著性且具有一定影響的注冊(cè)商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)”?？梢钥闯觯撔薷陌甘乾F(xiàn)有未注冊(cè)標(biāo)識(shí)保護(hù)制度的延伸，承繼了其固有的兩個(gè)局限性。第一，商標(biāo)局在審查程序中很難將所有搶注商標(biāo)都清除出去，一旦搶注人搶注成功，在先使用人合理使用標(biāo)識(shí)的行為依然構(gòu)成對(duì)搶注人商標(biāo)權(quán)的侵害。第二，憑借搶注成功的商標(biāo)，搶注人仍然可以阻止在先使用人就相同商品獲取商標(biāo)權(quán)。

日本司法及立法的啟示

在一起商標(biāo)行政訴訟案中，法國(guó)皮埃爾·巴爾曼公司（PIERRE BALMAIN）就其時(shí)尚品牌“BALMAIN”提出的商標(biāo)申請(qǐng)被日本專利商標(biāo)局駁回。皮埃爾·巴爾曼公司隨即向日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院提起申訴。該法院依據(jù)下列理由，于2005年4月19日作出了有利于皮埃爾·巴爾曼公司的判決。⑤

第一，BALMAIN與在先注冊(cè)的VALMAN注冊(cè)商標(biāo)在外形上有差別。第二，普通的消費(fèi)者接觸到二者后留下的印象不同。第三，消費(fèi)者及經(jīng)營(yíng)者的交易習(xí)慣決定了他們不會(huì)產(chǎn)生混淆。因此，法院認(rèn)為，經(jīng)營(yíng)者及消費(fèi)者在經(jīng)營(yíng)、選購(gòu)BALMAIN品牌服裝及VALMAN品牌服裝時(shí)能夠?qū)⒍邊^(qū)別開來(lái)，不會(huì)產(chǎn)生混淆，二者不屬于近似商標(biāo)。因此，VALMAN注冊(cè)商標(biāo)不能阻止BALMAIN標(biāo)識(shí)獲得商標(biāo)權(quán)。日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院的判決論述嚴(yán)謹(jǐn)，理由充分，值得首肯。

日本對(duì)于在先使用人的保護(hù)遠(yuǎn)不限于法院所適用的非混淆理論，日本商標(biāo)法還確立了先使用權(quán)制度。在先使用人取得先使用權(quán)必須滿足三個(gè)要件：第一，在先使用人在他人商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)前，基于正當(dāng)目的，在日本國(guó)內(nèi)將與他人商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)識(shí)使用在與他人商標(biāo)指定使用商品相同或者近似的商品上。第二，因在先使用人對(duì)其標(biāo)識(shí)的使用，使得在他人商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)，該標(biāo)識(shí)作為識(shí)別在先使用人商品的符號(hào)已經(jīng)在相關(guān)公眾之間享有一定知名度。第三，在先使用人應(yīng)當(dāng)在其原來(lái)使用的范圍內(nèi)持續(xù)使用其標(biāo)識(shí)，也就是說(shuō)在先使用人不可超出原來(lái)的商品類別和規(guī)模使用標(biāo)識(shí)。當(dāng)然，先使用權(quán)人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要受到一定限制，主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是向第三人轉(zhuǎn)讓先使用權(quán)時(shí)必須和在先使用人的業(yè)務(wù)一起轉(zhuǎn)讓；二是注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人可以要求在先使用人在其商品上附加一定的警示標(biāo)識(shí)以避免混淆。

司法及立法建議

為了完善我國(guó)的未注冊(cè)標(biāo)識(shí)保護(hù)制度，應(yīng)當(dāng)從以下兩方面入手切實(shí)維護(hù)在先使用人的合法利益。第一，在司法層面適用非混淆理論，對(duì)于擁有一定影響力和知名度的在先使用標(biāo)識(shí)，以不會(huì)造成混淆為由，在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政訴訟中允許其在已經(jīng)實(shí)際使用的商品類別上注冊(cè)為商標(biāo)。第二，在立法層面建立先使用權(quán)制度，使在先使用人在一定范圍內(nèi)擺脫搶注商標(biāo)的影響，將時(shí)間和精力投入到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中。

值得注意的是，我國(guó)商標(biāo)法以注冊(cè)原則為基石建立起來(lái)的制度應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持下去。在先使用人的標(biāo)識(shí)要想獲得商標(biāo)權(quán)必須經(jīng)過(guò)申請(qǐng)、異議等一系列行政審批程序。使用本身不會(huì)給在先使用人帶來(lái)商標(biāo)權(quán)。對(duì)于經(jīng)過(guò)使用獲得一定影響力和知名度的在先標(biāo)識(shí)，法院在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政訴訟中，對(duì)該標(biāo)識(shí)與其他已經(jīng)注冊(cè)的搶注商標(biāo)是否近似進(jìn)行判斷的時(shí)候，應(yīng)充分考慮在先標(biāo)識(shí)已經(jīng)形成的識(shí)別力，以不會(huì)造成混淆為理由，允許在先標(biāo)識(shí)在已經(jīng)實(shí)際使用的商品類別上注冊(cè)為商標(biāo)。

適用非混淆理論和建立先使用權(quán)制度不僅對(duì)搶注行為是一種有力的遏制，對(duì)在先使用人也是一種激勵(lì)。只要在先使用人能夠不受搶注商標(biāo)的影響取得商標(biāo)權(quán)，能夠通過(guò)提高商品的品質(zhì)、完善售后服務(wù)、加強(qiáng)廣告宣傳等方式鞏固其標(biāo)識(shí)與商品的聯(lián)系，強(qiáng)化企業(yè)與需求方的關(guān)系，從而擴(kuò)大其客戶群，就能夠通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最終擊敗搶注人，從根本上消除搶注人通過(guò)搶注行為獲取的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

結(jié)語(yǔ)

綜上所述，在立法上建立先使用權(quán)制度，有利于營(yíng)造在先使用人安心經(jīng)營(yíng)的法律環(huán)境；在司法中適用非混淆理論，有助于在先使用人就其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的商品類別取得商標(biāo)權(quán)，二者均有利于改善在先使用人在實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)中的地位，有利于健全我國(guó)的未注冊(cè)標(biāo)識(shí)保護(hù)制度。

（作者分別為西安交通大學(xué)法學(xué)院副教授，西安交通大學(xué)國(guó)際教育學(xué)院講師；本文系陜西省社會(huì)科學(xué)界重大理論與現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究項(xiàng)目，中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目的部分研究成果，項(xiàng)目編號(hào)分別為：2012C062，SK2011011）

注釋

①劉賢：“未注冊(cè)商標(biāo)的法律地位”，《西南政法大學(xué)學(xué)報(bào)》，2005年第3期，第110頁(yè)。

②楊葉璇：“試論保護(hù)未注冊(cè)馳名商標(biāo)的法律依據(jù)和法律意義”，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》，2005年第2期，第3頁(yè)。

③杜穎：“在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)論綱：兼評(píng)商標(biāo)法第三次修訂”，《法學(xué)家》，2009年第3期，第123頁(yè)。

④該案例載于http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=24512，2012年3月1日訪問(wèn)。

⑤該案例載于http://shohyo.hanrei.jp/hanrei/tm/513.html，2012年3月2日訪問(wèn)。