本文針對《專利法》第五十九條第一款規(guī)定，將實質審查過程中說明書以及附圖對權利要求的解釋分為三種不適用解釋的情況和三種適用解釋的情況進行分析，并對從審查員的角度否定了申請人和/或代理人直接以《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》的解釋規(guī)則為依據(jù)，要求審查員結合說明書和附圖進行理解，而不再愿意修改權利要求的方法。 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱為《解釋》）自2010年1月1日起施行以來，在各界均產(chǎn)生了較大的反響，尤其第2-4條對專利申請實質審查產(chǎn)生一些影響?！督忉尅放c《審查指南》之間在某些問題上存在著不一致的規(guī)定，這些不一致的規(guī)定給審查員、申請人以及利益相關人帶來困惑，在具體實質審查實踐中一些代理人和申請人通過《解釋》的規(guī)定來答復審查局專利審查協(xié)作北京法規(guī)是《專利法》、《專利法實施細則》和《審查指意見通知書，例如：申請人在答復審查員針對功能限中心審查員 南》，司法解釋對于專利審查并不具備約束力。因定的權利要求得不到說明書不支持的審查意見時，通此，在專利實質審查過程中申請人、代理人和審查員過意見陳述的方式認為上述功能限定的權利要求為說 都必須遵循《專利法》、《專利法實施細則》和《審明書和附圖描述的該功能的具體實施方式及其等同的 查指南》。但是，《解釋》對審查實踐也存在著間接實施方式，而不是《審查指南》中規(guī)定的“覆蓋了所 的影響和作用。有能夠實現(xiàn)所述功能的實施方式”。并且，在實質審 筆者將實質審查過程中說明書以及附圖對權利要查實踐過程中，部分申請人和/或代理人常?；趯＠?求的解釋分為三種不適用解釋的情況和三種適用解釋法第五十九條第一款規(guī)定的后半句“說明書及附圖可的情況。以用于解釋權利要求的內(nèi)容”來針對審查員的審查意工業(yè)和信息化部電信（1）權利要求本身是清楚的，不需要解釋。也就見進行答復，例如：在解釋權利要求技術方案保護范研究院專利分析師是說，所屬技術領域的技術人員根據(jù)權利要求所確定圍時，引用大量記載在說明書中的而未記載在權利要的保護范圍本身含義是清楚的，則無需解釋。求書中的內(nèi)容進行限定。但是申請人和/或代理人上述（2）權利要求中的上位概念不能解釋為下位概的解釋并不被審查員接收，造成審查程序的延長，甚念，權利要求中所包含的功能性限定的技術特征不能至發(fā)明專利被駁回。解釋為結合說明書和附圖描述的該功能的具體實施方式及其等同的實施方式?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诙碌?.2.1節(jié)規(guī)定，對于用上位概念概括或用并列選擇方式概括的權利要求，應當審查這種概括是否得到說明書的支持；如果權利要求的概括使所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則應當認為該權利要求沒有得到說明書的支持。對于這些情況，審查員應當根據(jù)專利法第二十六條第四款的規(guī)定，以權利要求得不到說明書的支持為理由，要求申請人修改權利要求。由此可見，權利要求中的上位概念不能解釋為下位概念。同時，《專利審查指南》第二部分第二章第3.2.1節(jié)明確規(guī)定了，對 00131800.4號發(fā)明專利無效宣告請求中，申請人認為專利授權文本中權利要求1和權利要求40中的“存儲裝置”均由專利權人在提出分案申請時由“半導體存儲裝置”主動修改而來，這種修改不符合專利法第33條的規(guī)定。專利復審委員會作出的無效決定認為，本專利包括實施例在內(nèi)的整個原說明書及權利要求書都始終是針對半導體存儲裝置來描述發(fā)明的?！按鎯ρb置”是用于保存信息數(shù)據(jù)的裝置，除半導體存儲裝置外，其還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同類型。原說明書和權利要求書中均不涉及其他類型的存儲裝置，也不能直接且毫無疑義地得出墨盒裝有其它類型的存儲裝置，因此，“存儲裝置”并非確定無疑就是原說明書和權利要求書中記載的“半導體存儲裝置”。此種修改是超范圍的，不符合專利法第33條的規(guī)定。專利權人不服上述無效決定向北京市第 當權利要求中存在自造詞或改造詞時，允許申請人通過說明書中對該詞的限定進行解釋。 一中級人民法院提起行政訴訟，北京市第一中級人民法院一審判決維持第11291號無效決定有效。由此可見，不能將權利要求技術特征的含義根據(jù)說明書以及附圖中的含義進行特定解釋。 （4） 需要澄清時進行解釋。當權利要求中存在自造詞或改造詞時，允許申請人通過說明書中對該詞的限定進行解釋?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诙碌?.3.2節(jié)也記載了在特定情況下，如果說明書中指明了某詞具有特定的含義，并且使用了該詞的權利要求的保護范圍，由于說明書中對該詞的說明而被限定得足夠清楚，這種情況也是允許的；但此時也應要求申請人盡可能修改權利要求，使得根據(jù)權利要求的表述即可明確其含義。 （5） 需要排除不可能方案的解釋。當權利要求使用上位概念和/或功能性限定的技術特征時，所屬技術領域的技術人員應當整體上考慮說明書以及附圖，根據(jù)說明書以及附圖明確排除的上位概念某些部分和/或功能性限定的技術特征覆蓋的所不能實現(xiàn)技術方案的實施方式，將權利要求的保護范圍理解為不包括該排除的內(nèi)容。 揚州中集通華專用車股份有限公司享有的99230034.7號實用新型專利無效宣告請中，請求人認為：本專利權利要求1中記載“上層踏板下方設置兩對立柱”，而在本專利的說明書中，其上層踏板并不是設置在兩對立柱上方，而是在其側方，將“上層踏板下方設置兩對立柱”是一種很明確的、可以實施的技術方案，但該技術方案與本專利說明書所公開的技術方案顯然不屬于同一類技術方案，即權利要求1中所保護的技術方案在說明書并未公開，故該權利要求沒有以說明書為依據(jù)，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。專利復審委員會做出的決定認為本實用新型的目的在于設計一種上層踏板高度可調(diào)節(jié)的、便于操作的車輛運輸車上層踏板舉升機構。本實用新型是在上層踏板下方設置兩對立柱，立柱支撐在車身上；由于在上層踏板四周設置舉升機構，使得上層踏板的高度可以根據(jù)運載不同高度的車輛給予調(diào)節(jié)；在只設一個上層踏板的掛車車身13的前后端各設置四根直立的立柱industry

實審過程中說明書以及附圖對權利要求的解釋

本文針對《專利法》第五十九條第一款規(guī)定，將實質審查過程中說明書以及附圖對權利要求的解釋分為三種不適用解釋的情況和三種適用解釋的情況進行分析，并對從審查員的角度否定了申請人和/或代理人直接以《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》的解釋規(guī)則為依據(jù)，要求審查員結合說明書和附圖進行理解，而不再愿意修改權利要求的方法。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱為《解釋》）自2010年1月1日起施行以來，在各界均產(chǎn)生了較大的反響，尤其第2-4條對專利申請實質審查產(chǎn)生一些影響?！督忉尅放c《審查指南》之間在某些問題上存在著不一致的規(guī)定，這些不一致的規(guī)定給審查員、申請人以及利益相關人帶來困惑，在具體實質審查實踐中一些代理人和申請人通過《解釋》的規(guī)定來答復審查意見通知書，例如：申請人在答復審查員針對功能限定的權利要求得不到說明書不支持的審查意見時，通過意見陳述的方式認為上述功能限定的權利要求為說明書和附圖描述的該功能的具體實施方式及其等同的實施方式，而不是《審查指南》中規(guī)定的“覆蓋了所有能夠實現(xiàn)所述功能的實施方式”。并且，在實質審查實踐過程中，部分申請人和/或代理人常?；趯＠ǖ谖迨艞l第一款規(guī)定的后半句“說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內(nèi)容”來針對審查員的審查意見進行答復，例如：在解釋權利要求技術方案保護范圍時，引用大量記載在說明書中的而未記載在權利要求書中的內(nèi)容進行限定。但是申請人和/或代理人上述的解釋并不被審查員接收，造成審查程序的延長，甚至發(fā)明專利被駁回。 《專利法》、《專利法實施細則》和《審查指南》實質上具有同質性，并且《專利法》的位階高于《專利法實施細則》，《專利法實施細則》的位階高于《審查指南》，其是專利審查的主要依據(jù)。而《專利法》和《解釋》具有同質性，《專利法》的位階高于《解釋》，其是侵權判定的主要依據(jù)。專利審查并非司法行為，而是行政審批行為，專利審查所依據(jù)的法規(guī)是《專利法》、《專利法實施細則》和《審查指南》，司法解釋對于專利審查并不具備約束力。因此，在專利實質審查過程中申請人、代理人和審查員都必須遵循《專利法》、《專利法實施細則》和《審查指南》。但是，《解釋》對審查實踐也存在著間接的影響和作用。 筆者將實質審查過程中說明書以及附圖對權利要求的解釋分為三種不適用解釋的情況和三種適用解釋的情況。 （1）權利要求本身是清楚的，不需要解釋。也就是說，所屬技術領域的技術人員根據(jù)權利要求所確定的保護范圍本身含義是清楚的，則無需解釋。 （2）權利要求中的上位概念不能解釋為下位概念，權利要求中所包含的功能性限定的技術特征不能解釋為結合說明書和附圖描述的該功能的具體實施方式及其等同的實施方式。《專利審查指南》第二部分第二章第3.2.1節(jié)規(guī)定，對于用上位概念概括或用并列選擇方式概括的權利要求，應當審查這種概括是否得到說明書的支持；如果權利要求的概括使所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則應當認為該權利要求沒有得到說明書的支持。對于這些情況，審查員應當根據(jù)專利法第二十六條第四款的規(guī)定，以權利要求得不到說明書的支持為理由，要求申請人修改權利要求。由此可見，權利要求中的上位概念不能解釋為下位概念。同時，《專利審查指南》第二部分第二章第3.2.1節(jié)明確規(guī)定了，對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現(xiàn)所述功能的實施方式。因此，申請人/代理人在答復審查意見通知書時遇到上述情況，要盡量針對權利要求所記載的內(nèi)容進行論述，不要引用說明書中的內(nèi)容對權利要求進行解釋。 （3）不能將權利要求技術特征的含義特定解釋。權利要求中的用詞應當理解為相關技術領域通常具有的含義，而不得將其解釋為權利要求中沒有記載且不能出的特定含義。精工愛普生株式會社所享有的00131800.4號發(fā)明專利無效宣告請求中，申請人認為專利授權文本中權利要求1和權利要求40中的“存儲裝置”均由專利權人在提出分案申請時由“半導體存儲裝置”主動修改而來，這種修改不符合專利法第33條的規(guī)定。專利復審委員會作出的無效決定認為，本專利包括實施例在內(nèi)的整個原說明書及權利要求書都始終是針對半導體存儲裝置來描述發(fā)明的。“存儲裝置”是用于保存信息數(shù)據(jù)的裝置，除半導體存儲裝置外，其還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同類型。原說明書和權利要求書中均不涉及其他類型的存儲裝置，也不能直接且毫無疑義地得出墨盒裝有其它類型的存儲裝置，因此，“存儲裝置”并非確定無疑就是原說明書和權利要求書中記載的“半導體存儲裝置”。此種修改是超范圍的，不符合專利法第33條的規(guī)定。專利權人不服上述無效決定向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，北京市第一中級人民法院一審判決維持第11291號無效決定有效。由此可見，不能將權利要求技術特征的含義根據(jù)說明書以及附圖中的含義進行特定解釋。 （4）需要澄清時進行解釋。當權利要求中存在自造詞或改造詞時，允許申請人通過說明書中對該詞的限定進行解釋?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诙碌?.3.2節(jié)也記載了在特定情況下，如果說明書中指明了某詞具有特定的含義，并且使用了該詞的權利要求的保護范圍，由于說明書中對該詞的說明而被限定得足夠清楚，這種情況也是允許的；但此時也應要求申請人盡可能修改權利要求，使得根據(jù)權利要求的表述即可明確其含義。 （5）需要排除不可能方案的解釋。當權利要求使用上位概念和/或功能性限定的技術特征時，所屬技術領域的技術人員應當整體上考慮說明書以及附圖，根據(jù)說明書以及附圖明確排除的上位概念某些部分和/或功能性限定的技術特征覆蓋的所不能實現(xiàn)技術方案的實施方式，將權利要求的保護范圍理解為不包括該排除的內(nèi)容。 揚州中集通華專用車股份有限公司享有的99230034.7號實用新型專利無效宣告請中，請求人認為：本專利權利要求1中記載“上層踏板下方設置兩對立柱”，而在本專利的說明書中，其上層踏板并不是設置在兩對立柱上方，而是在其側方，將“上層踏板下方設置兩對立柱”是一種很明確的、可以實施的技術方案，但該技術方案與本專利說明書所公開的技術方案顯然不屬于同一類技術方案，即權利要求1中所保護的技術方案在說明書并未公開，故該權利要求沒有以說明書為依據(jù)，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。專利復審委員會做出的決定認為本實用新型的目的在于設計一種上層踏板高度可調(diào)節(jié)的、便于操作的車輛運輸車上層踏板舉升機構。本實用新型是在上層踏板下方設置兩對立柱，立柱支撐在車身上；由于在上層踏板四周設置舉升機構，使得上層踏板的高度可以根據(jù)運載不同高度的車輛給予調(diào)節(jié)；在只設一個上層踏板的掛車車身13的前后端各設置四根直立的立柱1、7。綜合上述內(nèi)容并結合附圖1可知，立柱并不是位于上層踏板的正下方的，而是位于上層踏板的四周并支撐在運輸車的車身上，相對于上層踏板而言是位于其下方的，根據(jù)《專利法》第56條第1款的規(guī)定并結合說明書上述內(nèi)容及附圖的記載可以看出，本專利權利要求1中的“下方”不應理解成正下方，而應理解為“側下方”。并且請求人不服上述無效宣告請求決定，于法定的期限內(nèi)向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，北京市第一中級人民法院經(jīng)審理后認定：說明書結合附圖可知，立柱是設置于車身上的，相對于上層踏板而言設置在其下方，上層踏板在立柱的高度范圍內(nèi)可以上下移動。故盡管權利要求1中使用“上層踏板下方設置兩對立柱”的描述，其中的“下方”可能不同于一般“下方”的理解，但本領域技術人員根據(jù)說明書可以理解權利要求1中所述上層踏板和立柱的位置關系，權利要求1并未概括出超出說明書公開范圍的技術方案，故權利要求1符合專利法第26條第4款的規(guī)定。由此可見，需要排除不可能方案時，要根據(jù)說明書以及附圖對權利要求進行解釋。 （6）需要更正明顯筆誤時解釋。但是，這種解釋是需要所屬技術領域的技術人員對申請文件的全面理解基礎上的，并且掌握的尺度要適中，不能過嚴或過松。如果在實質審查過程中發(fā)現(xiàn)該問題時，要讓申請人和/或代理人及時改正。 申請人和/或代理人很有可能直接以《解釋》的解釋規(guī)則為依據(jù)，要求審查員結合說明書和附圖進行理解，而不再愿意修改權利要求，在這種情況下，審查員應當持否定態(tài)度。首先，專利審查所依據(jù)的法規(guī)是《專利法》、《專利法實施細則》和《審查指南》；如果在專利授權和專利確權過程中根據(jù)《解釋》的規(guī)定確定保護范圍，那么對于該權利要求保護范圍是否清楚、該權利要求是否得到說明書支持等的審查缺乏實際意義，畢竟專利權的保護過程中需要重新確定保護范圍。其次，權利要求除了明確專利權的范圍，還承擔著向社會公眾進行公示的作用，有利于社會公眾對于權利要求的保護范圍形成合理預期，如果在專利授權和專利確權過程中根據(jù)《解釋》的規(guī)定確定保護范圍不利用社會公眾確定權利要求的保護范圍。最后，《解釋》中的以上規(guī)定，實際上是司法機關對于專利權人合法權利的一種救濟手段；因為法院并沒有直接判定專利有效性的職權，并且侵權訴訟階段，專利權人已經(jīng)無法再對專利文件進行修改，因此法院通過適用這種解釋方式，以給予專利權人一個合理的保護范圍；但這不意味著在先的專利實質審查程序中審查員就必須適用這種解釋方式；相反，如果實質審查能夠確保權利要求的保護范圍，那么法院就無須在司法階段以如此復雜的規(guī)則作出進一步的解釋。