在各類知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)案例中，涉及化學(xué)品制造方法的專利及商業(yè)秘密因其特有的復(fù)雜性、非直觀性、侵權(quán)證據(jù)難以取證等諸多因素，其維權(quán)一向被法律界人士認(rèn)為是非常困難的。近日，由集佳律師事務(wù)所代理的美國亞什蘭公司訴中國一家化工技術(shù)公司的專利及商業(yè)秘密侵權(quán)案件，最終以被告承諾尊重亞什蘭公司的知識產(chǎn)權(quán)，保證不會使用涉案的化學(xué)品制造方法專利及商業(yè)秘密，并支付原告2200萬元人民幣及承擔(dān)所有訴訟費用宣告結(jié)束。該案充分體現(xiàn)了集佳律師和技術(shù)團隊在應(yīng)對復(fù)雜侵權(quán)案件的專業(yè)團結(jié)協(xié)作精神，可稱國內(nèi)在化學(xué)品制造方 法類專利和商業(yè)秘密維權(quán)方面的經(jīng)典案例。 各類知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)案例中，涉及化學(xué)品 在制造方法的專利及商業(yè)秘密因其特有的復(fù)雜性、非直觀性、侵權(quán)證據(jù)難以取證 等諸多因素，其維權(quán)一向被法律界人士認(rèn)為是非常困難的。近日，由集佳律師事務(wù)所代理的美國亞什蘭公司訴中國一家化工技術(shù)公司的專利及商業(yè)秘密侵權(quán)案件，經(jīng)過一年多的準(zhǔn)備及訴訟程序，今年初在法院的主持下得以調(diào)解，最終以被告承諾尊重亞什蘭公司的知識產(chǎn)權(quán)，保證不會使用涉案的化學(xué)品制造方法專利及商業(yè)秘密，并支付原告2200萬元人民幣及承擔(dān)所有訴訟費用宣告結(jié)束。該案充分體現(xiàn)了集佳律師和技術(shù)團隊在應(yīng)對復(fù)雜侵權(quán)案件的專業(yè)團結(jié)協(xié)作精神，可稱國內(nèi)在化學(xué)品制造方法類專利和商業(yè)秘密維權(quán)方面的經(jīng)典案例。 核心技術(shù)遭遇侵權(quán) 眾所周知，造紙工業(yè)是一個用水量大、污染嚴(yán)重的行業(yè)。由于造紙廢水污染物濃度高、治理難度大，各國均將造紙廢水列為主要公害之一。 美國亞什蘭公司為財富500強之一的特種化學(xué)品公司，客戶遍及世界一百多個國家，在造紙用特種化學(xué)品 助于專業(yè)的分析與檢測，方可進行侵權(quán)判斷。但是，在某些特定的化學(xué)領(lǐng)域，有的檢測方法即使專利權(quán)人也并不完全掌握，尋找合適的獨立實驗室從事相應(yīng)的檢測并非易事。另一方面，由于中國并無證據(jù)發(fā)現(xiàn)（discovery）程序，原告的舉證責(zé)任過重，尤其當(dāng)該化學(xué)品未被認(rèn)定為專利法意義上的‘新產(chǎn)品’時，權(quán)利人在訴訟中確實會存在諸多的困難。這種情況下，即使侵權(quán)事實確實存在，往往也會因舉證上的困難而進退失據(jù)、舉步維艱。因此，不少專利權(quán)人，尤其是來自美國等存在證據(jù)發(fā)現(xiàn)程序的國家的權(quán)利人，難免做出‘中國并不真正保護方法專利’、‘中國商業(yè)秘密保護不力’等感嘆?！?孔繁文律師進一步說：“即使面臨如此的困難，積極收集證據(jù)，進行全面檢測，以獲得認(rèn)定侵權(quán)成立的初步證據(jù)，仍然是十分必要的，這也是請求法院進行證據(jù)保全和調(diào)查取證的重要前提。事實上，中國法院也正在不斷加強對于方法專利的保護力度，例如，最高人民法院奚曉明副院長在全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作座談會上的講話中就指出：使用專利方法獲得的產(chǎn)品不屬于新產(chǎn)品，專利權(quán)人能夠證明被訴侵權(quán)人制造了同樣產(chǎn)品，經(jīng)合理努力仍無法證明被訴侵權(quán)人確實使用了該專利方法，但根據(jù)案件具體情況，結(jié)合已知事實以及日常生活經(jīng)驗，能夠認(rèn)定該同樣產(chǎn)品經(jīng)由專利方法制造的可能性很大的，可以根據(jù)民事訴訟證據(jù)司法解釋有關(guān)規(guī)定，不再要求專利權(quán)人提供進一步的證據(jù)，而由被訴侵權(quán)人提供其制造方法不同于專利方法的證據(jù)?！?經(jīng)過對案件層層剖析，集佳訴訟團隊深入研究、制定了合理的訴訟策略。通過公證取證、專業(yè)機構(gòu)鑒定及法院的訴前證據(jù)保全等工作取得了大量證據(jù)，為案件的順利進行奠定了良好的基礎(chǔ)。 通過公證取證、專據(jù)孔繁文律師介紹，集佳訴訟團隊采取的應(yīng)對 業(yè)機構(gòu)鑒定及法院步驟是：首先，與國內(nèi)外高分子領(lǐng)域的多個大型獨立 的訴前證據(jù)保全等實驗室進行聯(lián)系。經(jīng)綜合對比，選取一家位于上海的 工作取得了大量證分析測試中心和一家位于德國的獨立實驗室作為檢測 據(jù)，為案件的順利進行奠定了良好的機構(gòu)，獲得了一套完整、準(zhǔn)確、可重復(fù)的樣品檢測方基礎(chǔ)。法。其次，在公證人員的協(xié)助下，在被告產(chǎn)品某用戶 2009年，亞什蘭公司發(fā)現(xiàn)其北京子公司一名前負(fù)責(zé)人在辭職后加入另一家化工技術(shù)公司，并參與組建一家工業(yè)助劑公司，涉嫌利用亞什蘭公司的專利技術(shù)及商業(yè)秘密制造與其北京公司K系列產(chǎn)品相類似的系列產(chǎn)品，與亞什蘭公司構(gòu)成直接競爭并利用其優(yōu)勢迅速侵占亞什蘭的國內(nèi)市場，給其北京公司造成極大的經(jīng)濟損失。 經(jīng)初步分析，亞什蘭公司認(rèn)為該負(fù)責(zé)人及上述兩家公司涉嫌侵犯了亞什蘭的專利權(quán)和商業(yè)秘密，決定進行維權(quán)。經(jīng)過海外機構(gòu)推薦和精心篩選，亞什蘭公司最終選擇北京市集佳律師事務(wù)所代理本案，經(jīng)過大量艱苦卓著的調(diào)查和證據(jù)準(zhǔn)備之后，亞什蘭公司最后決定向蘇州市中級人民法院和北京市第一中級人民法院提起專利侵權(quán)和侵犯商業(yè)秘密的訴訟，要求被告停止專利侵權(quán)及停止使用商業(yè)秘密，并就專利侵權(quán)賠償2000萬人民幣、侵犯商業(yè)秘密賠償700萬人民幣。 亞什蘭維權(quán)案律師團隊部分成員，從左至右為：李永波律師、孔繁文律師、朱松博士、David L. Hedden律師、徐祖峰博士 化學(xué)品方法專利的復(fù)雜性 在國內(nèi)專利維權(quán)案件當(dāng)中，方法專利案件向來被實務(wù)界認(rèn)為難度很大，尤其是涉及化學(xué)品制造方法的專利。而此類技術(shù)的侵害商業(yè)秘密案件，在不啟動刑事程序的情況下，難度就更大。在本案中，由于涉案技術(shù)涉 證明被控方法落入涉案專利的保護范圍存在較大困難，可能需要法院進行證據(jù)保全或者調(diào)查收集證據(jù)方可完成舉證。但是，在申請法院證據(jù)保全或者調(diào)查取證前，原告需要獲得證據(jù)初步證明被告侵權(quán)的高度蓋然性，而獲得這些初步證據(jù)具有相當(dāng)?shù)碾y度。二是根據(jù)對權(quán)利要求的內(nèi)容進行綜合分析，該專利方法的某些步驟，例如某些原材料及其添加量等，可能會從最終產(chǎn)品中分析得出。但是，利用該專利方法所制造的助留助濾劑，屬于造紙工業(yè)用化工產(chǎn)品，無法從公開市場直接購得。另外，由于這類產(chǎn)品的特殊性，原告律師在國內(nèi)聯(lián)系到的多數(shù)獨立實驗室，均因缺乏必要的檢測設(shè)備或經(jīng)驗，而難以對被控產(chǎn)品作出全面、準(zhǔn)確的分析。 孔繁文律師在接受本刊記者采訪時表示：“之所以存在這樣的難度主要有兩方面原因。一方面，由于這類案件技術(shù)上的復(fù)雜性和非直觀性，法官往往需要借 的工廠內(nèi)，公證封存了部分被告產(chǎn)品樣本，并將樣品送交上海和德國的獨立實驗室進行了詳盡的檢測。再次，原告律師與技術(shù)人員在檢測報告的基礎(chǔ)上，針對權(quán)利要求書的內(nèi)容，作出了一份較為詳盡的侵權(quán)分析初步報告。其中，專利方法中的某些步驟，可以從檢測報告中直接獲得；而某些步驟，結(jié)合本領(lǐng)域的專業(yè)知識，也可以從檢測報告中間接推導(dǎo)而得。雖然對于某些專利步驟，侵權(quán)分析報告尚未得出確定性的結(jié)論，但是結(jié)合被控產(chǎn)品的性能及被告對于原告技術(shù)的掌握情況綜合分析，其采用專利步驟的可能性也遠(yuǎn)大于未采用專利步驟的可能。最后，在得出上述結(jié)論的基礎(chǔ)上，原告方向蘇州市中級人民法院申請了訴前證據(jù)保全，并隨后提出專利侵權(quán)之訴。經(jīng)過三次證據(jù)交換和三次正式庭審，被告的侵權(quán)事實逐漸被調(diào)查清楚。 訴前證據(jù)保全是本案中原告方訴訟策略中的重要步驟之一。新《專利法》第六十七條規(guī)定了專利侵權(quán)訴訟的訴前證據(jù)保全制度：為了制止專利侵權(quán)行為，在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下，專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以在起訴前向人民法院申請保全證據(jù)。 “人民法院采取保全措施，可以責(zé)令申請人提供擔(dān)保；申請人不提供擔(dān)保的，駁回申請?！?“人民法院應(yīng)當(dāng)自接受申請之時起四十八小時內(nèi)作出裁定；裁定采取保全措施的，應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行?！?“申請人自人民法院采取保全措施之日起十五日內(nèi)不起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)解除該措施?！?根據(jù)本條規(guī)定，訴前證據(jù)保全的條件是證據(jù)可能滅失或者以后難以取得。與申請訴前停止侵權(quán)行為必須提供擔(dān)保不同，對于訴前證據(jù)保全，申請人是否需要提供擔(dān)保問題由法院決定。也就是說，僅僅要求保全廣告、合同、發(fā)票、賬冊以及價值不大的樣品等證據(jù)的，法院可以不要求申請人提供擔(dān)保。 另據(jù)李永波律師介紹，專利案件訴前證據(jù)保全是我國《專利法》第三次修改中新增加的一項主要內(nèi)容，之前集佳律師在其他訴訟中還沒有使用過。在本案中申請訴前證據(jù)保全，主要是考慮到在方法專利侵權(quán)案件當(dāng)中，一方面很難拿到被告方生產(chǎn)過程中侵權(quán) 對于權(quán)利人，常需采用專利權(quán)和商業(yè)秘密相組合的方式對其關(guān)鍵技術(shù)進行多層次的保護，以求獲得最大的商業(yè)利益。 技術(shù)的實際使用證據(jù)，另一方面，侵權(quán)企業(yè)的有關(guān)財務(wù)賬冊和生產(chǎn)操作流程記錄極容易被藏匿或毀滅。而在本案中，由于代理律師對案件起訴做了充分的證據(jù)準(zhǔn)備，如侵權(quán)產(chǎn)品的公證獲取，獨立實驗室的選擇及測試等，最終成功讓蘇州市中級人民法院同意了委托人的訴前證據(jù)保全的申請，為案件的順利進展開創(chuàng)了良好的基礎(chǔ)。 商業(yè)秘密維權(quán)的訴訟策略 本案的一大特點是，原告方在提起專利侵權(quán)訴訟的同時，還提出了侵犯商業(yè)秘密訴訟。 李永波律師向本刊記者表示：“在進行專利侵權(quán)訴訟的過程中，我們經(jīng)過分析認(rèn)為，本案中鑒于被告公司的某些主要負(fù)責(zé)人曾在原告方公司擔(dān)任要職，實際接 地，主要是考慮蘇州為被告方的工廠所在地，而原告方代理律所總部在北京，異地起訴有利于增加對手的訴訟壓力。 一般而言，對于侵害商業(yè)秘密案件，權(quán)利人采取刑事訴訟手段是最為積極有效的。但在本案中，經(jīng)綜合考慮，亞什蘭公司傾向于首先進行民事訴訟，而暫不采取刑事手段。然而，如果不能獲得公安機關(guān)等公權(quán)力機關(guān)的有力協(xié)助，對于權(quán)利人來說，提起侵害商業(yè)秘密民事訴訟并取得勝訴的可能性更小，案件的推進比專利侵權(quán)案件更加困難。 “因為方法專利本身的特點決定了其應(yīng)用環(huán)節(jié)體現(xiàn)在一系列生產(chǎn)流程當(dāng)中。如果沒有強力部門的介入，以我們的條件很難掌握被告方真實、完整的生產(chǎn)過程。而商業(yè)秘密與專利技術(shù)的不同之處在于技術(shù)值的確定方面，專利中的技術(shù)值是一個范圍，但商業(yè)秘密中的技術(shù)值一般是一個準(zhǔn)確數(shù)值。另外，化學(xué)過程不僅是原料構(gòu)成的問題，還有原料投放順序的問題。就如同我們炒土豆絲，先放醋口感是棉的，后放醋口感是脆的。這些都無疑增加了原告方舉證的難度。”孔繁文律師解釋說，“與專利權(quán)相比，商業(yè)秘密的保護在制度和管理層面上具有更大的操作難度。因此對于權(quán)利人，常需采用專利權(quán)和商業(yè)秘密相組合的方式對其關(guān)鍵技術(shù)進行多層次的保護，以求獲得最大的商業(yè)利益。本案中，亞什蘭公司正是因為相關(guān)技術(shù)有生效專利權(quán)的存在，才得以通過專利侵權(quán)訴訟，順利獲得被告商業(yè)秘密侵權(quán)的主要證據(jù)，并相應(yīng)提起侵害商業(yè)秘密民事訴訟，最終對其擁有的關(guān)鍵技術(shù)獲得了全方位的保護。” 孔繁文律師表示，此前原告方在專利侵權(quán)訴訟過程 們向法院提交了原告方損失的有關(guān)證據(jù)材料，被告方侵權(quán)產(chǎn)品銷售獲利的相關(guān)證據(jù)，以及被告方在一些媒體報道等宣傳材料當(dāng)中對外披露的業(yè)績情況?！崩钣啦蓭熣f。 經(jīng)過法院多次的庭審及聽證，在查明案件事實基礎(chǔ)之上，經(jīng)法院主持協(xié)調(diào)，2012年1月18日，上述被告與亞什蘭公司就兩案達(dá)成調(diào)解協(xié)議：被告承諾尊重亞什蘭公司知識產(chǎn)權(quán)，保證不使用亞什蘭公司的專利和商業(yè)秘密，并向亞什蘭公司支付人民幣共計2200萬元以了結(jié)此案。據(jù)了解，這也是目前所知國外公司在中國同一領(lǐng)域維權(quán)訴訟案件中所獲得的最高賠償額。至此，該專利及商業(yè)秘密案件亞什蘭公司獲得完勝！ 專業(yè)律師的心得與建議 李永波律師表示：“由于被告停止侵權(quán)并切實支 美方當(dāng)事人及律師對中國主審法官的庭審經(jīng)驗、審判效率、專業(yè)水平及職業(yè)素養(yǎng)寄予極高評價，對中國法院法官有如此高的審判水平及知識產(chǎn)權(quán)保護力度非常驚訝。 付了較高的賠償金，亞什蘭公司達(dá)到了自身的訴訟目的，取得了‘水包水型聚合物分散體的制造方法及其產(chǎn)品’系列維權(quán)案件獲得全面勝利。這次勝利一方面得益于客戶的維權(quán)決心和律師團隊的訴訟經(jīng)驗，另一方面也得益于中國司法界對于知識產(chǎn)權(quán)保護力度的不斷增強。這次維權(quán)審理最終為亞什蘭公司爭取到了最大的利益，同時也確保了該公司在中國的投資利益，為其對華進一步投資并引進先進技術(shù)提供了有利條件?！?李永波律師還特別強調(diào)了集佳團隊的優(yōu)勢，他表示：“在訴訟業(yè)務(wù)當(dāng)中，律師團隊是站在最前面的，但僅僅依靠我們有限的律師是不夠的，在我們的背后是隊伍更加龐大的專利代理人團隊。在涉及到專業(yè)性問題時，比如本案中就涉及化學(xué)領(lǐng)域的專業(yè)問題，都會有專利代理人加入到訴訟中來。此外，集佳分布在全國各地的分所也為訴訟工作的順利開展提供了極大的便利。 李永波律師認(rèn)為，本案對于權(quán)利人進行維權(quán)的重要經(jīng)驗是：其一，中國法院對于知識產(chǎn)權(quán)案件的保護力度和審理水平正在不斷提高。對于權(quán)利人，當(dāng)其知識產(chǎn)權(quán)受到侵害時，應(yīng)當(dāng)采取積極的應(yīng)對措施，有決心和信心利用法律手段維護其合法權(quán)益。例如在本案審理過程中，蘇州和北京法院的法官也都體現(xiàn)了嫻熟的審判水平和較高的專業(yè)素質(zhì)。美方當(dāng)事人及律師對中國主審法官的庭審經(jīng)驗、審判效率、專業(yè)水平及職業(yè)素養(yǎng)寄予極高的評價，對中國法院法官有如此高的審判水平及知識產(chǎn)權(quán)保護力度非常驚訝。能夠在短短一年左右的時間就將如此復(fù)雜的專利及商業(yè)秘密案件查明事實，審理清楚實在是難能可貴。如此復(fù)雜案件在美國至少也需要三四年的時間，從這一點上來看，中國知識產(chǎn)權(quán)的司法保護一點也不遜于美國司法對知識產(chǎn)權(quán)的保護。其二，國外當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到中外在實體法和訴訟程序中存在的諸多差異，選取有經(jīng)驗的訴訟團隊，并在中國的法律框架內(nèi)，爭取最大的訴訟利益。本案中，亞什蘭公司的內(nèi)部律師和技術(shù)人員、美國外部律師、中國訴訟律師組成了強大的訴訟團隊，彼此密切合作、充分溝通，為不斷發(fā)現(xiàn)涉案事實、使案件取得良好結(jié)果提供了重要保證。