孫一翔

隨著我國社會主義改革開放和世界經濟一體化的發(fā)展，我國涉外定牌加工企業(yè)蓬勃發(fā)展,涉外定牌加工形式的特殊性，使得定牌加工企業(yè)因為在加工生產中使用商標的行為經常容易發(fā)生商標侵權的糾紛。目前我國涉外定牌加工企業(yè)商標糾紛日趨嚴重，已經影響到了我國涉外定牌加工企業(yè)的發(fā)展,因此如何預防涉外定牌加工所涉及的商標侵權問題是非常迫切的。

一、 由鱷魚商標糾紛案引起的思考

本案所涉及新加坡鱷魚公司和香港鱷魚公司享有的鱷魚商標是相似的，主要區(qū)別在于商標的地域性，新加坡鱷魚公司在韓國享有的商標權，卻因在中國沒有注冊而不享有，而香港鱷魚公司享有在中國的鱷魚商標權。在韓國享有鱷魚商標權的新加坡鱷魚公司把鱷魚商標許可給了韓國亨籍公司使用，許可其制造鱷魚牌的牛仔褲，并許可其讓第三方制造鱷魚牌牛仔褲。韓國亨籍公司并沒有實際生產鱷魚牌牛仔褲，而是與韓國艾弗公司簽訂生產合同，讓韓國艾弗公司代其生產鱷魚牌牛仔褲；韓國艾弗公司也沒有實際生產牛仔褲，因為成本的考慮又與無錫艾弗公司簽訂生產合同，委托無錫艾弗公司按照合同為其生產鱷魚牌牛仔褲，并在生產完成后全部運回韓國。在無錫艾弗公司將生產好的鱷魚牛仔褲在海關報關時被上海海關扣留，上海海關向其發(fā)出《扣留侵權嫌疑貨物告知書》，告知上述貨物涉嫌侵犯香港鱷魚公司的“CROCODILE”注冊商標專用權。于是，無錫艾弗公司向對香港鱷魚公司提起了確認不侵犯注冊商標專用權之訴。

在法庭上，無錫艾弗公司認為牛仔褲上使用的“Crocodile及圖”商標和“CROCODILE”商標系新加坡鱷魚公司在韓國注冊商標權人與韓國亨籍公司簽訂有商標許可協(xié)議，而韓國亨籍公司又委托韓國艾弗公司代為制造鱷魚牌服裝，并確認韓國艾弗公司可以委托無錫公司在中國定牌加工，并將產品全部運回韓國。認為這種外有注冊商標、全部銷售在韓國，而國內僅僅貼牌、并無任何銷售的模式，不可能造成國內相關公眾的混淆和誤認，不應被認定為商標侵權。香港鱷魚公司認為，其是“CROCODILE”商標在中國的唯一合法擁有者，無錫艾弗公司因韓國艾弗公司獲得的注冊商標使用權并不能成為在中國使用的依據，且無錫公司所謂的“未銷售”并不代表“不使用”，在商品或服務上標注商標就是“使用”，所以鱷魚恤公司請求海關扣貨是合法合理的。

本案爭論的焦點在于，無錫艾弗公司作為定牌加工企業(yè)是否因其對鱷魚商標的這種使用行為引起與香港鱷魚公司所有的鱷魚商標的混淆從而侵犯了香港鱷魚公司的商標權。

二、涉外定牌加工商標侵權問題

（一） 涉外定牌加工中使用商標是一種特殊的商標使用行為

無錫艾弗公司商標案中，涉外定牌加工生產過程中使用商標的行為是否屬于《商標法》意義上的“使用”是值得深思的。

TRIPs協(xié)定對商標使用的解釋是：“在商業(yè)中使用”的行為。①筆者認為，作為一家定牌加工企業(yè)，無錫艾弗公司對商標的這種使用行為是特殊的使用行為，是按照合同約定在一定限制內的使用。所以無錫艾弗公司并不是在商業(yè)中使用商標，故不應該被判侵權。

我國《商標法實施條例》對商標“使用”作出的規(guī)定是：“將商標用于商品上的使用”。筆者認為，產品不應然是商品。商品應該具有二因素，即使用價值和價值。鱷魚牌牛仔褲在生產環(huán)節(jié)中并不存在使用價值，只是無錫艾弗公司生產線上的工業(yè)產品并不是商品，故無錫艾弗公司并不符合法定的商標“使用”行為，因此不應該被判侵權。

（二） 涉外定牌加工企業(yè)盡到了合理審查義務

無錫艾弗公司作為一家涉外定牌加工企業(yè)，是受委托使用商標的行為。無錫艾弗公司賺取的是生產的勞務費用，無錫艾弗公司使用商標的行為并沒有對其賺取的勞務費用有增減的影響，無錫艾弗公司使用鱷魚商標的行為結果僅對韓國公司有利。

根據法律基本原則之公平原則，收益與責任承擔必須相當或相對應。韓國公司是真正的商標使用方和收益方，所以在中國境內使用鱷魚商標侵犯香港鱷魚公司商標權的責任在于韓國公司。無錫艾弗公司在委托前對韓國公司的商標專用權進行了審查，故無錫艾弗公司盡到了合理審查義務，不應該被判侵權。

（三） 涉外定牌加工中的商標不會產生混淆問題

TRIPs協(xié)議第十六條第一項的規(guī)定：“已注冊商標的所有人應有專有權來阻止所有第三方未經其同意在交易過程中對與已獲商標注冊的貨物或服務相同或類似的貨物或服務使用相同或類似的標記，如果這種使用可能會產生混淆。若對相同貨物或服務使用了相同的標記，則應推定為存在混淆的可能?！币虼?，“混淆的可能性”是判斷商標侵權的一項重要條件。

商標法上的混淆，是指已經或可能對商品或服務的來源及有關方面發(fā)生誤認。②無錫艾弗公司與韓國公司約定，產品全部返銷韓國。因為這批產品是在韓國銷售，無錫艾弗公司的產品銷售對象是韓國民眾，香港鱷魚公司的產品銷售對象是中國民眾，所以與香港鱷魚公司銷售的市場和對象是完全不同的。因此，無錫艾弗公司使用商標的行為不會造成中國相關公眾的混淆，所以也不會對香港鱷魚公司造成損害事實。故無錫艾弗公司不應被判侵權。

三、涉外定牌加工企業(yè)商標侵權預防做法

（一）嚴格審查委托方的商標權利證明文件

涉外定牌加工企業(yè)在承攬業(yè)務前，應該要求對方出示證明其享有商標的商標權利的證明文件，文件包括商標權證書、商標許可證書或者商標轉讓證書。同時，涉外定牌加工企業(yè)不能因為對方出示了商標權利證明文件就冒然簽約，還需要進一步向委托方所在國家商標管理機關或機關的網站進行核實，審查委托方的商標是否在商標管理機關合法注冊，該商標權利是否歸屬于委托方所有，并且該商標是否在權利有效期內。

如果委托方對該商標根本不享有權利，一旦與其簽約將會面臨商標侵權賠償。浙江省的一家制布企業(yè)接到了一家外商的生產印花打卷布的訂單，就是因為在沒有確認外商的商標是否合法有效的情況下承接了訂單，結果在產品出關時被真正擁有該注冊商標的日本公司起訴商標侵權，最終被“無辜”罰款。

特別要重視的是，一定要注意區(qū)別商標權利證書、商標許可證書和商標轉讓證書與商標注冊申請書的區(qū)別，商標權利證書、商標許可證書和商標轉讓證書是享有商標權利的證明文件，商標注冊申請書是不能證明享有商標權的。國內一家大型生產企業(yè)接到了來自尼日利亞公司的飛利浦冰箱的制造訂單，此訂單價值40萬元。因為企業(yè)誤把商標注冊申請書當做了商標權利證書而簽訂了合同進行了生產加工任務，最終因尼日利亞公司根本不享有該商標而被判侵權和巨額賠償。

（二）嚴格審查委托方在中國境內享有商標權的情況

正因為目前在我國司法實務界對涉外定牌加工企業(yè)生產加工中使用商標的行為存有一定的爭議，所以為了完全杜絕商標侵權行為，涉外定牌加工企業(yè)應當對委托方的商標是否在中國境內享有商標權進行審查。涉外定牌加工企業(yè)在承攬業(yè)務前，在先確認委托方在其本國享有商標權之后，向我國商標管理機關或機關的網站進行核實，委托方是否在我國享有對該商標的權利。

特別要重視的是，涉外定牌加工企業(yè)在確認委托方在其本國和中國境內都享有商標專用權時也不能因此就高枕無憂了，還必須進一步調查委托產品最終到達地的委托方是否也享有該商標的權利，以防止在第三國因為不享有商標權而受到侵權訴訟。近年來，我國企業(yè)出口產品到美國，因為涉嫌侵犯美國企業(yè)的商標權屢遭美國337調查，而損失慘重。

（三）在簽訂書面合同中約定不侵權擔保條款

書面合同是指以文字等有形的表現形式訂立的合同，書面合同能夠通過文字憑據確定當事人之間的權利義務，有利于當事人依據該文字作出履行，也有利于在發(fā)生糾紛時有據可查，準確地確定當事人的權利義務和責任，從而能夠合理公正地解決糾紛。

傳統(tǒng)的涉外定牌加工企業(yè)承接業(yè)務的方式是依靠訂貨單據或者是口頭訂貨的方式。一旦發(fā)生商標侵權糾紛，很難確定和劃分侵權責任，所以用書面合同形式包括：合同書、信件、數據電文（電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等，有利于明確雙方的權利義務與責任的歸屬，從而避免自身承擔不必要的責任。

根據合同自由原則，雙方當事人可以就合同的條款通過自由的協(xié)商來確定。涉外定牌加工企業(yè)在與委托商進行合同約定時，應提出在合同中約定，委托方應該擔保其享受該商標權，并且在中國境內和委托產品最終到達地享有商標權。如果委托方因提供虛假證明文件而產生的一切商標侵權法的侵權責任由委托方承擔。只有在書面合同中明確約定了不侵權擔保條款，才能避免因委托方提供虛假的商標權利證明而導致的巨額商標侵權賠償的風險。

（四）加工企業(yè)要讓委托方負責產品報關

無論是在無錫艾弗公司的鱷魚商標案、嘉興銀興制衣廠的“NIKE”商標侵權案、臺山利富服裝公司的“Crocodile和 鱷魚圖形” 商標侵權案還是佛山市泓信貿易公司的“HENKEL”商標案等，在這眾多的對外經貿實務中，商標侵權糾紛案的起燃點都是在涉外定牌加工企業(yè)進行產品報關的時候。

根據《知識產權海關保護條例》，海關會根據商標權利人已經在海關做的知識產權備案扣留侵權嫌疑貨物，商標權利人就會根據海關提供的信息對進行該貨物報關的涉外定牌加工企業(yè)因其對商標權利人相同或相近似商標的使用而起訴侵犯商標權。因此，涉外定牌加工企業(yè)應當與委托方約定只提供生產和加工服務，生產完成后的產品需要委托方自行提取和報關。在實務中，讓委托方自行運輸產品并報關是從商標侵權發(fā)生的起點上避免了侵權風險的發(fā)生。

注釋：

①黃暉：《商標法》，法律出版社，2005年4月第二版，第114頁。

②吳漢東：《知識產權基本問題研究》，中國人民大學出版社，2005年第一版，第455頁。