假設(shè)一家中國(guó)公司在世界范圍內(nèi)生產(chǎn)和經(jīng)銷產(chǎn)品，盡管此公司有一些產(chǎn)品最終進(jìn)入美國(guó)，它在美國(guó)卻未設(shè)辦事處，并且在美國(guó)沒(méi)有員工，也沒(méi)有直接在美國(guó)銷售任何產(chǎn)品。這家中國(guó)公司會(huì)在美國(guó)遭到起訴嗎？答案是可能會(huì)。

對(duì)于此類情形，美國(guó)最高法院近期在同一天下達(dá)了兩項(xiàng)裁決，分別是編號(hào)為09-1343 （2011年6月27日）的J. McIntyre Machinery， Ltd. 訴Nicastro案和編號(hào)為 10-76 (2011年6月27日)的Goodyear Dunlop Tires Operations， S.A.訴 Brown案。本文詮釋了為什么外國(guó)公司在美國(guó)會(huì)遭到起訴，解析了美國(guó)最高法院在J.McIntyre和Goodyear案中的裁決，并從中國(guó)公司角度探討相關(guān)戰(zhàn)略，告知中國(guó)出口企業(yè)如何最大限度地減少知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟所引起的業(yè)務(wù)影響。

近期兩份美國(guó)最高法院的裁決

J. McIntyre案:法院意見(jiàn)不一

在J.McIntyre一案中，涉及的外國(guó)公司是一家英國(guó)公司，即J.McIntyre，這家公司在英國(guó)制造金屬剪切機(jī)，然后通過(guò)美國(guó)經(jīng)銷商將產(chǎn)品銷往美國(guó)。新澤西州的一位工人在使用J.McIntyre生產(chǎn)的機(jī)器時(shí)不慎受傷。受傷工人在新澤西州起訴了J.McIntyre。美國(guó)最高法院受理了此案，以決定J.McIntyre是否可以在新澤西被訴。事實(shí)表明：J.McIntyre并未在新澤西營(yíng)銷亦未向其發(fā)運(yùn)該產(chǎn)品，J.McIntyre參加了在美國(guó)舉辦的貿(mào)易展覽會(huì)，但并非在新澤西州，而且J.McIntyre在新澤西州境內(nèi)的機(jī)器不超過(guò)4臺(tái)。

美國(guó)最高法院在裁決書中意見(jiàn)不一，僅以微弱優(yōu)勢(shì)認(rèn)為：J.McIntyre在新澤西州不能被訴。法院解釋：若一家外國(guó)公司將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)到美國(guó)，不能僅因?yàn)轭A(yù)計(jì)其產(chǎn)品將進(jìn)入美國(guó)，就可以在美國(guó)起訴這家外國(guó)公司。外國(guó)公司須“有意”將其活動(dòng)導(dǎo)向或“指向”特定的州，才能在該州被訴。相應(yīng)地，盡管J.McIntyre將其活動(dòng)指向整個(gè)美國(guó)，但沒(méi)有事實(shí)證明J.McIntyre專門指向新澤西。因此，法院裁決，J.McIntyre在新澤西州不可以被訴。

但是，有兩位法官認(rèn)為如果法院意識(shí)到更多的“現(xiàn)代問(wèn)題”，法律有可能發(fā)生變化，比如各種規(guī)模的公司可能通過(guò)網(wǎng)上貿(mào)易而“面向”整個(gè)世界。而且，三位其他法官提交了不同意見(jiàn)的判決書，認(rèn)為目標(biāo)指向整個(gè)美國(guó)而非特定州的公司應(yīng)當(dāng)在整個(gè)美國(guó)都可以被訴，只要訴訟是公平和合理的。按照異議法官的看法，因?yàn)镴.McIntyre參加了在美國(guó)舉辦的貿(mào)易展覽，委任并且同美國(guó)經(jīng)銷商進(jìn)行密切合作，表明了向美國(guó)出售產(chǎn)品的意圖，J.McIntyre目標(biāo)指向整個(gè)美國(guó)。這些法官還注意到，就其持有技術(shù)，J.McIntyre擁有美國(guó)和歐洲的專利。這些法官還力陳新澤西訴訟的公平性和合理性，比如原告工人在新澤西受傷，同這名工人跑到英國(guó)提起訴訟相比較，J.McIntyre在新澤西進(jìn)行答辯將更省事。

Goodyear案:暗示 “單一企業(yè)”理論

在Goodyear一案中，兩個(gè)孩子在法國(guó)的公共汽車事故中身亡。孩子的父母，北卡羅萊納州居民認(rèn)為：事故由美國(guó)Goodyear的外國(guó)子公司在土耳其所生產(chǎn)的缺陷輪胎而引起。Goodyear是一家在北卡羅萊納州建有工廠并從事正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的美國(guó)公司。遇害者父母在北卡羅萊納州法院起訴了美國(guó)Goodyear及其在土耳其、盧森堡和法國(guó)的三家外國(guó)子公司。美國(guó)Goodyear對(duì)于法院的管轄權(quán)沒(méi)有提出質(zhì)疑，但外國(guó)子公司提出了質(zhì)疑。美國(guó)最高法院對(duì)外國(guó)子公司是否可以在北卡羅萊納被訴做了判斷。

在本案中，外國(guó)子公司制造的輪胎主要銷往歐洲和亞洲市場(chǎng)。這些輪胎在尺寸和構(gòu)造不同于在美國(guó)銷售的輪胎。而且，外國(guó)子公司在北卡羅萊納州既未進(jìn)行經(jīng)營(yíng)登記，也未設(shè)立任何營(yíng)業(yè)處，沒(méi)有員工或銀行賬號(hào)。此外，外國(guó)子公司在北卡羅萊納州沒(méi)有爭(zhēng)攬業(yè)務(wù)，并且既未向當(dāng)?shù)乜蛻舫鍪圯喬ヒ辔窗l(fā)運(yùn)輪胎。事實(shí)上，由外國(guó)子公司生產(chǎn)并最終進(jìn)入北卡羅萊納州的少部分輪胎由其他Goodyear美國(guó)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)銷。另外，在法國(guó)銷售的事故輪胎從未曾在北卡羅萊納州經(jīng)銷。

美國(guó)最高法院一致裁決美國(guó)Goodyear的外國(guó)子公司在北卡羅萊不可以被訴。法院認(rèn)定：北卡羅萊納法院沒(méi)有特殊管轄權(quán)，因?yàn)樯婕笆鹿实墓财囕喬ピ诤Ｍ庵圃旌弯N售。法院進(jìn)一步解釋稱：對(duì)外國(guó)公司的普通管轄權(quán)需要同提起訴訟的州具有“持續(xù)或系統(tǒng)性聯(lián)系”。因此，僅僅通過(guò)“商業(yè)流程”將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)到該州還不夠。相應(yīng)地，盡管由外國(guó)子公司生產(chǎn)的一些輪胎最終進(jìn)入北卡羅萊納州，但事實(shí)表明外國(guó)子公司同北卡羅萊納州不具有“持續(xù)或系統(tǒng)聯(lián)系”。因此，法院裁決美國(guó)Goodyear的外國(guó)子公司在北卡羅萊納州不可以被訴。

但是，美國(guó)最高法院同時(shí)提到：如果原告及時(shí)提出將所有Goodyear實(shí)體作為“單一企業(yè)”對(duì)待，那么法院有可能探討是否要求外國(guó)子公司參加以位于美國(guó)的母公司為被告而提起的訴訟。

基于近期美國(guó)法律動(dòng)態(tài)的戰(zhàn)略

盡管J. McIntyre案 和Goodyear案最終都沒(méi)有要求外國(guó)公司參加美國(guó)訴訟，但兩案含有暗示，表明有關(guān)此問(wèn)題的法律可能發(fā)生變化。因此，中國(guó)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)其運(yùn)營(yíng)進(jìn)行審查，以評(píng)估他們現(xiàn)在和將來(lái)是否能夠成功地對(duì)美國(guó)的管轄權(quán)提出質(zhì)疑。

在J. McIntyre一案中，法院意見(jiàn)不一，但是沒(méi)有絕對(duì)多數(shù)。9位最高法院法官中有3位法官對(duì)整體結(jié)論持有不同的意見(jiàn)，聲稱J. McIntyre應(yīng)當(dāng)可以被訴，因?yàn)镴. McIntyre有向美國(guó)出售產(chǎn)品的一般意圖；而且J. McIntyre同其美國(guó)經(jīng)銷商具有密切的工作關(guān)系。

2011年2月，在編號(hào)為2:09-CV-265-TJW的Packless Metal Hose In訴 Extek Energy Equipment (Zhejiang) Co. Ltd.案(德克薩斯州東區(qū)法院2011年2月10日)中，類似的觀點(diǎn)也被提出。這是一件知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件。在此案中，德克薩斯法院對(duì)Extek（一家中國(guó)公司）行使了特殊管轄權(quán)，僅僅因?yàn)镋xtek將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)至位于密歇根州的經(jīng)銷商，而其明知這些產(chǎn)品將在整個(gè)美國(guó)（包括德克薩斯州）進(jìn)行經(jīng)銷。一些Extek線圈最終確實(shí)進(jìn)入德克薩斯州，并且一位經(jīng)銷商員工已訪問(wèn)了位于中國(guó)的Extek。因此，中國(guó)公司應(yīng)監(jiān)控他們是否和如何表達(dá)向美國(guó)出售其產(chǎn)品的意圖并評(píng)估他們同經(jīng)銷商的關(guān)系。而且，在向美國(guó)出口之前，中國(guó)公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)非侵權(quán)分析。

同時(shí)，在J. McIntyre一案中，另外兩位最高法院法官注意到：一旦法院考慮網(wǎng)上交易的影響，法律可能發(fā)生變化。因此，中國(guó)公司應(yīng)評(píng)估是否和如何在網(wǎng)上進(jìn)行產(chǎn)品推廣或銷售，并注意到網(wǎng)上交易（或可以解釋為）目標(biāo)是否指向美國(guó)州。

而且，Goodyear裁決暗示：如果外國(guó)子公司作為同美國(guó)母公司統(tǒng)一的“單一企業(yè)”的一部分，其判決就可能大不相同。因此，中國(guó)公司應(yīng)評(píng)估他們是否構(gòu)成（或可以解釋為）美國(guó)公司的子公司。通過(guò)這些評(píng)估步驟，同美國(guó)有直接或間接業(yè)務(wù)往來(lái)的中國(guó)公司可以更好地評(píng)估在美國(guó)遭到起訴的可能性，并降低落入美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

○鏈接

本文作者林藝思現(xiàn)任飛翰律師事務(wù)所上海代表處的創(chuàng)始管理合伙人。林律師在專利法領(lǐng)域執(zhí)業(yè)廣泛，包括訴訟、申請(qǐng)、許可、出具法律意見(jiàn)、盡職調(diào)查和專利組合管理。她在復(fù)雜案件中代表許多亞洲、歐洲和美國(guó)的跨國(guó)企業(yè)處理專利問(wèn)題。

林律師經(jīng)常就美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申辦與執(zhí)行問(wèn)題在各國(guó)舉行講座和發(fā)表文章。她擔(dān)任Finnegan月刊《Last Month at the Federal Circuit》的主編，該刊每月向全球訂閱者發(fā)行。林律師曾擔(dān)任霍華德大學(xué)法學(xué)院兼職教授，主講專利法和公共政策高級(jí)課程長(zhǎng)達(dá)6年。她于2010年開(kāi)始，在中國(guó)人民大學(xué)和上海交通大學(xué)為研究生教授新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)課程。林律師曾擔(dān)任聯(lián)邦上訴巡回法院Randall R. Rader的法務(wù)助理。2005年，她榮獲全國(guó)美籍亞太裔律師協(xié)會(huì)(National Asian Pacific American Bar Association)“40歲以下最佳律師”(Best Lawyers Under 40)獎(jiǎng)。