崔國斌/文

五、共有專利的實施與許可

依據(jù)《專利法》第15條，專利共有人可以單獨實施共有專利。聯(lián)系上下文，共有人無需同其它共有人分享單獨實施所獲利益是不言而喻的。《專利法》的這一規(guī)定與過去法院在實踐中的做法是一致的。最高法院2001年在一份名為 《全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作會議關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件若干問題的紀要》的文件中指出，共有專利的專利權(quán)人在沒有相反約定的情況下，專利權(quán)人自己可以自行實施該專利，由此所獲得的利益歸實施人，該文件實際上具有法律約束力。1.《全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作會議關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件若干問題的紀要》第50條。2004年，《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》取代了上述會議紀要，但并沒有重復(fù)共有人自行實施權(quán)的規(guī)定。不過，這應(yīng)該并不意味著法院立場有實質(zhì)性改變。

與共有專利實施有關(guān)的另外一個問題是共有人是否可以單獨許可第三方實施該專利。在中國民法的傳統(tǒng)觀念中，單個共有人所享有的權(quán)益并非一個完整的所有權(quán)，認為“如果按份共有人的份額形成單個的完整的所有權(quán)，將會使共有形成為多重所有?！盵1]因此，《專利法》沒有接受美國法的激進觀念：每個共有人享有完整的實施權(quán)利，可以讓被許可人‘踩著自己的腳印’獲得相同的權(quán)利，從而支持共有人無限制地向第三方發(fā)放許可[2]。中國《專利法》第15條采取了一個折衷方案：“沒有約定的，共有人可以……以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應(yīng)當(dāng)在共有人之間分配?！?/p>

《專利法》第15條的規(guī)定實際上拋棄了中國過去法律實踐中的做法。中國原先的《技術(shù)合同法實施條例》規(guī)定，當(dāng)事人就共有專利訂立專利實施許可合同，應(yīng)當(dāng)征得共有專利權(quán)人的同意，2.《技術(shù)合同法實施條例》（1989，已廢止）第67條。由此獲得的利益由各方等額分享。3.《技術(shù)合同法實施條例》（1989，已廢止）第50條。后來，統(tǒng)一《合同法》出臺，《技術(shù)合同實施條例》被廢止。上述規(guī)定并沒有被收入統(tǒng)一《合同法》。不過，法院在處理具體案件時，還是依據(jù)《技術(shù)合同法實施條例》中的規(guī)則。對此，最高法院原法官蔣志培指出：“對共有專利的實施，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過所有共有人同意并協(xié)商收益等問題，是法律的本意，并被我國民法等多部法律所肯定，是基本的法律常識問題?！盵3]科技部在2006年的行政規(guī)章中持相同立場。4.科技部《關(guān)于國際科技合作項目知識產(chǎn)權(quán)管理的暫行規(guī)定》（2006）第14條：“……6.合作方中任何一方同第三方訂立專利實施許可合同，應(yīng)事先征得其他各方的同意，并由合作各方共同確定專利使用費標(biāo)準(zhǔn)。由此產(chǎn)生的經(jīng)濟利益，合作各方應(yīng)當(dāng)根據(jù)協(xié)議規(guī)定，合理分享……”2006年《專利法》征求意見稿中，也規(guī)定對外發(fā)放許可須經(jīng)過全體共有人一致同意。5.《專利法》（征求意見稿，2006.08）第A1條。在法院內(nèi)部，有意見認為，如果專利共有人未經(jīng)其它共有人的同意而許可他人實施專利，則該共有人和被許可方甚至可能構(gòu)成共同侵權(quán)。6.最高人民法院《關(guān)于專利侵權(quán)糾紛案件地域管轄問題的通知》[已廢止]（1987）第4條規(guī)定：“專利權(quán)共有人未經(jīng)其他共有人同意而許可他人實施專利的，由許可方所在地的人民法院管轄；如果被許可方實施了專利，從而雙方構(gòu)成共同侵權(quán)，則由被許可方所在地的人民法院管轄?！边@是一個關(guān)于程序問題的司法解釋，但基本反映了法院對待這一問題的態(tài)度。本篇法規(guī)已被法釋〔2001〕21號《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》代替，但針對這一問題卻沒有明確規(guī)定。另外，值得一提的是，最高人民法院《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定》（會議討論稿2003.10，此為2004年司法解釋的前身）第34條明確規(guī)定：“共有專利的專利權(quán)人未經(jīng)其他共有人同意，也沒有法律上的依據(jù)，擅自許可第三人實施專利的，構(gòu)成專利共同侵權(quán)?！钡?，后來這一條并沒有被公布的司法解釋所接受。

正因為禁止共有人單獨發(fā)放許可被視為一般規(guī)則，最高法院還特意為這一規(guī)則創(chuàng)設(shè)了一個例外：在共有人自己有實施專利的權(quán)利，而又沒有實施條件的情況下，可以“以一個普通許可方式許可他人實施或者使用”。7.《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2004）第21條；此《解釋》之前的《紀要》第50條所規(guī)定的例外中還將專利共有人“與一個法人、其他組織或者自然人合作實施該專利或者通過技術(shù)入股與之聯(lián)營實施該專利”的方式視為共有人自己實施。后來的《解釋》中沒有重復(fù)這一例外，陶鑫良教授等的報告認為，可能是覺得涉及出資行為導(dǎo)致所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，所以不能由單個共有人進行[4]897。最高法院從寬解釋的主要原因是“技術(shù)開發(fā)市場中確有一些當(dāng)事人雖享有實施權(quán)卻不具備自己獨立實施的條件，導(dǎo)致當(dāng)事人之間利益失衡，也影響到技術(shù)的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣，故將發(fā)放一個普通實施許可證視為當(dāng)事人自己實施?！盵5]這一類不具備實施條件的共有人通常是中國的大學(xué)或者科研院所，它們一方面沒有對技術(shù)進行商業(yè)化的能力，另一方面也缺乏技術(shù)轉(zhuǎn)讓和許可的實際經(jīng)驗，容易陷入“共有卻無法獲利”的困境。

《專利法》第15條在共有人許可第三方實施問題上背離傳統(tǒng)做法的原因，可能是立法者覺得這樣會促進專利的實施。比如，比較權(quán)威的意見認為：“發(fā)明創(chuàng)造價值的體現(xiàn)有賴于其實施應(yīng)用，《專利法》第一條明確規(guī)定其立法宗旨之一在于推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用。因此，盡可能為合法實施專利創(chuàng)造有利條件，是《專利法》應(yīng)當(dāng)遵循的原則。在專利權(quán)共有的情況下，如果規(guī)定在任何情況下共有人之一實施該專利都必須獲得其他共有人的同意，就會阻礙專利的實施?！盵6]不過，如果《專利法》規(guī)定共有人在發(fā)放許可后無需和其他共有人分享許可費，似乎更能促進該專利的實施。

作為對比，中國法對共有技術(shù)秘密許可的處理，與共有專利權(quán)的許可顯著不同?！逗贤ā返?41條規(guī)定，“合作開發(fā)完成的技術(shù)秘密成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)以及利益的分配辦法，由當(dāng)事人約定。沒有約定或者約定不明確，……當(dāng)事人均有使用和轉(zhuǎn)讓的權(quán)利……”依據(jù)最高法院的司法解釋，這意味著技術(shù)秘密的共有人“均有不經(jīng)對方同意而自己使用或者以普通使用許可的方式許可他人使用技術(shù)秘密，并獨占由此所獲利益的權(quán)利?！?.《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2004）第20條。這一規(guī)定或許考慮到技術(shù)秘密本身的特殊性，在共有人沒有明確約定禁止共有人未經(jīng)同意對外披露或許可的情況下，通常意味著共有人沒有共同采取切實的保密措施，因此每個共有人不承擔(dān)所謂的默示保密義務(wù)，可以自由對外披露或許可。兩相對照，本文傾向于認為《專利法》和《合同法》采用不同的規(guī)則，人為地增加了混亂，卻沒有帶來實質(zhì)性的政策利益。

六、相關(guān)的行政與訴訟程序

（一）行政程序

《專利法》對專利申請共有人對共有事項的決策程序并沒有明確的規(guī)定。在操作層面，主要依據(jù)是專利局的《審查指南》。《審查指南》中明確指出：“凡辦理涉及共有權(quán)利的手續(xù)（如：提出專利申請、委托專利代理、轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)、撤回專利申請和放棄專利權(quán)等）時，均應(yīng)當(dāng)由全體共有人在文件上簽字和蓋章，并由全體共有人的代表或者共同委托的專利代理機構(gòu)辦理。對不符合規(guī)定的，專利局將視情況分別作出視為未提出該手續(xù)或者通知當(dāng)事人在規(guī)定期限之內(nèi)補正的處理。”9.專利局《關(guān)于辦理涉及共有權(quán)利的手續(xù)的規(guī)定》（1990）。如果共同申請人“對涉及共有權(quán)利的具體行政行為不服申請復(fù)議的，應(yīng)當(dāng)由共有人共同提出復(fù)議申請?！?0.《國家知識產(chǎn)權(quán)局行政復(fù)議規(guī)程》（2002）第8條。顯然，在專利申請過程中，共同申請人通常需要共同對相關(guān)事項做出一致決定。

在海關(guān)保護方面，過去的規(guī)則是“共有知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人中任何一個權(quán)利人已向海關(guān)總署提出備案申請后，其他權(quán)利人無須再提出申請?！?1.《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》（1995）第6條（本條例在2004年失效，為新修訂條例所取代）。這似乎意味著單個的共有人就可以啟動海關(guān)程序禁止第三方的進口侵權(quán)產(chǎn)品。不過，修訂后的《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》刪除了這一規(guī)定，背后具體的考慮不得而知。

（二）訴訟程序

在《專利法》第三次修改之前，專利共有人對第三方提起專利侵權(quán)訴訟是否需要經(jīng)過全體共有人的一致同意并作為訴訟參與人參加訴訟，是一個存在爭議的問題。共有專利權(quán)人典型的訴訟的請求主要有兩類：其一是停止侵害；其二是損害賠償。這兩類訴訟請求對訴訟主體的資格要求有所不同，以下分別加以介紹。

首先，關(guān)于停止侵害的訴訟請求。在傳統(tǒng)的民法領(lǐng)域，當(dāng)共有物受到第三方妨害時，各共有人的權(quán)利及于整個共有物，各個共有人可以為共有人全體的利益而行使物上請求權(quán)[7]。一般認可共有人的任何一人代表全體共有者可以提起物上請求權(quán)的訴訟以排除妨害[8]。依這一立法精神與法理旨意，“對于專利侵權(quán)訴前禁令、訴前財產(chǎn)保全和訴前證據(jù)保全等與行使訴權(quán)密切相關(guān)的程序性權(quán)利，任何一方都可以單獨提出請求。 ”[4]904,[9]

其次，關(guān)于損害賠償?shù)脑V訟請求。中國學(xué)術(shù)界對于共有人單獨是否可以提起損害賠償之訴，存在爭議。另外，即便支持單獨提起訴訟的學(xué)者對于共有人是否只能對個人的份額提起訴訟，也存在爭議[8]。但是，知識產(chǎn)權(quán)司法實踐已經(jīng)超越爭議，形成固定的程序規(guī)則。比如，北京高院對于合作作品采用下列規(guī)則：“涉及爭議作品是合作作品的訴訟是必要共同訴訟，合作作品的作者均為必要共同訴訟的當(dāng)事人；合作作品作者沒有參加訴訟的，應(yīng)當(dāng)通知其參加訴訟；作者下落不明，或者利用直接送達等方式無法送達的，可以依照《民事訴訟法》第84條的規(guī)定公告送達?！?2.《北京市高級人民法院關(guān)于審理知識產(chǎn)權(quán)糾紛案件若干問題的解答》（2002年12月27日）第7條[10]。從這一規(guī)定看，某個共有人單獨發(fā)動訴訟并不存在實質(zhì)性的障礙，只不過需要將其它共有人列為共同原告，即使其它共有人不同意參加訴訟。實踐中已經(jīng)出現(xiàn)共有人不參加訴訟、法院依職權(quán)追加其為共同原告的著作權(quán)侵權(quán)案例。法院甚至可以在共有人缺席的情況下進行缺席判決，判決被告向包括缺席原告在內(nèi)的所有共有人支付損害賠償。13.參見王大良訴王岳紅著作權(quán)侵權(quán)案，北京二中院（2003）二中民初字第722號。對此，也有權(quán)威法官持不同意見，認為共有人在法院正式通知后不愿意參加訴訟的，應(yīng)作為放棄專利訴訟權(quán)利處理，其應(yīng)當(dāng)?shù)玫降那謾?quán)損害賠償也應(yīng)屬于其他共有人[9]。不論賠償?shù)膶ο蠓秶_切如何，有一點似乎是肯定的：法院雖然要求共有人都要參加訴訟，但并不會出現(xiàn)因為個別共有人拒絕參加訴訟而導(dǎo)致其它共有人無法追究第三方侵權(quán)責(zé)任的情形。在美國法上，這倒是可能的。14.參見Ethicon Inc.v.United States Surgical Corp.,135 F.3d 1456（1998）。在美國，單個的共有人不能通過事后的許可協(xié)議赦免第三方事前的專利侵權(quán)責(zé)任，但是可以通過拒絕參加訴訟而事實上達到類似的結(jié)果。

當(dāng)然，將合作作品的規(guī)則直接套用在共有專利上，未必可靠。因為共有著作權(quán)人發(fā)動訴訟，通常不會對合作作品的法律效力構(gòu)成威脅，其它共有人一般不用擔(dān)心著作權(quán)被宣告無效。但是，共有專利則不一樣。單個共有人發(fā)動侵權(quán)訴訟，會導(dǎo)致被告對專利權(quán)效力提出挑戰(zhàn)，從而威脅其它共有人的利益。其它共有人為了維護專利權(quán)的效力，可能要支付相當(dāng)?shù)脑V訟成本。

《專利法》第15條并沒有對共有專利侵權(quán)訴訟的問題做出具體規(guī)定。如果我們將提起訴訟視為行使共有專利權(quán)的情形之一，則依據(jù)該條第2款應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意。誠如此，則共有人似乎可以通過拒絕參加訴訟的方式來阻止其他共有人追究第三方的專利侵權(quán)責(zé)任。這也就否定了司法實踐中法院的上述做法。立法者在制定第15條時，是否真的已經(jīng)預(yù)見到這一意想不到的效果，并不清楚。

七、結(jié)論

中國《專利法》的歷史還比較短，共有專利所衍生的法律糾紛沒有機會充分展現(xiàn)。因此，學(xué)術(shù)界對這一問題的關(guān)注程度不是很高，立法者也沒有將完善專利共有制度放在優(yōu)先考慮的位置。在很長一段時間里，專利權(quán)共有制度中的很多環(huán)節(jié)一直處在模糊狀態(tài)。在《專利法》第三次修改時，立法者在《專利法》第15條中勾勒出專利共有制度的框架。不過，《專利法》第15條并沒有充分考慮并謹慎對待中國法的現(xiàn)有實踐，人為制造了一些不必要的混亂。同時，該條的規(guī)定依然很籠統(tǒng)，還有很大的改進和充實的空間。

將來的立法者首先應(yīng)考慮專利共有制度與技術(shù)秘密共有制度的協(xié)調(diào)問題，盡可能地使二者保持一致。其次，需要在《專利法》中進一步明確下列問題：專利共有的屬性、共有權(quán)益或份額的確定、共有人轉(zhuǎn)讓共有權(quán)益的程序、共有人在訴訟程序中的角色等等。本文旨在介紹現(xiàn)狀、揭示問題，因而沒有在制度設(shè)計層面對上述議題作深入探討。本文希望能夠為有興趣了解中國專利共有制度的后來者提供一個入門的問題清單。EIP

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