史蒂文.E.艾德楷(Steven E. Adkins) 王翔 凡.皮爾斯(Vann Pearce) 劉錚 汪一陟

為了保證進(jìn)入美國(guó)這一重要市場(chǎng),中國(guó)公司必須了解337條款以及可行的避訴方法,并且在被訴后迅速準(zhǔn)備應(yīng)訴

隨著越來越多的中國(guó)企業(yè)出口產(chǎn)品到美國(guó),這些公司面臨著令人困惑的、昂貴的、具有強(qiáng)迫性和破壞性的美國(guó)訴訟。生產(chǎn)出口美國(guó)的產(chǎn)品(或這些產(chǎn)品的零部件),或?qū)⒋祟惍a(chǎn)品進(jìn)口到美國(guó)的企業(yè),如被發(fā)現(xiàn)違反被稱為“337條款”的貿(mào)易法規(guī),其產(chǎn)品就會(huì)被美國(guó)海關(guān)扣押,并在幾個(gè)月之內(nèi)被驅(qū)逐出美國(guó)市場(chǎng)。

過去,很多中國(guó)公司對(duì)337調(diào)查案采取不應(yīng)訴態(tài)度,并由此失去美國(guó)市場(chǎng);而現(xiàn)在,許多中國(guó)企業(yè)通過聘用律師抗辯,開始參與到此類調(diào)查中來。

《金融實(shí)務(wù)》將推出奧睿律師事務(wù)所關(guān)于應(yīng)對(duì)337條款調(diào)查案的一系列文章,以幫助讀者了解可能對(duì)企業(yè)造成重大影響的337條款,以及相關(guān)的訴訟和應(yīng)對(duì)之術(shù)。

——編者

如果您擁有一家中型公司,在國(guó)內(nèi)做產(chǎn)品并出口美國(guó),那么您有可能經(jīng)歷過這樣的故事。

有一天,您注意到訂單突然大增。許多您的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的顧客向您大量訂貨。在與新顧客溝通后,您才知道,這一切都?xì)w功于在遙遠(yuǎn)的華盛頓特區(qū)的美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)。

您的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手幾乎都被一日本公司在ITC起訴了。這家日本公司擁有美國(guó)專利,專利有效而覆蓋面廣。它聲稱您的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們侵犯了這些專利。您聽說,幾個(gè)月后,ITC可能將發(fā)布一個(gè)排除令, 讓美國(guó)海關(guān)在美國(guó)各口岸扣押您競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所有的產(chǎn)品。這個(gè)案子涉及您的產(chǎn)業(yè),您找到日本公司在ITC的起訴書的復(fù)印件仔細(xì)研究。30家中國(guó)公司、一些歐洲公司和一些美國(guó)公司作為侵權(quán)者被列在了首頁(yè)。

與此同時(shí),訂單不斷到達(dá)。您現(xiàn)有的工廠和員工不可能處理這些額外的訂單,您必須迅速擴(kuò)展。作為一個(gè)謹(jǐn)慎的生意人,您希望您的公司不會(huì)受ITC爭(zhēng)執(zhí)的影響。您向一家知名且十分昂貴的美國(guó)法律事務(wù)所咨詢。此所在幾年前為您的公司在美國(guó)聯(lián)邦法院成功地辯護(hù)過專利侵權(quán)案。審閱了ITC起訴書后,此所律師告訴您:您的公司不在起訴書上,不應(yīng)該有問題。

您的眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的顧客們害怕他們的供應(yīng)商的產(chǎn)品將在美國(guó)邊界被扣留,繼續(xù)給您大量發(fā)訂單。為處理新訂單,您開始大幅度地?cái)U(kuò)張:借了很多錢,從地方政府租了新的土地,建了新廠房,租了新設(shè)備。您還雇用了250名新雇員并且為他們修了宿舍。生意蒸蒸日上,您很滿足。

幾個(gè)月后,您的中國(guó)律師來電,說一個(gè)ITC337調(diào)查的專家從華盛頓特區(qū)來,您應(yīng)該見此人。

這位美國(guó)律師告訴您,這家日本公司申請(qǐng)的是普遍排除令。他解釋說,起訴方告訴ITC侵權(quán)者太多了,它不可能列出每一個(gè)侵權(quán)者,因此ITC應(yīng)該指示美國(guó)海關(guān)扣押所有在起訴書上的公司的產(chǎn)品,以及所有類似的產(chǎn)品。雖然您的公司不在名單上,但您的公司也被告了。

該律師說,如果ITC發(fā)布普遍排除令,您的公司的產(chǎn)品將與那些在名單上公司的產(chǎn)品一樣在美國(guó)海關(guān)被扣押。

您吃下的豐盛午餐開始在胃里翻騰。但您發(fā)現(xiàn)對(duì)ITC命令的范圍并不了解,您以前的美國(guó)律師只懂聯(lián)邦法院專利侵權(quán)案,不懂ITC。您意識(shí)到ITC不是個(gè)好地方。

這其實(shí)是在幾年前發(fā)生的真實(shí)故事。本文的作者之一,就是上面提到的美國(guó)律師。

如果想出口產(chǎn)品到美國(guó),您就不能忽視ITC巨大的權(quán)力——它可以在收到起訴書幾個(gè)月內(nèi),禁止侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

ITC與337條款

ITC是一個(gè)美國(guó)政府機(jī)構(gòu),調(diào)查違反美國(guó)貿(mào)易法的案件并提出糾正措施。ITC由六位委員主持,委員由總統(tǒng)任命,參議院批準(zhǔn),任期九年。委員們有最終權(quán)力裁決ITC的調(diào)查,包括337調(diào)查。

ITC有六位行政法官負(fù)責(zé)337調(diào)查的日常審理,還有數(shù)百名職員協(xié)助委員們和行政法官。委員們?cè)贗TC的法律總顧問辦公室的建議下審閱行政法官們的裁定,并決定發(fā)布何種命令來最佳地禁止不合理貿(mào)易,又避免給合法國(guó)際貿(mào)易帶來過分的負(fù)擔(dān)。

337條款禁止向美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品活動(dòng)中的“不公平行為”。通常,337調(diào)查所指的“不公平行為”是指進(jìn)口侵犯美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)(常指專利)的商品。ITC如果認(rèn)定進(jìn)口商品侵犯有效知識(shí)產(chǎn)權(quán),它就有權(quán)立即制止其進(jìn)口以及已進(jìn)口商品的銷售。

起訴方在起訴書中,應(yīng)指明哪些公司進(jìn)口了侵權(quán)的商品。ITC將在起訴后30天內(nèi)作出是否開展調(diào)查的決定。ITC通常同意開展調(diào)查。337調(diào)查由一名行政法官負(fù)責(zé)審理,當(dāng)事雙方分別為起訴方和應(yīng)訴方。

此外,337調(diào)查還涉及第三方:不公平進(jìn)口調(diào)查辦公室(ITC的一部分)。此辦公室在337調(diào)查中代表公共利益,其律師參與每次調(diào)查的全過程,并且與起訴和應(yīng)訴雙方的律師們一起面見法官和委員們。行政法官會(huì)作出初裁,認(rèn)定進(jìn)口商品是否已違反337條款,及ITC應(yīng)作出何種糾正措施。雙方均可就行政法官的裁決,向委員們提出申訴,委員們對(duì)相關(guān)產(chǎn)品是否違反貿(mào)易法和應(yīng)該給予何種命令作出最終裁決。

有傳言說,只有美國(guó)本地公司才可以依據(jù)337條款向ITC提出起訴。事實(shí)并非如此。任何擁有美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán),并以此知識(shí)產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)在美國(guó)從事一些特定商業(yè)活動(dòng)的公司,均可向ITC提出起訴。

在337調(diào)查中,起訴方在多方面處于有利的地位。調(diào)查進(jìn)展很快。行政法官通常在調(diào)查開始后的六個(gè)至八個(gè)月開庭審理,并在庭審后迅速作出裁定。整個(gè)調(diào)查,包括委員們的復(fù)議,通常在12個(gè)至15個(gè)月內(nèi)完成。因?yàn)檎{(diào)查的流程安排是法律規(guī)定的,應(yīng)訴方極難推遲調(diào)查。應(yīng)訴方必須在無事先警告的情況下應(yīng)訴,而起訴方很可能已經(jīng)籌劃了幾個(gè)月甚至幾年。

在調(diào)查過程中,最為關(guān)鍵的時(shí)間是起訴提出后,ITC決定是否開始調(diào)查前的一個(gè)月。因?yàn)檎{(diào)查的速度很快,很多準(zhǔn)備工作需要在這一個(gè)月內(nèi)做好。這一個(gè)月中,中國(guó)公司通常會(huì)收到來自多家美國(guó)律師事務(wù)所的電郵、電話和傳真,這使作決定和準(zhǔn)備的過程變得更復(fù)雜。

ITC的管轄權(quán)的基礎(chǔ)是進(jìn)口到美國(guó)的商品,而不是應(yīng)訴方是否身處美國(guó)。因此,在美國(guó)無商業(yè)活動(dòng)的中國(guó)公司,仍可能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以337條款起訴。即使通過中間人出口商品到美國(guó)的中國(guó)公司,也可能成為應(yīng)訴人。

337賦予ITC的利器

ITC有三項(xiàng)糾正不公平進(jìn)口行為的工具:一、有限排除令(只影響被列入起訴書的侵權(quán)人);二、普遍排除令(影響任何侵權(quán)人,即使未被列入起訴書);三、禁止令(影響已處于美國(guó)境內(nèi)的侵權(quán)商品)。

ITC常在決定產(chǎn)品侵權(quán)的同時(shí),發(fā)出排除令和禁止令。排除令或禁止令在60天后生效。在此期間,美國(guó)總統(tǒng)(通常由貿(mào)易代表代行)會(huì)對(duì)命令進(jìn)行復(fù)核,確定它有無損害公共利益,是否應(yīng)該停止?？偨y(tǒng)撤銷排除令的情況極少發(fā)生。雙方均可向美國(guó)聯(lián)邦法院提出上訴,但上訴期間,ITC的命令通常仍然生效。

排除令禁止進(jìn)口侵犯涉案知識(shí)產(chǎn)權(quán)的商品。有限排除令僅適用于被列入起訴名單的公司的產(chǎn)品,普遍排除令適用于任何侵權(quán)商品。普遍排除令制止進(jìn)口行為,即使進(jìn)口人與任何應(yīng)訴方無關(guān)系,并且沒有機(jī)會(huì)在337調(diào)查中為自己辯護(hù)。排除令由美國(guó)海關(guān)和邊境保衛(wèi)機(jī)構(gòu)執(zhí)行。這兩個(gè)機(jī)構(gòu)的運(yùn)作獨(dú)立于ITC。

禁止令覆蓋美國(guó)境內(nèi)的活動(dòng),由ITC執(zhí)行。禁止令責(zé)令應(yīng)訴方停止其在美國(guó)境內(nèi)的與侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為相關(guān)的某些活動(dòng)。禁止令的一種實(shí)際后果,是已經(jīng)進(jìn)入美國(guó)的侵權(quán)產(chǎn)品不準(zhǔn)銷售,必須銷毀或退回。排除令和禁止令通常措辭廣泛,因而覆蓋任何侵權(quán)商品。ITC并不將自己的命令局限于某些品牌、型號(hào)或批號(hào)的產(chǎn)品。

ITC的命令不可忽視。違反ITC禁止令的公司的罰款,可高達(dá)每天10萬美元或涉案商品貨值的2倍(以高者為準(zhǔn))。今年9月初,ITC處罰一家中國(guó)南方的公司1100萬美元,原因是該公司在禁止令頒發(fā)后,繼續(xù)進(jìn)口并銷售違令的產(chǎn)品,長(zhǎng)達(dá)187天。

如何防患于未然

中國(guó)公司被337條款起訴的情況越來越常見了。最近的337調(diào)查有一半涉及中國(guó)公司。為了保證進(jìn)入美國(guó)這一重要市場(chǎng),中國(guó)公司必須了解337條款以及可行的避訴方法,并且在被訴后迅速準(zhǔn)備應(yīng)訴。

最大限度地降低ITC調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)的方法,是提前向獨(dú)立律師(非本公司職員)咨詢您正在設(shè)計(jì)的產(chǎn)品是否可能侵犯美國(guó)專利。公司在設(shè)計(jì)產(chǎn)品之前或之中聽取此意見,可設(shè)法使產(chǎn)品不侵犯相關(guān)專利,或至少讓公司對(duì)未來被訴專利侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)有所了解。

如果擁有有價(jià)值的發(fā)明,請(qǐng)考慮申請(qǐng)美國(guó)專利或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)。擁有美國(guó)專利的中國(guó)公司如在ITC遭起訴,可用這些專利做和解談判的籌碼。而且,像其他亞洲公司一樣,擁有美國(guó)專利的中國(guó)公司可以依照337條款起訴美國(guó)或其他國(guó)家的公司,將侵權(quán)的專利競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品驅(qū)逐出美國(guó)市場(chǎng)。

最后,如果貴公司被一個(gè)337調(diào)查列做應(yīng)訴方,貴公司應(yīng)立即委托自己信任的、并有ITC實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的律師應(yīng)訴。

在ITC發(fā)出了針對(duì)貴公司產(chǎn)品的排除令之后,戰(zhàn)斗仍未結(jié)束。排除令由美國(guó)海關(guān)執(zhí)行。受排除令影響的公司的律師必須與美國(guó)海關(guān)交涉,讓海關(guān)官員明白排除令的范圍,并區(qū)分侵權(quán)的和未侵權(quán)的產(chǎn)品。

總之,中國(guó)企業(yè),尤其是有大量商品出口美國(guó)的,絕不可忽視ITC;必須了解美國(guó)的情況,以避免企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重?fù)p害?！?/p>

艾德楷是奧睿國(guó)際律師事務(wù)所合伙人,王翔是奧睿國(guó)際律師事務(wù)所北京辦事處管理合伙人,劉錚是奧睿國(guó)際律師事務(wù)所硅谷辦事處律師,皮爾斯和汪一陟是奧睿國(guó)際律師事務(wù)所華盛頓特區(qū)辦事處律師