任曉玲　何艷霞　盧慧生

六、拉卡維拉女士訴美國專利商標(biāo)局歧視非移民外國人案

案情簡介

自2001年9月起，加拿大籍公民凱瑟琳拉卡維拉(catherine C.Lacavera)女士以非移民外國人身份(出于暫時目的而進(jìn)入并居留在美國境內(nèi)、并未意圖成為美國公民的外國人)在美國從事律師工作。2002年1月，拉卡維拉女士向美國專利商標(biāo)局申請專利代理執(zhí)業(yè)登記，并通過了2002年4月17日的專利代理人資格考試。但是，美國專利商標(biāo)局以不持綠卡為由拒絕為其提供完整的執(zhí)業(yè)登記，并禁止其成為美國專利代理人協(xié)會會員。拉卡維拉女士認(rèn)為專利商標(biāo)局的這種做法是對非移民外國人的歧視，違背了美國憲法第五修正案有關(guān)法律正當(dāng)程序條款的平等保護(hù)原則，因此，向聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。但是，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為專利商標(biāo)局的做法并未超越其法定權(quán)限，也不違反平等保護(hù)原則，因而支持其做出的行政決定。拉卡維拉女士不服該判決，隨即向最高法院提起上訴。

[爭議點]

(1)在為專利執(zhí)業(yè)者進(jìn)行登記時，美國專利商標(biāo)局有無權(quán)力僅以移民狀態(tài)和簽證限制為由將非移民外國人拒之門外，

(2)這種做法是否違反了外國人應(yīng)該享有平等保護(hù)原則?

(3)聯(lián)邦巡回上訴法院在對專利商標(biāo)局帶有歧視性的規(guī)章制度進(jìn)行審查時，是否只不適當(dāng)?shù)剡m用了“合理審查”標(biāo)準(zhǔn)?是否應(yīng)該適用“仔細(xì)審查”或“嚴(yán)格審查”標(biāo)準(zhǔn)?

[狀態(tài)]

2006年10月2日，最高法院通知聯(lián)邦政府最遲于2006年11月1日前提交申辯意見書，并就是否簽發(fā)調(diào)卷令一事征求司法部副部長的意見。

[筆者評述]

在以往的判例中，最高法院曾判定，聯(lián)邦政府部門在作出剝奪外國人就業(yè)機(jī)會的決定時，其法律依據(jù)不得超出該機(jī)構(gòu)的轄權(quán)范圍。而美國專利商標(biāo)局以移民狀態(tài)和簽證限制為由，拒絕為非移民外國人進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記，這種做法是否超越其法定權(quán)限值得商榷。如果最高法院支持聯(lián)邦巡回上訴法院的判決結(jié)果，是否將導(dǎo)致其他政府部門紛紛效仿，無視法律規(guī)定，任意擴(kuò)大其法定權(quán)限，對外國人實施政策限制?這都值得人們關(guān)注。

七、努伊滕電子信號可專利性案

[案情簡介]

飛利浦(Phililps)公司工程師努伊滕(Nuijten)就其新研制的一種電子信號向美國專利商標(biāo)局申請專利，但被駁回。專利商標(biāo)局專利申訴委員會亦認(rèn)為該電子信號本身是一種不可見的能量和物質(zhì)，不具備物理特性，也不符合美國專利法第101條“創(chuàng)造或發(fā)現(xiàn)了任何新的和有用的方法、機(jī)械、制造物或組合物，或?qū)Υ嬖诘姆椒?、機(jī)械、制造物或組合物進(jìn)行了新的和有用的改進(jìn)的人，可根據(jù)本法的條件和要求獲得專利”的可專利性要求，因此，維持了駁回決定。努伊滕不服，向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提起訴訟。

[爭議點]

(1)電子信號是否具有美國專利法第101條中規(guī)定的可專利性。

(2)可專利的主題是否必須為“可見的”?

[狀態(tài)]

目前尚處于提交辯論意見書(briefing)階段，最早于2007年初進(jìn)行口頭辯論。

[筆者評述]

在以往的判例中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院均認(rèn)定電子信號具備物理特性，可以產(chǎn)生“有用的、確實的和可見的結(jié)果”，因此，本案努伊滕勝算極高，聯(lián)邦巡回上訴法院很有可能要求專利商標(biāo)局重審該專利申請。一旦聯(lián)邦巡回上訴法院作出不利于專利商標(biāo)局的判決，后者可能向最高法院進(jìn)行上訴，并提出調(diào)卷令請求，從而使本案成為最高法院界定可專利性的判例案件。

八、默克公司藥品研發(fā)侵權(quán)豁免案

[背景知識]

美國聯(lián)邦食品、藥品和化妝品法規(guī)定，藥品生產(chǎn)商請求政府批準(zhǔn)進(jìn)行人體臨床實驗時遞交的“新藥研究申請”以及請求批準(zhǔn)上市銷售的“新藥申請”中，必須附帶向美國食品藥物管理局提交的研究報告。其中，新藥研究申請“應(yīng)詳細(xì)陳述該藥品的臨床前實驗，以便評估該臨床實驗申請”。

一般情況下，“在專利保護(hù)期內(nèi)，制造、使用、許諾銷售或銷售任何專利保護(hù)的發(fā)明”均屬專利侵權(quán)。但是，為鼓勵藥品研發(fā)和生產(chǎn)，美國專利法第271條第(e)款第(1)項規(guī)定“在美國制造、使用或銷售藥品，需依照聯(lián)邦藥品管理法之規(guī)定提交相關(guān)研發(fā)信息。如制造、使用、許諾銷售、銷售或者進(jìn)口專利保護(hù)之發(fā)明(不包括美國聯(lián)邦食品、藥品和化妝品法定義的新動物藥或獸用生物制品)的目的，僅為獲得和提交合理相關(guān)的報批信息，不應(yīng)視為侵權(quán)行為?！边@是侵權(quán)判定基準(zhǔn)在藥品研發(fā)領(lǐng)域的一個法定例外，通常將按此規(guī)定享受的侵權(quán)豁免稱作“安全港”。

[案情簡介]

美國因特格拉(Jntegra)公司擁有5件與多種RGD肽(其中R代表精氨酸、G代表甘氨酸、D代表天冬氨酸)相關(guān)的專利。默克(Merck KGaA)公司在臨床前研究中使用了其中3種RGD肽，但并未向美國食品藥物管理局提出這3種RGD肽的臨床實驗申請。困特格拉公司因此向法院提起訴訟，指控默克公司故意侵犯其專利權(quán)。聯(lián)邦地區(qū)法院一審作出有利于原告的判決，聯(lián)邦巡回上訴法院亦認(rèn)為“默克公司并非出于為了向食品藥物管理局提供信息而進(jìn)行臨床前實驗，僅是實施一般性的生物醫(yī)學(xué)研究，目的在于鑒別新的藥物化合物”，因而維持了一審判決。默克公司不服，向美國最高法院提起上訴。最高法院認(rèn)為，制藥公司在早期研究階段應(yīng)享有廣泛的專利侵權(quán)豁免，即使科學(xué)研究最終沒有產(chǎn)生任何新藥臨床實驗申請，在實驗中使用他人專利化合物也不應(yīng)視為侵權(quán)。2005年6月13日，最高法院撤銷了聯(lián)邦巡回上訴法院的判決，將本案發(fā)回重審。

[爭議點]

在臨床前研究中使用他人專利藥物，但并未申請進(jìn)行臨床實驗，也并未向美國食品藥物管理局提供從臨床前研究中獲取的信息，這種行為是否“僅為獲得和提交合理相關(guān)的報批信息”?能否享受專利侵權(quán)豁免?

[狀態(tài)]

2006年5月，聯(lián)邦巡回上訴法院就本案舉行了口頭辯論目前尚未作出裁決。

[筆者評述]

美國最高法院對本案的判決擴(kuò)大了美國專利法第271條第(e)款第(1)項的保護(hù)范圍，即只要有合理的依據(jù)，確信檢測的化合物可能成為藥品申請的目標(biāo)，而且實驗產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和藥品與申請有關(guān)，那么，在臨床前實驗中使用專利化合物的行為應(yīng)屬于侵權(quán)豁免范圍。在制藥行業(yè)，一種藥品的獲得通常是建立在對多種藥物進(jìn)行篩選的基礎(chǔ)上，其中絕大部分藥物都停滯在臨床前研究階段，只有少數(shù)能進(jìn)入臨床實驗。因此，該判例對于避免制藥企業(yè)陷入過多的專利糾紛、推動制藥行業(yè)發(fā)展具有重要意義。

九、沃達(dá)跨境專利執(zhí)法案

[案情簡介]

2003年10月，美國俄克拉荷馬州心臟病專家沃迭(Voda)博士向該州西部地方法院起訴強(qiáng)生公司的子公司科爾迪斯(Cordis)公司侵犯了其血管造型術(shù)所用導(dǎo)管方面的3件美國專利。為此，被告將涉及同一專利權(quán)和產(chǎn)品的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到國外，繼續(xù)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。為節(jié)省開支以及保證審判的統(tǒng)一性，2004年8月2日，沃達(dá)博士修改了起訴書，增加被告侵犯其在加拿大、英國、法國和德國所擁有的4件專利的侵權(quán)事項，這幾件專利與該美國專利屬同一專利族。地方法院同意該修改，并使用補充管轄權(quán)(supplemental juisdiction)審理國外專利侵權(quán)部分。對此，科爾迪斯公司提起上訴，認(rèn)為美國法院不能審理國外侵權(quán)案件，并試圖通過單獨認(rèn)定規(guī)則(a perse rule)來反對美國法院的跨境專利執(zhí)法行為。

[爭議點]

如果承審法官使用補充管轄權(quán)審理專利侵權(quán)訴訟中的國外專利侵權(quán)部分，聯(lián)邦巡回上訴法院是否可使用單獨認(rèn)定規(guī)則限制該管轄權(quán)的使用?

[狀態(tài)]

該案件于2006年1月12日聯(lián)邦巡回上訴法院陪審團(tuán)進(jìn)行了討論，目前正在等待判決。對于國內(nèi)侵權(quán)部分，雖然地方法院認(rèn)為科爾迪斯公司是故意侵權(quán)且案件存在特殊性，但已拒絕針對科爾迪斯公司的故意侵權(quán)頒發(fā)禁制令，原則上同意強(qiáng)制許可。

[筆者評述]

雖然跨境專利執(zhí)法在日本和歐洲一些國家和地區(qū)已經(jīng)得到認(rèn)可并付諸實施，但關(guān)于美國法院是否有權(quán)審理國外專利侵權(quán)案件，在美國法律界已經(jīng)討論十多年了，至今仍未得出一個明確結(jié)論。經(jīng)歷過幾次類似案件的審理后，有人曾提出應(yīng)考慮取消在國外專利侵權(quán)案件中補充管轄權(quán)的適用，但法院認(rèn)為沒必要考慮這一問題?，F(xiàn)在該案件又將此問題重提桌面，美國法院是否可適用補充管轄權(quán)審理國外專利侵權(quán)案件?是否可依據(jù)單獨認(rèn)定規(guī)則限制補充管轄權(quán)的適用?有一點是可以肯定的，就是如果通過單獨認(rèn)定規(guī)則限制了跨境專利執(zhí)法，會為專利侵權(quán)人提供一種解決問題的方案：將生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到國外(尤其是司法體系發(fā)展緩慢的國家)，獲得永久生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的權(quán)利。另外，還會取消美國法院在適當(dāng)?shù)那闆r下使用補充管轄權(quán)的權(quán)利。

十、BMC訴佩門泰克共同侵權(quán)案

[案情簡介]

BMC公司擁有一件通過無線網(wǎng)絡(luò)付款的方法專利，其中權(quán)利要求6涉及多項具體操作步驟。在本案中，原告起訴佩門泰克(Paymentech)支付處理技術(shù)公司實施其中部分步驟，并指使他人實施其余步驟，構(gòu)成共同專利侵權(quán)。法院審理后認(rèn)為，構(gòu)成共同侵權(quán)的要件是被告存在指使他人實施專利侵權(quán)的行為，而佩門泰克公司與實施相關(guān)權(quán)利要求部分步驟的幾家網(wǎng)絡(luò)公司和金融機(jī)構(gòu)之間僅存在存款和識別信息的交換，遠(yuǎn)未達(dá)到指使的程度，因此，不構(gòu)成共同侵權(quán)。原告不服訴至聯(lián)邦巡回上訴法院。

[爭議點]

如權(quán)利要求包含多個步驟，行為人實施部分步驟，他人非經(jīng)其指使實施其它步驟，是否構(gòu)成共同侵權(quán)?

[狀態(tài)]

聯(lián)邦巡回上訴法院尚未確定口頭辯論日期。

[筆者評述]

目前，美國對專利直接侵權(quán)和共同侵權(quán)有明確規(guī)定：多步驟方法專利權(quán)利要求的所有步驟都被實施才可認(rèn)定為直接侵權(quán)，行為人實施權(quán)利要求的部分步驟，指使他人實施其它步驟的行為則構(gòu)成共同侵權(quán)。本案的棘手之處在于被告并未指使他人實施權(quán)利要求的部分步驟，卻與他人共同實施了權(quán)利要求的全部步驟。究竟應(yīng)如何界定此類行為的性質(zhì)，使日益普及的網(wǎng)絡(luò)購物等在線行為得到規(guī)范，在網(wǎng)絡(luò)時代更顯得尤為重要。