摘 要：【目的】為專利代理師在實踐中答復(fù)關(guān)于專利創(chuàng)造性的審查意見通知書提供一些參考建議?！痉椒ā糠謩e從事實認(rèn)定、技術(shù)啟示、公知常識等角度尋找專利審查中關(guān)于創(chuàng)造性問題答復(fù)的突破口?！窘Y(jié)果】結(jié)合具體專利案件，闡述分析專利創(chuàng)造性的答復(fù)技巧?！窘Y(jié)論】從事實認(rèn)定、技術(shù)啟示、公知常識等角度尋找審查意見通知書中的認(rèn)定錯誤，以此為出發(fā)點來駁斥審查意見通知書中關(guān)于創(chuàng)造性的評述，進(jìn)而證明發(fā)明具備創(chuàng)造性。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性；三步法；技術(shù)啟示

中圖分類號：D923.42 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1003-5168（2024）15-0125-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.15.027

Creative Response Techniques for Patent Examination

WANG Yue

（Beijing Kind & Wood （Wuxi） Mallesons， Wuxi 214000， China）

Abstract： [Purposes] This paper aims to provide some reference and suggestions for patent agents to respond to examination opinions on patent creativity in practice. [Methods] This paper tries to find the breakthrough of the reply from the angles of fact identification， technical enlightenment， public knowledge， etc.. [Findings] This paper analyzes and briefly describes creative response techniques based on specific patent cases. [Conclusions] Through finding the identification errors in the examination opinion notice from the perspective of fact identification， technical enlightenment， public knowledge， etc.， this paper takes this as a starting point to refute the comments on creativity in the examination opinion notice， and then proves that the invention has creativity.

Keywords： creativity; three-step method; technical enlightenment

0 引言

《專利法》中規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步?！逼渲校l(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的；發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果?！秾＠麑彶橹改稀分薪o出了具體的判斷方法，即通常所稱的“三步法”：第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；第三步，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見［1］。

“三步法”是判斷發(fā)明創(chuàng)造性的基本方法，創(chuàng)造性也是專利審查過程中最容易引發(fā)爭議的問題。在專利實質(zhì)審查過程中，絕大多數(shù)的發(fā)明專利申請都會收到關(guān)于創(chuàng)造性審查意見的通知書，審查意見通知書中關(guān)于創(chuàng)造性的評述理由難免存在偏差。因此，專利代理師在答復(fù)審查意見時需要從評述理由中找出偏差，并將這些偏差作為答復(fù)審查意見的突破口，以此保護(hù)申請人的專利權(quán)。專利代理師在處理缺乏創(chuàng)造性的審查意見時通常感到頗為棘手，甚至出現(xiàn)放棄答復(fù)、答非所問、無效答復(fù)的情況。然而，專利審查中創(chuàng)造性的問題又是專利審查意見通知書中最常見的問題，因此，對專利審查制度中關(guān)于創(chuàng)造性審查意見的常見問題進(jìn)行說明，為專利代理師答復(fù)審查意見提供一些參考建議。

1 創(chuàng)造性答復(fù)技巧

1.1 事實認(rèn)定

在審查員發(fā)出的審查意見通知書中，針對權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征和對比文件中公開的技術(shù)特征進(jìn)行對比時往往存在如下問題：審查意見有時會遺漏個別技術(shù)特征的評價，或者對比文件中公開的技術(shù)特征與審查意見中認(rèn)定的存在差別，上述情況都屬于事實認(rèn)定錯誤。從事實認(rèn)定角度進(jìn)行爭辯是一種常用的答復(fù)技巧，答復(fù)時仔細(xì)研究審查意見中的特征對比，找出對區(qū)別技術(shù)特征存在事實認(rèn)定錯誤的問題，以此為出發(fā)點駁斥審查意見通知書中的評述，進(jìn)而證明本發(fā)明具備創(chuàng)造性。

案例1：某發(fā)明權(quán)利要求1公開了一種具有防水低煙無鹵阻燃紙的制備方法，包括以下步驟：S1.配制阻燃混合物，包括磷酸酯75％～95％，異氰酸酯3％～20％，催化劑0.1％～1％，抑煙劑1％～8％，其中，磷酸酯為聚（3-羥基苯基）磷酸酯，異氰酸酯為二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）；S2.稀釋阻燃混合物，采用溶劑將阻燃混合物稀釋至40％～60％，其中，溶劑為乙酸乙酯、乙酸丁酯或丙酮中的至少一種；S3.對紙張進(jìn)行涂布，采用涂布機(jī)將稀釋后的阻燃混合物涂布在紙張表面，涂布量為紙張克重的5％～30％；S4.紙張干燥，將涂布后的紙張送進(jìn)烘箱干燥，烘箱溫度為80～125 ℃，車速為2～10 m/min；S5.紙張收卷，將干燥后的紙張收卷。

對比文件1（最接近現(xiàn)有技術(shù)）公開了一種阻燃紙的生產(chǎn)工藝，具體包括碎漿、打漿、調(diào)漿，在紙漿中加入樹脂調(diào)漿，經(jīng)網(wǎng)上成型，對抄出的濕紙進(jìn)行噴霧涂布，噴霧涂布采用阻燃液、硼酸及乙醇的混合物。其中，阻燃液中阻燃劑的濃度為10%～15%，阻燃劑為磷酸酯或酚醛樹脂，然后進(jìn)行脫水、烘干成紙。

審查意見通知書中認(rèn)定本發(fā)明與對比文件1的區(qū)別在于配制阻燃混合物和稀釋阻燃混合物，以及具體的涂布量和烘干的溫度和車速。從技術(shù)方案的整體考慮，本發(fā)明通過配制阻燃混合物和稀釋阻燃混合物，對紙張進(jìn)行涂布、干燥、收卷，由此完成防水低煙阻燃紙的制備。而對比文件1則是通過碎漿、打漿、調(diào)漿、成型、脫水、烘干成紙，其中，在紙漿中加入樹脂，成型后對抄出的濕紙進(jìn)行噴霧涂布。不僅如此，本發(fā)明和對比文件1在整體制備工藝上也存在明顯區(qū)別：本發(fā)明是對造紙后的成品原紙進(jìn)行涂布處理，而對比文件1是對造紙工藝進(jìn)行處理，包括紙漿、對抄出的濕紙進(jìn)行噴霧涂布。由此可見，遵循創(chuàng)造性判斷的整體原則，本發(fā)明與對比文件1的整體技術(shù)方案不同，答復(fù)時可以指出審查意見通知書中對區(qū)別技術(shù)特征存在事實認(rèn)定錯誤，以此來駁斥審查意見通知書中的觀點，進(jìn)一步陳述本發(fā)明具備創(chuàng)造性。

1.2 技術(shù)啟示

在“三步法”判斷發(fā)明創(chuàng)造性的過程中，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，確定現(xiàn)有技術(shù)是否給出將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近現(xiàn)有技術(shù)中以解決其技術(shù)問題的技術(shù)啟示。如果現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質(zhì)性特點；反之，發(fā)明是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點［2］。

通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示的幾種情況是：①所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識；②所述區(qū)別技術(shù)特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段，例如，同一份對比文件其他部分披露的技術(shù)手段，且作用相同；③所述區(qū)別技術(shù)特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，且作用相同［3］。

在審查員發(fā)出的審查意見通知書中，關(guān)于創(chuàng)造性的評述一般采用“最接近的現(xiàn)有技術(shù)對比文件1公開了XXX技術(shù)特征，本申請與對比文件1相比區(qū)別技術(shù)特征為XXX，而對比文件2、3分別公開了區(qū)別技術(shù)特征XXX，剩余區(qū)別技術(shù)特征為公知常識，相互之間存在技術(shù)啟示，因此本申請不具備“創(chuàng)造性”的思路，往往存在對技術(shù)啟示的錯誤評述。對此，作為專利代理師需要仔細(xì)確定對比文件是否公開了相同或等同的區(qū)別技術(shù)特征，區(qū)別技術(shù)特征是否解決相同的技術(shù)問題，以及對比文件之間、對比文件與公知常識之間是否存在技術(shù)結(jié)合啟示。只有當(dāng)上述條件都滿足時才能說明本申請不具備創(chuàng)造性；若上述至少一個條件不滿足，就可以瓦解審查意見通知書中的評述邏輯，說明本申請具備創(chuàng)造性。

案例2：某發(fā)明權(quán)利要求1公開了一種移動式建筑垃圾回收處理設(shè)備，包括機(jī)箱、烘干裝置、分離裝置、除金屬裝置、粉碎裝置及收集箱。烘干裝置設(shè)置在機(jī)箱上端，分離裝置設(shè)置在烘干裝置下端，除金屬裝置設(shè)置在分離裝置下端，粉碎裝置設(shè)置在除金屬裝置下端；收集箱包括塑料收集箱、木塊收集箱、混凝土收集箱；除金屬裝置包括電磁輥、除金屬電機(jī)、除金屬出料口及清理裝置；清理裝置用于清理收集電磁輥表面吸附的金屬物質(zhì)，包括推雜板、清理板及第一液壓缸。其中，清理板包括第一清理板和第二清理板，第一清理板和第二清理板均通過鉸接以可折疊方式固定在機(jī)箱兩側(cè)。

對比文件1（最接近現(xiàn)有技術(shù)）公開了一種建筑垃圾分類回收裝置，包括破碎室、第一破碎輥和第二破碎輥。破碎室頂部設(shè)有進(jìn)料斗，進(jìn)料斗的兩側(cè)壁上設(shè)有磁選裝置，磁選裝置將建筑垃圾中可能含有的鐵質(zhì)垃圾清理出來；第一破碎輥的左側(cè)上方設(shè)有風(fēng)選裝置，風(fēng)選裝置可以將建筑垃圾中可能含有的輕質(zhì)垃圾，如塑料、紙片等篩選出來；篩網(wǎng)下方與物料出口中部的空間為細(xì)砂收集箱。對比文件2公開了一種建筑垃圾自動處理系統(tǒng)，包括行走裝置和箱體。行走裝置均勻安裝在箱體下端；箱體包括進(jìn)料機(jī)構(gòu)、氣釘收集機(jī)構(gòu)、保護(hù)膜收集機(jī)構(gòu)、氣釘收集箱、塑料膜收集箱和木屑收集箱。氣釘收集機(jī)構(gòu)包括吸鐵電機(jī)、電磁吸鐵棒；氣釘收集箱包括活動門、調(diào)節(jié)氣缸和氣缸出料門。吸鐵電機(jī)工作帶動電磁吸鐵棒轉(zhuǎn)動，當(dāng)電磁吸鐵棒的表面吸滿氣釘時，輸送電機(jī)停止工作，調(diào)節(jié)氣缸工作將活動門打開，電磁吸鐵棒斷磁，吸附在電磁吸鐵棒外壁上的氣釘脫落，掉落到氣釘收集箱內(nèi)部；當(dāng)氣釘收集箱內(nèi)部的氣釘需要清理時，由氣釘出料門清理出。

審查意見通知書中除了關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征除金屬裝置的評述外，通過對比文件2公開了電機(jī)帶動水平布置的電磁吸鐵棒吸除金屬，待吸滿金屬后斷電去磁以便于電磁吸鐵棒的清理；同時公開了由推動氣缸和推動板組成的木屑清理裝置。認(rèn)為對比文件2披露了本發(fā)明中的除金屬裝置的相關(guān)技術(shù)手段，且作用相同。

對于區(qū)別技術(shù)特征除金屬裝置，對比文件2中公開了氣釘收集機(jī)構(gòu)。氣釘收集機(jī)構(gòu)包括吸鐵電機(jī)、電磁吸鐵棒，且設(shè)置在箱體的一側(cè)，實際解決的技術(shù)問題是氣釘篩選分類回收。本發(fā)明中除金屬裝置包括電磁輥、除金屬電機(jī)、除金屬出料口及清理裝置，且設(shè)置在分離裝置下端，其實際解決的技術(shù)問題是先將塑料、木塊等分離處理，再除金屬。一方面，除金屬過程中，避免因摻雜塑料、木塊影響電磁輥等磁選裝置的正常工作；另一方面，有利于提高電磁輥等磁選裝置除金屬的效率和質(zhì)量。由此可見，對比文件2公開的氣釘收集機(jī)構(gòu)與本發(fā)明中除金屬裝置的相關(guān)技術(shù)手段不同，且所起的作用也不同，對比文件1與對比文件2沒有相應(yīng)的結(jié)合啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有理由或動機(jī)對其進(jìn)行改進(jìn)以得到本發(fā)明中除金屬裝置的技術(shù)特征。

1.3 公知常識

公知常識導(dǎo)致的存在技術(shù)啟示的情形中，技術(shù)手段為本領(lǐng)域解決該重新確定技術(shù)問題的慣用手段，或者教科書、工具書披露了解決該重新確定技術(shù)問題的技術(shù)手段［4］。

容易被忽視的是，技術(shù)手段是公知常識與技術(shù)手段是解決某技術(shù)問題的公知常識二者存在不同。例如，單純看，技術(shù)手段是公知、慣用的，但并不是公知、慣用的解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段［5］。審查意見中存在很多脫離技術(shù)問題而認(rèn)定技術(shù)手段為公知常識的情形，專利代理師在答復(fù)審查意見時應(yīng)當(dāng)判斷該技術(shù)手段是否為解決該重新確定技術(shù)問題的公知常識。另外，公知常識是公開了本申請的原理，還是公開了具體技術(shù)方案，如果僅公開了原理，沒有公開具體技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員將該原理應(yīng)用到具體技術(shù)方案需要付出創(chuàng)造性勞動，不能因為公開了原理就否定了創(chuàng)造性。

案例3：在案例2中， 審查意見通知書中關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征烘干裝置的評述，將區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識。理由：公知常識中公開了在風(fēng)選裝置前加上烘干裝置是本領(lǐng)域公知的，本領(lǐng)域技術(shù)人員為提高垃圾處理裝置中風(fēng)選能力繼而提高分離效率，有動機(jī)在對比文件1的風(fēng)選裝置前加設(shè)烘干裝置，即形成分離裝置設(shè)置在烘干裝置下端的垃圾處理裝置。專利代理師通過研讀公知常識《城市生活垃圾分類收集與資源化利用和無害處理·以蘇州為例》，發(fā)現(xiàn)該文章中記載了風(fēng)力分選設(shè)備對垃圾含水率的高低很敏感，垃圾含水率一旦過高，風(fēng)力分選設(shè)備的風(fēng)力也很難將粘在一起的濕垃圾分開，因此在細(xì)分工藝之前垃圾必須經(jīng)過烘干處理；同時也記載了烘干設(shè)備應(yīng)該布置在粗選和破碎之后，這樣既可避免在回收前對大塊木料、紙板和塑料等進(jìn)行不必要的烘干，盡量減少烘干垃圾所需要消耗的熱量，又可避免大塊建筑垃圾對烘干設(shè)備的損壞。由此可見，公知常識中記載的建筑垃圾分選工藝與本申請回收處理工藝的工藝流程不同，且烘干裝置在公知常識和本發(fā)明中實際解決的技術(shù)問題也不同，即兩者的作用不同。公知常識與對比文件1沒有相應(yīng)的技術(shù)結(jié)合啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有理由或動機(jī)對其改進(jìn)以得到本發(fā)明中烘干裝置的技術(shù)特征。

另外，對比文件1中在分選裝置的上方設(shè)置有水管、噴咀，噴咀的設(shè)置是為了減少破碎時產(chǎn)生的粉塵，減輕環(huán)境污染。試想，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度理解，對比文件1中專門設(shè)置有降塵裝置，說明用于粉碎的建筑垃圾足夠干燥，滿足風(fēng)選條件，反向說明風(fēng)選前沒有必要單獨(dú)設(shè)置烘干裝置；如果設(shè)置烘干裝置，反而會使處理對象干燥過度，粉碎時增加水管、噴咀的工作量，將烘干裝置加設(shè)于對比文件1并沒有帶來有益的技術(shù)效果，對比文件1對烘干裝置沒有相應(yīng)的改進(jìn)需求。可見在創(chuàng)造性的評判中，不僅要關(guān)注對比文件是否公開了區(qū)別技術(shù)特征，區(qū)別技術(shù)特征在技術(shù)方案中所起的作用，還要分析確定最接近現(xiàn)有技術(shù)是否存在相應(yīng)的改進(jìn)需求。只有當(dāng)最接近現(xiàn)有技術(shù)存在相應(yīng)的改進(jìn)需求，并且其他對比文件中給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示時，本領(lǐng)域技術(shù)人員才有動機(jī)將兩者結(jié)合起來以獲得發(fā)明所要保護(hù)的技術(shù)方案。

2 結(jié)語

在專利實質(zhì)審查過程中關(guān)于創(chuàng)造性的評定，審查員在多數(shù)情況下都會指出現(xiàn)有技術(shù)中公開了本申請與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征。這時需要專利代理師仔細(xì)研讀本申請和對比文件記載的內(nèi)容，重新比較本申請與對比文件（最接近現(xiàn)有技術(shù)）的區(qū)別技術(shù)特征，找出其是否存在事實認(rèn)定錯誤，對比文件公開的區(qū)別技術(shù)特征是否相同或等同，其實際解決的技術(shù)問題是否相同，不能盲目認(rèn)同審查員在審查意見通知書中的評述觀點。如果區(qū)別技術(shù)特征沒有被對比文件公開，或者對比文件公開了區(qū)別技術(shù)特征，但其實際解決的技術(shù)問題不同，都不能認(rèn)定對比文件公開了區(qū)別技術(shù)特征；同時，專利代理師還需要仔細(xì)確定對比文件之間、對比文件與公知常識之間是否存在技術(shù)結(jié)合啟示。只有當(dāng)上述條件都滿足時才能說明本申請不具備創(chuàng)造性；若上述條件至少一個不滿足，就可以瓦解審查意見通知書中的評述邏輯，說明本申請具備創(chuàng)造性。

另外，在專利審查創(chuàng)造性的答復(fù)過程中，可以先從審查意見通知書中的評述理由入手，以評述理由為基礎(chǔ)，有目的性地從本申請和對比文件的相關(guān)內(nèi)容中尋找突破口進(jìn)行答復(fù)。這樣能夠有效縮短審查意見答復(fù)時間，提高答復(fù)效率，盡可能地避免審查員低估發(fā)明的創(chuàng)造性，進(jìn)而為申請人獲得有效的專利保護(hù)。

參考文獻(xiàn)：

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［4］ 劉莉，江耀純.尋找專利創(chuàng)造性答復(fù)中的突破口及其對申請文件的撰寫啟示［J］.專利代理，2021（3）：51-59.

［5］ 楊杰.從專利創(chuàng)造性角度看發(fā)明專利申請文件撰寫的誤區(qū)和注意事項［J］.中國發(fā)明與專利，2014（10）：106-109.