孫悅

中國石化潤滑油公司

伴隨國家推動(dòng)更高水平的對(duì)外開放，“一帶一路”不斷推進(jìn)，企業(yè)層面的跨境業(yè)務(wù)也越來越多，境外業(yè)務(wù)所涉及的國家和地區(qū)范圍也日益增加。由于商標(biāo)保護(hù)具有地域性特點(diǎn)，各國商標(biāo)保護(hù)水平、申請(qǐng)注冊(cè)及法律維權(quán)規(guī)則各不相同，這讓很多企業(yè)在遭遇海外搶注時(shí)感到無所適從。境外業(yè)務(wù)在給企業(yè)帶來更多的經(jīng)濟(jì)機(jī)遇的同時(shí)，也帶來了更多法律層面的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。本文將從中國石化境外商標(biāo)搶注問題出發(fā)，分析探討中國企業(yè)“走出去”過程中如何防范和應(yīng)對(duì)境外商標(biāo)搶注事件。

中國石化境外商標(biāo)維權(quán)案件

中國企業(yè)商標(biāo)在海外被搶注的情況時(shí)有發(fā)生，中國石化作為中國石油石化行業(yè)龍頭企業(yè)，其所持有的主商標(biāo)“中國石化”及“SINOPEC”等商品的國內(nèi)外影響力不言而喻，多年來仿冒中國石化商標(biāo)的侵權(quán)事件層出不窮，境內(nèi)打假維權(quán)案件常年不斷，境外也出現(xiàn)了不少仿冒中石化商標(biāo)和搶注商標(biāo)的情況。以近年發(fā)生的巴基斯坦為例，當(dāng)?shù)匾患胰A人經(jīng)營的公司近年來不斷仿冒“SINOPEC”商標(biāo)在當(dāng)?shù)氐蛢r(jià)銷售偽劣油品，并先后申請(qǐng)注冊(cè)“SHINOPEC”、 “SONIPEC”、“SONOPEC”、 “SINOPEC”、朝陽圖形商標(biāo)、滿天星圖形商標(biāo)等180 余件近似或相同商標(biāo)，中國石化為了制止這種惡意仿冒損害品牌形象的情況，積極采取法律措施開展了一系列的反擊。中國石化開啟的組合反擊措施包括：

◇對(duì)該仿冒方新申請(qǐng)的近似或相同商標(biāo)提出商標(biāo)異議和無效宣告申請(qǐng)；

◇發(fā)送律師函并在當(dāng)?shù)刂麍?bào)刊上刊登警示函希望對(duì)方停止侵權(quán)；

◇提起民事侵權(quán)之訴申請(qǐng)法院禁令要求仿冒方禁止繼續(xù)生產(chǎn)和銷售相關(guān)產(chǎn)品；

◇對(duì)于180 余件惡意的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，為節(jié)約逐一異議的時(shí)間與經(jīng)濟(jì)成本，中國石化選擇發(fā)送函件給當(dāng)?shù)厣虡?biāo)審核行政機(jī)關(guān)溝通要求暫停審核該惡意注冊(cè)人批量注冊(cè)商標(biāo)，待訴訟判決生效后決定是否繼續(xù)審核商標(biāo)程序；

◇對(duì)于被告方違反法庭禁令繼續(xù)生產(chǎn)和銷售的行為再次申請(qǐng)法院以藐視法庭禁令的理由進(jìn)一步威懾被告行為；

◇同時(shí)啟動(dòng)版權(quán)登記程序，以便能通過著作權(quán)基礎(chǔ)依靠巴基斯坦聯(lián)邦調(diào)查機(jī)構(gòu)（FIA）采取司法突襲并查封對(duì)方假貨倉庫，進(jìn)而從源頭制止其售假行為。

除了巴基斯坦出現(xiàn)此類事件外，贊比亞、安哥拉等多地近期也發(fā)現(xiàn)了華人仿冒或搶注中國石化商標(biāo)的情況。

中國企業(yè)境外商標(biāo)被搶注情況概述

隨著中國企業(yè)走出的知名度和影響力日益提升，不少中國企業(yè)的商標(biāo)成為了商標(biāo)搶注的目標(biāo)，甚至有些國家會(huì)有專門搶注中國商標(biāo)的公司。根據(jù)《中華商標(biāo)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)2022 年度國際商標(biāo)監(jiān)測預(yù)警報(bào)告》，對(duì)313 家中華商標(biāo)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)在全球196 個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行了商標(biāo)國際監(jiān)測預(yù)警，發(fā)現(xiàn)僅2022年，有22 家知名企業(yè)的商標(biāo)有被搶注記錄，被搶注比例達(dá)7%。而這一數(shù)字在2021 年和2020 年分別是45 家和50 家企業(yè)。在前述22 家企業(yè)中，有12 家是在“一帶一路”沿線國家有被搶注的記錄，占比高達(dá)55%[1]。

從實(shí)際情況看，通常會(huì)進(jìn)行商標(biāo)搶注的主體有兩類：一是與企業(yè)有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的海外經(jīng)銷商或代理商，二是以收取商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或許可費(fèi)用為主要目的的職業(yè)搶注人[2]。海外經(jīng)銷商、代理商搶注的情況，通常是合作伙伴在合作過程中認(rèn)識(shí)到品牌或商品的市場價(jià)值，又發(fā)現(xiàn)企業(yè)并未在當(dāng)?shù)厥袌鲎?cè)商標(biāo)，進(jìn)而搶注合作伙伴的商標(biāo)借此謀求更多獲利或談判優(yōu)勢(shì)。而職業(yè)搶注人通常是批量搶注，大量囤積商標(biāo)并據(jù)此維權(quán)獲利。此前較為知名的案例是一家德國籍華人開設(shè)的主營業(yè)務(wù)為中國商品超市的公司，在德國搶注了“王致和”、“老干媽”等國內(nèi)知名食品商標(biāo)，這些中國品牌為此進(jìn)行了漫長的維權(quán)之路。

中國企業(yè)如何有效防范海外商標(biāo)搶注

商標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)測

前述的巴基斯坦仿冒方批量申請(qǐng)注冊(cè)180 余件“SINOPEC”近似商標(biāo)，是中國石化通過專業(yè)商標(biāo)代理服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)其持有的國際商標(biāo)開展商標(biāo)監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的，因此才能迅速采取反擊措施，搶占優(yōu)勢(shì)法律地位。境外商標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)測是每個(gè)跨境貿(mào)易企業(yè)都應(yīng)當(dāng)建立的檢測機(jī)制，也是及時(shí)發(fā)現(xiàn)搶注行為的最重要途徑。一般企業(yè)會(huì)通過購買第三方商標(biāo)數(shù)據(jù)庫服務(wù)或委托具備相應(yīng)能力的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、律所進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)測。商標(biāo)監(jiān)測是通過對(duì)目標(biāo)國家或地區(qū)的商標(biāo)公告與企業(yè)自有商標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，看是否有近似或相同商標(biāo)被他人注冊(cè)。而如果能及時(shí)在審查異議期內(nèi)提出異議，則大大降低了事后維權(quán)所需花費(fèi)的成本。但需要提醒的是，不同國家或地區(qū)的商標(biāo)注冊(cè)制度與我國存在差異，在中國商標(biāo)局審查商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)會(huì)在審查環(huán)節(jié)就篩查對(duì)比在先注冊(cè)商標(biāo)并駁回近似商標(biāo)，但有些國家的商標(biāo)審查機(jī)關(guān)并不會(huì)主動(dòng)對(duì)新申請(qǐng)的商標(biāo)與在先注冊(cè)商標(biāo)開展相似性審查，比如歐盟一些國家。在這些國家無法簡單通過預(yù)先注冊(cè)商標(biāo)防范他人注冊(cè)近似商標(biāo)，在先商標(biāo)權(quán)利人需要另外通過商標(biāo)異議或無效的方式保護(hù)自身權(quán)益，在這類國家，商標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)測就更為重要。需要提醒的是，對(duì)于惡意搶注的企業(yè)，一次監(jiān)測識(shí)別并維權(quán)成功，并不是一勞永逸的，對(duì)方很可能變換形式反復(fù)申請(qǐng)注冊(cè)近似商標(biāo)，因此，這種監(jiān)測應(yīng)當(dāng)是持續(xù)開展的，并對(duì)重點(diǎn)對(duì)象重點(diǎn)關(guān)注。也建議企業(yè)對(duì)重點(diǎn)市場的海外經(jīng)銷商或代理商的商標(biāo)申請(qǐng)行為進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。

盡早開展商標(biāo)海外布局規(guī)劃

防范搶注的最好辦法就是未雨綢繆，提前規(guī)劃目標(biāo)國家地區(qū)的商標(biāo)注冊(cè)，這樣就沒有他人“搶注”的可乘之機(jī)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)具備地域性特點(diǎn)，尤其是商標(biāo)專用權(quán)，其權(quán)利保護(hù)只限于其注冊(cè)申請(qǐng)的國家和地區(qū)，未進(jìn)行注冊(cè)的國家和地區(qū)其商標(biāo)權(quán)保護(hù)限度較低。盡管部分國家也認(rèn)可馳名商標(biāo)的跨境保護(hù)規(guī)則，但其受到的限制較多、在行權(quán)過程中也多有不便之處。考慮到全球國家和地區(qū)全部注冊(cè)的成本又過高，對(duì)于那些不在海外市場規(guī)劃范圍內(nèi)的國家地區(qū)也并無注冊(cè)的必要，因此企業(yè)開展商標(biāo)布局需要綜合評(píng)判布局的成本和收益。

不同國家的商標(biāo)保護(hù)基礎(chǔ)不盡相同，國際上的商標(biāo)保護(hù)原則分為注冊(cè)優(yōu)先和使用優(yōu)先兩類，其中適用注冊(cè)制的國家相對(duì)較多。我國商標(biāo)保護(hù)遵循的原則是注冊(cè)為主，兼顧使用。對(duì)于企業(yè)未來規(guī)劃開展業(yè)務(wù)的重點(diǎn)國家和地區(qū)，應(yīng)當(dāng)事先進(jìn)行全面調(diào)研，研究目標(biāo)國家或地區(qū)的適用法律及商標(biāo)保護(hù)方式和執(zhí)法效率等，調(diào)研目標(biāo)市場是否已經(jīng)存在在先注冊(cè)的近似商標(biāo)并評(píng)估侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等。考慮到不同國家商標(biāo)注冊(cè)周期不盡一致，為實(shí)現(xiàn)“商標(biāo)先行”，企業(yè)對(duì)于確定要進(jìn)入的海外市場最好能提前3 至5 年進(jìn)行布局。并且本著未雨綢繆的原則，企業(yè)可以考慮適當(dāng)擴(kuò)大商品服務(wù)范圍，延長布局產(chǎn)品線，為未來品牌體系建設(shè)留有發(fā)揮空間。

規(guī)范商標(biāo)使用并注意證據(jù)保存

目前無論國內(nèi)國際都更強(qiáng)調(diào)商標(biāo)“實(shí)際使用”對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)有效性的重要意義，其出發(fā)點(diǎn)是考慮知識(shí)產(chǎn)權(quán)獨(dú)占性的特點(diǎn)，要避免惡意囤積商標(biāo)、占用卻不充分行使法律賦予的權(quán)利、壟斷他人合理使用該標(biāo)識(shí)的權(quán)利。知識(shí)產(chǎn)權(quán)的立法目的，是為了平衡知識(shí)產(chǎn)品創(chuàng)造者合法權(quán)益的壟斷性與科學(xué)技術(shù)在社會(huì)層面交流促進(jìn)全社會(huì)共同進(jìn)步的社會(huì)性之間的矛盾，是為了更好推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)品的流動(dòng)性并且鼓勵(lì)不斷創(chuàng)新，因而對(duì)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)限制強(qiáng)調(diào)“實(shí)際使用”也是為實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的立法目的，就是常說的法律不保護(hù)“躺在權(quán)力上沉睡的人”。

證據(jù)留存在商標(biāo)案件審查中起著舉足輕重的作用，建議企業(yè)在平時(shí)開展業(yè)務(wù)過程中建立證據(jù)留存和定期回顧的管理制度和規(guī)則體系，避免只重申請(qǐng)卻輕視證據(jù)保存，防止在維權(quán)或被訴舉證過程中因?yàn)樽C據(jù)鏈不完整而處于不利地位。

“被搶注”后企業(yè)如何采取救濟(jì)措施

所謂救濟(jì)措施，是指法人或其他組織、個(gè)人認(rèn)為自身權(quán)益受到他人或行政機(jī)關(guān)實(shí)施的某種行為帶來了損害，其依據(jù)法律法規(guī)可以采取的維權(quán)、補(bǔ)救措施。而他人搶注某一企業(yè)已經(jīng)在先使用并具備一定知名度的商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為，顯然損害了企業(yè)的合法權(quán)益，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即采取有效救濟(jì)措施，包括及時(shí)提交商標(biāo)異議、合理利用商標(biāo)無效或撤銷制度、和解談判或?qū)で笳蜕鐣?huì)力量的支持和幫助等措施。需要重點(diǎn)提醒的是，實(shí)施商標(biāo)搶注救濟(jì)措施非常強(qiáng)調(diào)時(shí)效性，因?yàn)榘ㄖ袊趦?nèi)的很多國家都有設(shè)置類似3 個(gè)月的商標(biāo)注冊(cè)異議期，以及商標(biāo)注冊(cè)5 年后不能隨意無效的規(guī)定。等到暴雷再想處理的成本則很高。

及時(shí)提交商標(biāo)異議

大部分國家都設(shè)有第三人異議程序，在這些國家如果恰好發(fā)現(xiàn)有他人搶注商標(biāo)并且出于異議期間，企業(yè)可以及時(shí)委托目標(biāo)國的代理機(jī)構(gòu)提出異議。商標(biāo)注冊(cè)異議期內(nèi)提出異議通常能取得較為有利的地位，即在對(duì)方未獲得最終注冊(cè)前予以反擊，其法律程序的相關(guān)收費(fèi)往往也較后兩種方式更低。但需要提醒企業(yè)的是，商標(biāo)異議期限往往不會(huì)設(shè)置得太長，能否在異議期及時(shí)提出有效異議對(duì)公司的反饋時(shí)效性要求很高，企業(yè)通常需要與固定機(jī)構(gòu)合作，開展常態(tài)化的商標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)測。

合理利用商標(biāo)無效或撤銷制度

如果發(fā)生搶注的國家或地區(qū)沒有設(shè)置上述商標(biāo)異議制度，或者涉嫌搶注的商標(biāo)已經(jīng)不在異議期間，那么企業(yè)還可以考慮利用商標(biāo)無效、撤銷制度等救濟(jì)措施實(shí)施維權(quán)。目前大多數(shù)國家都設(shè)有無效制度和不使用撤銷的制度，此類糾紛一般是由當(dāng)?shù)厣虡?biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)主管機(jī)構(gòu)受理，部分國家是由法院進(jìn)行審理。無效制度，即企業(yè)通過證明自身享有商標(biāo)在先權(quán)利，如在先使用、在先注冊(cè)、在先著作權(quán)等等，或證明搶注方違反了當(dāng)?shù)啬稠?xiàng)強(qiáng)制性法律法規(guī)的規(guī)定，如利害關(guān)系人利用不正當(dāng)手段惡意注冊(cè)、違反馳名商標(biāo)保護(hù)規(guī)則等方式，申請(qǐng)宣告對(duì)方已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)無效。撤銷制度，則是在那些設(shè)有“商標(biāo)實(shí)際使用”要求的國家，通過打擊對(duì)方商標(biāo)搶注行為不是以“實(shí)際使用”為目的，在對(duì)方舉證不能的情況下，可以申請(qǐng)撤銷對(duì)方已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)。

通過和解購買的方式獲得商標(biāo)權(quán)利

一般來說，在前述法律救濟(jì)措施不奏效的情況下，或者綜合考慮到法律維權(quán)的成本問題，企業(yè)也可以考慮協(xié)商和解的處理方式。有些搶注方確實(shí)是企業(yè)的合作伙伴，出于善意注冊(cè)了企業(yè)的商標(biāo)，這類往往較好協(xié)商，自行溝通或經(jīng)律師調(diào)解，最終能夠以比較低的對(duì)價(jià)將搶注商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給權(quán)利人。但實(shí)踐中更多的情況是，搶注人的目的就是向企業(yè)索要高昂轉(zhuǎn)讓費(fèi)以此牟利。而這時(shí)企業(yè)沒有更合適的法律途徑維權(quán)，或者擔(dān)心維權(quán)長時(shí)間成本高，為避免進(jìn)一步影響市場和銷量、快速解決糾紛，企業(yè)只好妥協(xié)以高價(jià)“贖回”商標(biāo)。

尋求政府和社會(huì)力量的支持和幫助

為了降低成本，企業(yè)可以加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的培養(yǎng)和宣傳，同時(shí)也可以尋求政府和社會(huì)力量的支持和幫助。以西門子搶注海信商標(biāo)案為例，2004 年西門子方開出4 000 萬歐元的天價(jià)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，雙方對(duì)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的談判陷入僵局。海信及時(shí)向商務(wù)部和中國家用電器協(xié)會(huì)尋求援助，隨后歐盟駐華機(jī)構(gòu)和中國家用電器協(xié)會(huì)介入此事。后期中華商標(biāo)協(xié)會(huì)還開展了“中國商標(biāo)海外維權(quán)研討會(huì)”，最終綜合各方面力量給西門子施加壓力，和解費(fèi)用從開始的4 000 萬歐元降低到了50 萬歐元[3]。

結(jié)束語

預(yù)防商標(biāo)搶注,最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的方式就是重視商標(biāo)的國際注冊(cè)、建立適合本企業(yè)的商標(biāo)防御體系。在開拓國際市場過程中，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)樹立“商品未到、商標(biāo)先行”的理念，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)國際布局，構(gòu)建適合自身的商標(biāo)國際保護(hù)戰(zhàn)略。唯有如此，中國企業(yè)才能切實(shí)地提高自身的國際競爭力，打造出真正的世界品牌。