陳健

摘要：專利申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)過(guò)程中，為獲得專利權(quán)目的，限制其相對(duì)廣泛的權(quán)利要求，禁止反悔原則禁止專利權(quán)人重新獲得放棄主題的保護(hù)。美國(guó)禁止反悔的相關(guān)經(jīng)典案例說(shuō)明美國(guó)禁止反悔理論越來(lái)越嚴(yán)格，從而可以使專利權(quán)利要求書的公示功能得到最大程度的完善。同時(shí)在法院判定禁止反悔的程序中，適用禁止反悔的理由主要包括與可專利性相關(guān)的修改，主動(dòng)放棄權(quán)利要求和無(wú)法解釋權(quán)利要求的修改三種情況。與此相對(duì)應(yīng)，專利權(quán)人反駁適用禁止反悔的抗辯事由，主要包括不可預(yù)見的后發(fā)技術(shù)和表達(dá)性修改。我國(guó)禁止反悔的相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)結(jié)合美國(guó)的禁止反悔理論，對(duì)我國(guó)禁止反悔理論進(jìn)行補(bǔ)充完善。

關(guān)鍵詞：禁止反悔；專利；抗辯；等同替代

一、引言

“禁止反悔”一詞最早是在美國(guó)聯(lián)邦巡回法院Hughes Aircraft Co. v. United States 一案中使用的。11879 年，最高法院在Leggett v. Avery 案中判決，一旦故意放棄的主題內(nèi)容，以后就不能通過(guò)權(quán)利要求的后續(xù)擴(kuò)展，使專利權(quán)人重新獲得該主題內(nèi)容的保護(hù)。保護(hù)專利權(quán)人先前放棄的權(quán)利要求，“是對(duì)公眾的巨大欺詐”。2如果一個(gè)專利申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)過(guò)程中，以滿足新穎性、非顯而易見性等為目的，限制其相對(duì)廣泛的權(quán)利要求，禁止反悔原則禁止他以后重新獲得已放棄的主題的保護(hù)。因此，在專利申請(qǐng)過(guò)程中所作的限制可以起到禁反言的作用，專利權(quán)人和專利審查員之間的通信可以作為這些限制的記錄。3

禁止反悔的核心目的是防止專利權(quán)人重新獲得其在專利申請(qǐng)中放棄的權(quán)利要求，如果專利權(quán)人通過(guò)權(quán)利要求修改了權(quán)利要求的范圍，專利權(quán)人不得通過(guò)等同原則擴(kuò)大權(quán)利要求的解釋，以?shī)Z回被放棄的權(quán)利要求。4 因此，禁止反悔的作用能夠更精確地界定專利權(quán)的最終邊界。5“禁止反言并非在專利申請(qǐng)修改時(shí)的所有情況下都出現(xiàn)?！比绻韧夹g(shù)在申請(qǐng)過(guò)程中沒有被放棄，專利所有人仍然可以根據(jù)等同原則起訴侵權(quán)行為。6 因此，在何種情況下，基于何種理由而適用禁止反悔原則，是本文探討的問題。

二、美國(guó)經(jīng)典案例

（一）Warner-Jenkinson 案

在Warner-Jenkinson 公司訴Hilton Davis 化學(xué)公司一案，涉及兩家染料生產(chǎn)公司就一種染料凈化工藝發(fā)生的爭(zhēng)執(zhí)。Hilton Davis 化學(xué)公司于1985 年申請(qǐng)“746 專利”，披露了一種改進(jìn)的凈化工藝，使用多孔膜對(duì)染料進(jìn)行“超濾”。由于專利審查員認(rèn)為與早期的“布斯”專利有重疊之處（該專利披露了一個(gè)pH 值高于9.0 的超濾過(guò)程），因此在專利申請(qǐng)期間，發(fā)明者限制了他們要求的pH 值元素，將權(quán)利要求修改為該工藝在“pH 值從大約6.0 到9.0”（酸度或堿度的測(cè)量值）的范圍內(nèi)。權(quán)利要求在最初提交給專利局時(shí)并不包含這個(gè)pH 值限制。該pH 值限制是在專利申請(qǐng)過(guò)程中添加的，至少，添加這個(gè)短語(yǔ)是為了與之前現(xiàn)有專利相區(qū)分。

1986 年，Warner-Jenkinson 公司開發(fā)了一種在pH 值為5.0 的條件下運(yùn)行的超濾工藝，并開始商用。7Hilton Davis 化學(xué)公司認(rèn)為pH 值5.0相當(dāng)于pH 值從6.0 到9.0 之間的等同技術(shù)，因此1991 年，Hilton Davis 化學(xué)公司向美國(guó)俄亥俄州南區(qū)地區(qū)法院起訴Warner-Jenkinson 公司侵犯專利。Hilton Davis 化學(xué)公司認(rèn)為，侵權(quán)工藝的pH 下限（5.0）等同于有爭(zhēng)議的權(quán)利要求的pH下限（6.0），應(yīng)根據(jù)等同原則禁止侵權(quán)。HiltonDavis 化學(xué)公司承認(rèn)沒有字面上的侵權(quán)，完全依賴于“等同原則”起訴。Warner-Jenkinson 抗辯認(rèn)為，禁止反悔阻止了等同原則的適用，因?yàn)镠ilton Davis 化學(xué)公司修改了其主張，以避免現(xiàn)有技術(shù)。8 雙方?jīng)]有爭(zhēng)議的是，在權(quán)利要求中加入9.0 的pH 值上限是為了區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)，從而克服現(xiàn)有技術(shù)的拒絕。

一審陪審團(tuán)認(rèn)為，Warner-Jenkinson 公司侵犯了'746 專利。地區(qū)法院在其裁決中，認(rèn)為Warner-Jenkinson 公司的工藝與'746 專利中披露的超濾工藝沒有本質(zhì)上的不同，對(duì)Warner-Jenkinson 公司下達(dá)了永久性禁令。最高法院批準(zhǔn)了調(diào)卷令，根據(jù)調(diào)卷令，美國(guó)最高法院推翻了上訴法院的判決，將此案發(fā)回進(jìn)一步審理。最高法院法官Thomas， J. 認(rèn)為：在專利申請(qǐng)期間，如果交出了主題內(nèi)容，就排除了重新獲得該主題內(nèi)容的可能，這可作為專利侵權(quán)的抗辯；如果專利權(quán)人證明專利申請(qǐng)期間的修改與可專利性無(wú)關(guān)的理由，法院必須考慮該理由，以決定是否排除禁止反悔原則的適用；如果專利持有者不能證明修改與可專利性無(wú)關(guān)，法院應(yīng)假定修改適用禁止反悔。因此，最高法院撤銷并發(fā)回該案。

最高法院在Warner-Jenkinson 案中指出，禁止反悔“只有在權(quán)利要求因有限的原因被修改的情況下才會(huì)產(chǎn)生”，如果修改的原因與避免現(xiàn)有技術(shù)無(wú)關(guān)，那么修改不一定能排除等同侵權(quán)的認(rèn)定。法院沒有提供一份引發(fā)禁止反言的修改理由清單，而是采用了一個(gè)可反駁的推定，如果沒有確定的證明，法院應(yīng)推定專利申請(qǐng)人有一個(gè)與專利性相關(guān)的實(shí)質(zhì)性理由。9 當(dāng)對(duì)權(quán)利要求修改的解釋無(wú)法成立時(shí)，法院應(yīng)假定申請(qǐng)人修改權(quán)利要求是由于“與可專利性相關(guān)的實(shí)質(zhì)性原因”。在這種情況下，法院應(yīng)完全禁止專利權(quán)人提出任何等同的主張。10

因此，Warner-Jenkinson 的判決可以總結(jié)為：如果專利持有人證明一項(xiàng)修改具有與可專利性無(wú)關(guān)的目的，法院必須考慮該目的以便決定是否排除禁止反言。如果專利持有者不能確定這樣的目的，法院應(yīng)假定修改背后的目的與可專利性相關(guān)，可以適用禁止反悔。無(wú)論專利權(quán)人何時(shí)在專利申請(qǐng)期間修改權(quán)利要求，都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)可反駁的推定，可以對(duì)修改的內(nèi)容適用等同原則。相反，專利權(quán)人可以通過(guò)建立“適當(dāng)?shù)男薷睦碛伞眮?lái)反駁該推定，從而維護(hù)其適用等同原則的權(quán)利。但是，本案法院沒有定義什么是修改的“適當(dāng)理由”，沒有提供一份引發(fā)禁止反言的修改理由的清單。因此，專利權(quán)人的反駁理由，就顯得比較靈活，依賴法院判例此后加以完善。根據(jù)靈活的辦法，縮小的專利申請(qǐng)修正不會(huì)自動(dòng)禁止等同原則適用。相反，法院審查專利權(quán)人的歷史，以確定等同的范圍。在審查記錄后，法院仍可根據(jù)等同原則裁定是否構(gòu)成侵權(quán)。11

（二）Festo 案

在Festo 案中，F(xiàn)esto 公司是一家工業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)商，F(xiàn)esto 公司擁有兩項(xiàng)無(wú)桿氣缸磁耦合的專利，即卡羅爾專利和斯托爾專利?？_爾和斯托爾專利中要求的裝置包含一個(gè)活塞、一個(gè)氣缸和一個(gè)套筒?；钊挥谄變?nèi)，通過(guò)加壓的液體移動(dòng)。套筒在汽缸的外面，并與活塞磁耦合，因此套筒和活塞之間的磁吸力使套筒在活塞沿汽缸內(nèi)部移動(dòng)時(shí)跟隨活塞。12Festo 公司在修改申請(qǐng)中，增加了新的限制，即該設(shè)備將包含一對(duì)單向密封環(huán)、該設(shè)備的外套筒將由可磁化的材料制成。

在Festo 公司開始銷售其設(shè)備后不久，Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.（"SMC公司公司"）開始銷售一種類似的設(shè)備，該設(shè)備使用一個(gè)雙向密封環(huán)和一個(gè)由不能被磁化的材料制成的套筒。因此，SMC 公司制造的設(shè)備不屬于Festo 公司專利的權(quán)利要求的字面范圍。13Festo 公司專利和SMC 公司設(shè)備之間有兩個(gè)主要區(qū)別。Festo 專利權(quán)利要求1 是在專利復(fù)審期間增加的，該裝置在其圓筒上使用了兩個(gè)密封圈，“一對(duì)有彈性的密封環(huán)”，而SMC 公司裝置只包含一個(gè)彈性的雙向密封環(huán)，位于活塞的一端。第二個(gè)區(qū)別是Festo 專利包含一個(gè)可磁化套管，而SMC 公司設(shè)備的外部部分包括一個(gè)鋁合金套筒，它不是磁性材料，是“不可磁化的”。

Festo 公司在美國(guó)馬薩諸塞州地區(qū)法院起訴了SMC 公司，聲稱SMC 公司的產(chǎn)品等同侵權(quán)。SMC 公司辯稱，F(xiàn)esto 公司通過(guò)修正案縮小了自己的專利申請(qǐng)范圍，排除了它的等同內(nèi)容。換句話說(shuō)，F(xiàn)esto 公司最初起草的專利申請(qǐng)要求足夠?qū)挿?，涵蓋SMC 公司設(shè)備的各個(gè)元素，但隨后通過(guò)修改縮小了范圍，只要求兩個(gè)單向密封環(huán)和一個(gè)可磁化套筒。因此，經(jīng)修訂的權(quán)利要求書將單個(gè)雙向密封環(huán)和不可磁化套筒排除于專利之外。禁止反言禁止Festo 公司試圖作為等同物，重新獲取其通過(guò)修正案放棄的主題內(nèi)容。Festo 公司未能證明該修正案是由于與可專利性無(wú)關(guān)的原因而做出的，因此，適用Warner-Jenkinson 原則，應(yīng)當(dāng)被禁止。Festo 公司的回應(yīng)是，可磁化套筒的修改不是針對(duì)任何現(xiàn)有技術(shù)駁回而做出的，禁止反言只適用于為了縮小主題內(nèi)容而作出的修改，禁止反言不適用于為滿足有關(guān)申請(qǐng)形式的要求而作出的修改。14馬薩諸塞州聯(lián)邦地區(qū)法院支持Festo 公司。

法院的裁決是基于這樣一個(gè)前提，即禁止反言只產(chǎn)生于為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出的修改，法院認(rèn)定SMC 公司侵犯了Festo 公司的專利。SMC公司向聯(lián)邦巡回法院提出上訴，上訴法院根據(jù)等同原則，認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。隨后，SMC 公司向最高法院提出了訴訟請(qǐng)求。15 最高法院以“再次處理兩個(gè)專利法概念，即等同原則和禁止反悔規(guī)則的關(guān)系”為由，批準(zhǔn)了調(diào)卷令。美國(guó)最高法院撤銷了這一判決，并將其還押候?qū)?。在還押候?qū)徠陂g，聯(lián)邦巡回法院全庭受理此案，以解決最高法院在Warner-Jenkinson Co. v. Hilton DavisChemical Co. （520 U.S. 17， 137 L. Ed. 2d 146， 117 S.Ct. 1040（1997）一案中所作出的有關(guān)等同原則的裁決所遺留下來(lái)的某些問題。具體而言，聯(lián)邦巡回法院要求全庭回答如下五個(gè)問題：

1. 在Warner-Jenkinson 案案中， 為了確定對(duì)權(quán)利要求的修改是否產(chǎn)生了禁止反言，需要“與可專利性有關(guān)的重要原因”，“可專利性”僅限于為克服現(xiàn)有技術(shù)而作出的修改，還是指影響專利頒發(fā)的任何原因，即修正案是否僅由“與可專利性有關(guān)的實(shí)質(zhì)性原因”引起的？

2. 根據(jù)Warner-Jenkinson 案的判決，一個(gè)“自愿的”修改?不是審查員要求的，或者是在審查員出于明確的理由拒絕后做出的?是否應(yīng)該適用禁止反悔？

3. 如果一項(xiàng)修改產(chǎn)生了禁止反悔，根據(jù)Warner-Jenkinson 的判決，在等同原則下，被這樣修改的權(quán)利要求可適用什么等同范圍？

4. 援引Warner-Jenkinson 案的禁止反言推定，當(dāng)“沒有對(duì)權(quán)利要求修改的解釋成立”時(shí)，在等同原則下，對(duì)如此修改的權(quán)利要求內(nèi)容，可適用的等同物范圍是什么？當(dāng)對(duì)一項(xiàng)專利申請(qǐng)進(jìn)行縮小修正的原因尚不清楚時(shí)，是否可以適用等同原則？

5. 本案中的侵權(quán)判決是否會(huì)違反Warner-Jenkinson 的要求，即等同原則的應(yīng)用是否“允許有如此廣泛的發(fā)揮”，換句話說(shuō)，在Warner-Jenkinson 案之后，這樣的侵權(quán)判決是否構(gòu)成"所有要素規(guī)則" ？ 16

針對(duì)問題1，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為“與可專利性有關(guān)的實(shí)質(zhì)性理由”不限于克服現(xiàn)有技術(shù)，還包括與專利的法定要求有關(guān)的其他理由。因此，與專利的法定要求有關(guān)的任何原因而縮小權(quán)利要求的范圍的修正案，即使與現(xiàn)有技術(shù)無(wú)關(guān)，都將導(dǎo)致禁止反悔?！盀闈M足專利法的任何要求而做出的縮小修正可能會(huì)導(dǎo)致禁止反悔?！?7盡管禁止反悔最常發(fā)生在為避免現(xiàn)有技術(shù)而作的修正中，但法院沒有發(fā)現(xiàn)為其他目的而作的修正不能也援引禁止反悔的理由。

針對(duì)問題2，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為“自愿的”修改應(yīng)與其他修改同等對(duì)待；因此，任何縮小權(quán)利要求的范圍的自愿修改，都會(huì)導(dǎo)致對(duì)修改后的權(quán)利要求內(nèi)容的禁止反悔。自愿的修改和專利局要求的修改都向公眾發(fā)出信號(hào)，表明已經(jīng)放棄了特定的主題。因此，聯(lián)邦巡回法院將禁止反言適用于自愿的權(quán)利要求修改的理由，是基于專利權(quán)利要求的公示功能。

針對(duì)問題3，本問題是本案裁決中最有爭(zhēng)議的部分。聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，當(dāng)權(quán)利要求的修改對(duì)其內(nèi)容產(chǎn)生了禁止反悔時(shí)，應(yīng)當(dāng)完全禁止對(duì)該權(quán)利要求適用等同原則。在Warner-Jenkinson 一案中，法院更多地將注意力集中在禁止反悔產(chǎn)生的情況上，而不是在禁止反悔存在的情況下，可能存在等同技術(shù)的范圍。法院認(rèn)為完全禁止將更好地實(shí)現(xiàn)促進(jìn)專利法確定性的重要目標(biāo)，維護(hù)專利權(quán)利要求的公示功能，并使縮小范圍的修正案作為放棄主題產(chǎn)生效果。因此，法院承認(rèn)，它所采用的完全禁止原則與Warner-Jenkinson 一案中支持靈活禁止方法的先例相沖突。18 完全禁止限制了等同理論，使權(quán)利要求的范圍更加具體可辨，并對(duì)權(quán)利要求的公示功能給予了更大的尊重。

針對(duì)問題4，如果沒有對(duì)權(quán)利要求的修改作出解釋，那么修改后的權(quán)利要求要素就沒有等同技術(shù)的范圍了。聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，這個(gè)問題已經(jīng)由Warner-Jenkinson 直接回答：當(dāng)不能確定一項(xiàng)修正案的理由時(shí)，就沒有等同原則可用。19針對(duì)問題5，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為不需要討論這個(gè)問題，其原因在于聯(lián)邦巡回法院需要把“所有要素”規(guī)則的討論留待以后。鑒于聯(lián)邦巡回法院對(duì)全席問題的回答，F(xiàn)esto 公司的修正案縮小了申請(qǐng)權(quán)利要求的范圍，并且Festo 公司未能對(duì)與可專利性無(wú)關(guān)的修改作出解釋，修改后的權(quán)利要求無(wú)權(quán)獲得任何等同范圍。對(duì)于修改后的權(quán)利要求，沒有等同原則的適用，因此侵權(quán)判決必須被推翻。Festo 公司并沒有確定添加密封圈元素的修改是出于與可專利性無(wú)關(guān)的原因。鑒于這一專利申請(qǐng)歷史，F(xiàn)esto公司無(wú)法確定添加一對(duì)密封圈元素的修改是出于與專利性無(wú)關(guān)的原因。因此，該修正案產(chǎn)生了禁止反悔。在這些情況下，修改后的權(quán)利要求無(wú)權(quán)獲得任何等同原則保護(hù)，不能被認(rèn)定等同侵權(quán)。法院的結(jié)論是，適用完全禁止標(biāo)準(zhǔn)將有助于“促進(jìn)侵權(quán)案件判決的確定性”。20

在該案中，法院駁回了Warner-Jenkinson 案的論點(diǎn)，Warner-Jenkinson 的判決， 將責(zé)任放在專利持有人身上，以確定在專利申請(qǐng)期間所要求的修改的原因。在Festo 案中，最高法院表示，法院將必須決定修改的理由是否足以克服禁止反悔，并將其作為適用禁止反悔的理由。法院還指出，“在沒有任何解釋的情況下，法院應(yīng)假定專利申請(qǐng)人有與可專利性有關(guān)的實(shí)質(zhì)性理由，修改權(quán)利要求”。“如果專利權(quán)人證明在專利申請(qǐng)過(guò)程中所要求的修改具有與可專利性無(wú)關(guān)的目的，法院必須考慮該目的，以決定是否排除禁止反悔?！比绻皩＠钟腥藷o(wú)法確定這樣的目的，法院應(yīng)假定可以適用禁止反言?！痹贔esto 案中，聯(lián)邦巡回法院背離了美國(guó)最高法院在Warner-Jenkinson 案中的判例和它自己長(zhǎng)期以來(lái)的既定做法，即采用“靈活的禁止”方法來(lái)確定專利權(quán)人是否被禁止反言。法院采用了更為嚴(yán)格的“完全禁止”的方法來(lái)確定禁止反悔。這種“完全禁止”的方法大大限制了專利權(quán)人根據(jù)等同原則獲得保護(hù)的能力。21Festo的判決有利于潛在的競(jìng)爭(zhēng)者，而不利于最初的創(chuàng)新者。22 這一判決代表著聯(lián)邦巡回上訴法院在平衡專利權(quán)人與其潛在競(jìng)爭(zhēng)者利益方面的做法發(fā)生了翻天覆地的變化。23 專利權(quán)利要求書的“公示功能”已變得“至關(guān)重要”，這一判決建立了“促進(jìn)專利法的確定性”的規(guī)則。24

根據(jù)Festo 的多數(shù)意見，專利權(quán)人必須證明權(quán)利要求書內(nèi)容的修改是出于與專利性無(wú)關(guān)的原因；如果專利權(quán)人沒有承擔(dān)這一責(zé)任，那么就禁止適用等同原則。25 在Festo 案中，法院采用了一個(gè)可反駁的推定，即“為滿足專利法的任何要求而進(jìn)行的縮小范圍的修正，可能都會(huì)引起禁止反言”，該推定要求專利權(quán)人證明該修正并沒有放棄有關(guān)的特定等同技術(shù)。

專利權(quán)人放棄的差異必須被視為是實(shí)質(zhì)性的，因此必須對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的解釋。26“如果不是這樣，發(fā)明人可能會(huì)逃避美國(guó)專利局的把關(guān)作用，并在侵權(quán)訴訟中試圖奪回作為獲得專利的條件而放棄的主題。法院告誡說(shuō)，不應(yīng)允許專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中爭(zhēng)論比他們?cè)诿绹?guó)專利商標(biāo)局通過(guò)修改提出的或美國(guó)專利商標(biāo)局拒絕的更廣泛的權(quán)利要求?！?7聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，Warner-Jenkinson 案的靈活做法對(duì)等同的范圍造成了很大的不確定性。專利權(quán)人會(huì)在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上劃出低于現(xiàn)有技術(shù)的界限，而不受禁止反悔的影響。Festo 案法院裁決的重要價(jià)值在于，實(shí)施縮小修正，保證了專利申請(qǐng)的公示功能以及專利授權(quán)結(jié)果的確定性。因此，完全禁止做法不同于靈活做法，提供的確定性使公眾知道在被縮小的專利的確切范圍。28

（三）小結(jié)

最高法院對(duì)Festo 案的判決比法院之前對(duì)Warner-Jenkinson 案的判決更具指導(dǎo)意義，理由是禁止反悔的靈活性判斷的好處被公眾在通知和確定權(quán)利要求方面的利益損失所抵消。29Festo案中闡述了對(duì)禁止反悔的“完全禁止”概念，F(xiàn)esto 判決中的法律規(guī)則可以這樣表述： 每當(dāng)專利要求通過(guò)修改來(lái)確保專利的范圍縮小時(shí)，禁止反悔適用，無(wú)論要求修改的原因是什么。當(dāng)禁止反悔適用時(shí)，推定禁止所有與修正專利申請(qǐng)相對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。然而，專利權(quán)人可以反駁這種假設(shè)，證明所謂的等同物對(duì)于技術(shù)熟練的人來(lái)說(shuō)是不可預(yù)見的。因此，決定禁止反悔是否適用的門檻問題是，“修正案是否縮小了權(quán)利要求？”而不是“修正案的目的是什么？”30法院強(qiáng)調(diào)說(shuō)，專利權(quán)人對(duì)美國(guó)專利商標(biāo)局駁回的答復(fù)應(yīng)被“嚴(yán)格解釋為對(duì)發(fā)明人不利，對(duì)公眾有利。”“為了獲得專利，專利權(quán)人在縮小其權(quán)利要求后……不得通過(guò)解釋或訴諸等同物理論，使權(quán)利要求具有更大的范圍。”當(dāng)專利申請(qǐng)者在專利申請(qǐng)過(guò)程中縮小了權(quán)利要求的范圍時(shí)，就放棄了所有的等同。" 如果不是這樣，發(fā)明人可能會(huì)逃避美國(guó)專利局的把關(guān)作用，并在侵權(quán)訴訟中試圖奪回作為獲得專利的條件而放棄的權(quán)利要求。31

在Festo 案后，專利代理人在起草申請(qǐng)時(shí)應(yīng)該非常小心，在申請(qǐng)過(guò)程中，所有縮小專利權(quán)利要求范圍的修正，或改變申請(qǐng)以符合專利的法定要求之一，都將產(chǎn)生禁止反悔。這種禁止反言將適用于所有的修改，即使申請(qǐng)人沒有說(shuō)明修改的理由，或者提交的修改“不是專利審查員要求的，也不是為了回應(yīng)專利申請(qǐng)被駁回而作出的?！?2

為了避免使用等同原則并減少禁止反言的可能性，申請(qǐng)人在起草權(quán)利要求時(shí)應(yīng)著眼于字面侵權(quán)，權(quán)利要求的起草將需要更高的可預(yù)見性。申請(qǐng)人和從業(yè)人員在起草最初的權(quán)利要求時(shí)，需要考慮在起草獨(dú)立或從屬權(quán)利要求時(shí)要有更高的預(yù)見性，因?yàn)樾薷钠渲腥魏我豁?xiàng)都可能影響等同的范圍，并在無(wú)意中導(dǎo)致適用禁止反悔。33

三、禁止反悔判斷方法

為了決定一項(xiàng)權(quán)利要求的修改是否導(dǎo)致禁止反悔，法院首先必須確定在專利申請(qǐng)期間專利權(quán)人的修改是否縮小了權(quán)利要求的字面范圍。34 在評(píng)價(jià)修改一項(xiàng)專利申請(qǐng)的理由是否與現(xiàn)有技術(shù)無(wú)關(guān)時(shí)，只應(yīng)依靠專利申請(qǐng)記錄，但有時(shí)可以引入專家證詞，以協(xié)助解釋專利申請(qǐng)記錄。35

禁止反悔判斷方法如下：

1. 調(diào)查的第一步是確定在專利申請(qǐng)期間專利權(quán)人的修改是否縮小了權(quán)利要求的字面范圍。36

（1） 如果字面范圍沒有通過(guò)修改而縮小，那么禁止反悔就不適用。

（2）如果字面范圍是通過(guò)修改而縮小的，那么法院必須繼續(xù)調(diào)查，該修正是否與可專利性有實(shí)質(zhì)性關(guān)系。法院審查專利申請(qǐng)的歷史，以確定縮小修正案的理由。

2. 如果專利申請(qǐng)的歷史沒有顯示修改是否與可專利性有實(shí)質(zhì)性的關(guān)系，那么可以推定有實(shí)質(zhì)性的原因，但可以進(jìn)行反駁；如果反駁成功，那么禁止反悔就不適用。只有那些不是由于與可專利性有關(guān)的原因而作出的專利申請(qǐng)修正，以及那些從申請(qǐng)歷史中明顯的非縮小性修正，才不會(huì)引起禁止反言。任何反駁的證據(jù)都僅限于專利申請(qǐng)記錄中所記載的證據(jù)。

3. 如果法院發(fā)現(xiàn)與可專利性有關(guān)的實(shí)質(zhì)性理由，那么法院需要繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查，法院會(huì)推定被修改的等同技術(shù)都被放棄了，但可以反駁。如果可以證明某個(gè)特定的等同技術(shù)沒有被放棄，那么在這種情況下，禁止反悔就不適用。

專利權(quán)人可以使用如下三種情況提出反駁意見：

（1）有爭(zhēng)議的特定等同技術(shù)在修改時(shí)是一個(gè)合理的申請(qǐng)人所不能預(yù)見的；（2）作出該修正的理由與有關(guān)的等同技術(shù)“沒有更多的聯(lián)系”；

（3）有其他原因使專利權(quán)人不能合理地預(yù)期已經(jīng)描述了等同替代權(quán)利要求。

如果該推定沒有被成功反駁，則適用禁止反悔，并禁止對(duì)等同原則的適用。37 最后，如果修改的原因與可專利性有關(guān)，那么適用禁止反悔，調(diào)查轉(zhuǎn)向禁止反悔的范圍。38

四、禁止反悔的理由

確定專利申請(qǐng)修改是否產(chǎn)生了禁止反悔，存在著諸多的理由。法院認(rèn)為，修改權(quán)利要求的理由是決定是否應(yīng)阻止專利持有人主張等同原則的關(guān)鍵。39“在專利申請(qǐng)過(guò)程中任何交出權(quán)利要求的行為，無(wú)論交出權(quán)利要求的理由是什么，都排除了對(duì)放棄的權(quán)利要求的收回”。適用禁止反悔原則的理由如下：

1. 可專利性

“當(dāng)為滿足可專利性的任何要求而做出的修改縮小了專利的范圍時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)禁止反言?！被谂c可專利性相關(guān)的任何理由的權(quán)利要求修改，都可能導(dǎo)致禁止反悔。40“與可專利性有關(guān)”的修正應(yīng)理解為：為避免現(xiàn)有技術(shù)所作的修正，以及為滿足美國(guó)專利法第112 條的要求所作的修正，而什么是克服禁止反言的充分理由應(yīng)根據(jù)案件的具體事實(shí)來(lái)確定。每個(gè)案例都必須單獨(dú)分析，從而有助于保護(hù)專利申請(qǐng)人的利益，并通過(guò)一個(gè)靈活、公平的判斷，防止任意適用禁止反悔原則。41

在沒有相反證據(jù)的情況下，假設(shè)專利商標(biāo)局有“與可專利性有關(guān)的實(shí)質(zhì)性理由”的要求而進(jìn)行修改，從而觸發(fā)了禁止反悔的適用。法院認(rèn)為，證明一項(xiàng)修正案不是為了可專利性的目的的責(zé)任應(yīng)放在發(fā)明人身上。因此，假設(shè)專利申請(qǐng)被修改是出于“與可專利性相關(guān)的實(shí)質(zhì)性原因”，發(fā)明人可以反駁這一假設(shè)，“證明在修改時(shí)，不能合理地期望一個(gè)技術(shù)熟練的人修改了權(quán)利要求書，系出于與可專利性相關(guān)的理由?！?2

禁反言產(chǎn)生于“為獲得專利”或“為確保專利”所需的縮小范圍的修正。只有當(dāng)修改是為了獲得專利，才會(huì)產(chǎn)生禁止反悔?！敖狗椿诳勺鳛榍謾?quán)抗辯，但如果專利持有人證明專利申請(qǐng)期間要求的修改具有與可專利性無(wú)關(guān)的目的，法院必須考慮該目的，以決定是否排除禁止反悔。”“與可專利性有關(guān)的實(shí)質(zhì)性理由”不限于克服現(xiàn)有技術(shù)，還包括與專利的法定要求有關(guān)的其他理由。首先，“由于與專利的法定要求相關(guān)的任何原因而做出的縮小性修改，都將導(dǎo)致對(duì)修改后的權(quán)利要求內(nèi)容適用禁止反悔?！钡诙?，“出于與專利的法定要求相關(guān)的原因而縮小權(quán)利要求范圍的自愿修改將導(dǎo)致對(duì)修改后的權(quán)利要求適用禁止反悔。”第三，當(dāng)一項(xiàng)權(quán)利要求修改的解釋無(wú)法成立時(shí)，該被修改的權(quán)利要求要件就不能適用等同原則。因此，如果修改是滿足專利性要求所必需的，如果沒有該修正案，申請(qǐng)人將不會(huì)獲得任何專利，才構(gòu)成為獲得專利的修改。

（1）現(xiàn)有技術(shù)

為區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)而做出的修改，這是與可專利性有關(guān)修改的最常見原因。為避免因與現(xiàn)有技術(shù)沖突被駁回而作出的修正，在禁止反悔的法理中占有重要地位。43

禁止反悔“最常出現(xiàn)在為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出的修改的情況下?！苯狗椿谶m用于克服現(xiàn)有技術(shù)所必需的修改，修改的原因是改變了權(quán)利要求以避免與現(xiàn)有技術(shù)相沖突。“專利局要求進(jìn)行更改，是因?yàn)樯暾?qǐng)的權(quán)利要求通常包含在現(xiàn)有技術(shù)中，與現(xiàn)有技術(shù)出現(xiàn)沖突?！?4 如果在申請(qǐng)專利時(shí)，因?yàn)榇嬖诂F(xiàn)有技術(shù)而導(dǎo)致修改權(quán)利要求，這樣的權(quán)利要求不應(yīng)該擴(kuò)展到包含與該權(quán)利要求相關(guān)的等同技術(shù)，因?yàn)樵谛薷牡臋?quán)利要求時(shí)，該技術(shù)已經(jīng)為專利權(quán)人和公眾所知。45

為了將原告的專利申請(qǐng)要求與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)分開來(lái)，原告在書面記錄中提出修改，最終導(dǎo)致審查員接受了一個(gè)范圍更窄的專利申請(qǐng)要求。如果這種寬泛的權(quán)利要求被否定，而用一個(gè)更窄的權(quán)利要求代替，專利權(quán)人將不再將被批準(zhǔn)修改后的權(quán)利要求與那些被拒絕的權(quán)利要求等同。

（2）自愿修改

禁止反悔的作用在于強(qiáng)化專利的公告功能。如果專利權(quán)人為了回應(yīng)審查員的反對(duì)，自愿縮小權(quán)利要求以獲得專利，那么這是在向公眾發(fā)出一個(gè)明確的信號(hào)，即放棄了縮小權(quán)利要求的字面含義之外的領(lǐng)域。因此，自愿修改也可以引起禁止反悔。

“自愿的”專利申請(qǐng)修改與其他專利申請(qǐng)修改同等對(duì)待，任何出于與專利的法定要求相關(guān)的原因而縮小權(quán)利要求范圍的自愿修改，都會(huì)對(duì)修改后的權(quán)利要求內(nèi)容產(chǎn)生禁止反悔?！叭魏纬鲇谂c專利的法定要求有關(guān)的原因而縮小權(quán)利要求范圍的自愿修正，將導(dǎo)致起訴對(duì)修改后的權(quán)利要求內(nèi)容的禁止反悔?！?/p>

（3）改寫性修改

在Deering Precision Instruments， L.L.C. v.Vector Distribution Systems， Inc. 96 和RanbaxyPharmaceuticals， Inc. 訴Apotex， Inc. 一案中，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，將從屬權(quán)利要求改寫成獨(dú)立形式，可以推定適用禁止反悔。

“如果將從屬權(quán)利要求改寫成獨(dú)立的形式，同時(shí)取消原來(lái)的獨(dú)立權(quán)利要求，構(gòu)成了縮小的修正，就會(huì)適用禁止反悔?！睘榱藵M足專利法的任何要求而將附屬權(quán)利要求改寫為獨(dú)立形式，進(jìn)行的縮小修改，可能會(huì)產(chǎn)生禁止反悔。將從屬權(quán)利要求改寫為獨(dú)立形式，可能會(huì)產(chǎn)生禁止反悔。如果通過(guò)取消原有的獨(dú)立權(quán)利要求，并將從屬權(quán)利要求改寫為獨(dú)立形式，從而縮小了獨(dú)立權(quán)利要求的主題范圍，以確保專利，則重寫權(quán)利要求的范圍保持不變的事實(shí)，并不排除適用禁止反悔。

法院指出，即使改寫后的權(quán)利要求的范圍沒有變化，如果通過(guò)取消原權(quán)利要求并將從屬權(quán)利要求改寫為獨(dú)立形式，獨(dú)立權(quán)利要求中的主題范圍被縮小以確保專利權(quán)，那么禁止反悔也將被適用。46

2. 放棄

如果專利申請(qǐng)記錄顯示在專利申請(qǐng)期間放棄了某主題內(nèi)容，專利權(quán)人將被禁止在訴訟期間適用等同原則。47 要產(chǎn)生禁止反悔，必須表明明確無(wú)誤地放棄了主題。專利權(quán)人如果在專利申請(qǐng)期間放棄了對(duì)某一特定主題的保護(hù)，就不能聲稱競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)放棄的主題的使用，構(gòu)成了對(duì)等同原則的侵犯。48

當(dāng)專利申請(qǐng)歷史會(huì)讓一個(gè)客觀的、知情的觀察者注意到權(quán)利要求不涉及某些主題，以及一個(gè)技術(shù)人員會(huì)理解某些主題是被故意從申請(qǐng)中放棄的，則應(yīng)認(rèn)定為禁反言。如果一個(gè)客觀的觀察者無(wú)法根據(jù)專利申請(qǐng)歷史辨別什么是被放棄的，那么就沒有禁止反言的依據(jù)了。因此，禁止反悔的適用應(yīng)取決于有爭(zhēng)議的主題是否已被申請(qǐng)人明確放棄。49

確定標(biāo)的物是否被放棄的標(biāo)準(zhǔn)是，具有一般技術(shù)水平的人是否能從專利申請(qǐng)歷史中客觀地得出放棄的結(jié)論，“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否會(huì)合理地相信申請(qǐng)人已經(jīng)放棄了相關(guān)標(biāo)的物”。

3. 無(wú)法解釋

當(dāng)專利權(quán)人不能證明權(quán)利要求要素被縮小的原因時(shí)，法院應(yīng)假定權(quán)利要求被修改的原因與可專利性有關(guān)，因此不應(yīng)適用等同原則。如果專利申請(qǐng)歷史和專利權(quán)人都不能說(shuō)明修改的理由，法院就沒有信息來(lái)確定專利申請(qǐng)人放棄了什么主題。在這種情況下，法院必須假設(shè)最壞的情況?申請(qǐng)人放棄了可專利性所要求的等同技術(shù)，由于未知的原因所作的修改將被推定為與專利性有關(guān)的原因所作的修改。50

對(duì)于無(wú)法解釋的修改，無(wú)論在事后看來(lái)它們是否為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出，都應(yīng)適用這種嚴(yán)格的解釋?？s小專利申請(qǐng)修正被假定為與可專利性有關(guān)，除非很明顯它們與可專利性無(wú)關(guān)。無(wú)法解釋的權(quán)利要求修改被視為與可專利性有關(guān)，通常會(huì)引起禁止反言。51

如果修正案是由于非現(xiàn)有技術(shù)的原因而明確提出的，而且這些原因在專利申請(qǐng)記錄中已明確說(shuō)明，則不應(yīng)構(gòu)成禁止反悔。52 如果沒有對(duì)某項(xiàng)權(quán)利要求被修改的原因作出解釋，法院必須假定該權(quán)利要求被修改是出于與可專利性有關(guān)的原因。在無(wú)法作出解釋的情況下，法院應(yīng)假定專利申請(qǐng)人有與可專利性有關(guān)的實(shí)質(zhì)性理由。53 美國(guó)法院的這一延伸判斷，促進(jìn)了有利于保護(hù)公眾的政策關(guān)切，特別是因?yàn)楣娭荒芡ㄟ^(guò)解釋修正案，來(lái)認(rèn)識(shí)專利權(quán)利要求，從而判斷是否適用禁止反悔。54

五、禁止反悔的抗辯

美國(guó)法院認(rèn)為，如果專利權(quán)人縮小了修正案的范圍，則應(yīng)推定專利權(quán)人已經(jīng)放棄了與修正后的權(quán)利要求限制有關(guān)的所有等同技術(shù)，專利權(quán)人要承擔(dān)“證明該修正案沒有放棄有關(guān)的特定等同技術(shù)的責(zé)任”。55 在Warner-Jenkinson 一案中，最高法院宣布，專利權(quán)人有責(zé)任反駁這樣一種假設(shè)，即修改是出于“非與可專利性有關(guān)的實(shí)質(zhì)性原因”。56

專利所有人可以通過(guò)三種方式中的任何一種來(lái)反駁。專利權(quán)人可以通過(guò)證明以下幾點(diǎn)來(lái)克服這一推定：一是有爭(zhēng)議的特定等同技術(shù)在修改時(shí)是一個(gè)合理的申請(qǐng)人所不能預(yù)見的；二是作出該修正的理由與有關(guān)的等同技術(shù)“沒有更多的聯(lián)系”；三是有其他原因使一個(gè)合理的申請(qǐng)人不能被期望描述了指控的等同技術(shù)，不能合理地預(yù)期專利權(quán)人已經(jīng)描述了有關(guān)的等同替代權(quán)利要求。與Warner-Jenkinson 推定一樣，F(xiàn)esto 案也將證明責(zé)任放在了專利權(quán)人身上，以證明禁止反悔不應(yīng)適用，使專利權(quán)人從一開始就處于守勢(shì)。修改必須“明確無(wú)誤地表明放棄了主題”，模棱兩可的修改是不夠的。這些修改必須清晰表達(dá)了發(fā)明人的立場(chǎng)，限制了專利權(quán)人的權(quán)利要求范圍。57

專利權(quán)人承擔(dān)責(zé)任，證明在專利申請(qǐng)期間需要修改的理由。隨后，法院將決定該理由是否足以克服禁止反悔，以判斷是否適用等同原則。58 當(dāng)專利權(quán)人未能為權(quán)利要求修改提出理由時(shí)，推定的適用禁止反悔規(guī)則才適用。59 因此，如果因?yàn)闆]有解釋而導(dǎo)致禁止反悔，那么就是不公平的。60

Warner-Jenkinson 案的裁決確立了一種可反駁的推定，即如果在專利申請(qǐng)記錄中沒有出現(xiàn)對(duì)修改理由的解釋，法院應(yīng)假定修改是為了獲得專利，因此應(yīng)適用禁止反言。專利所有人有責(zé)任反駁該假設(shè)，說(shuō)明為什么修改不應(yīng)被視為放棄特定的等同技術(shù)。61

如果從檔案歷史中找不到對(duì)權(quán)利要求的某一特定內(nèi)容進(jìn)行修改的明顯理由，那么專利所有人就有責(zé)任證明，對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行修改不是為了可專利性。專利權(quán)人要證明等同技術(shù)沒有在發(fā)布的專利權(quán)利要求書中描述過(guò)。62 專利權(quán)人應(yīng)該證明，經(jīng)修正的權(quán)利要求沒有交出有關(guān)等同技術(shù)的特征?！叭绻麑＠麢?quán)人證明在專利申請(qǐng)期間的修改有與專利性無(wú)關(guān)的目的，法院必須考慮該目的，以決定是否排除禁止反言?！?3

如果專利權(quán)人能夠證明該要件被修改的原因與可專利性無(wú)關(guān)，那么不妨礙等同原則的適用。因此，在專利申請(qǐng)過(guò)程中所作的修改應(yīng)嚴(yán)格解釋為不利于專利權(quán)人。64 將這一負(fù)擔(dān)加在專利權(quán)人身上，根據(jù)托馬斯大法官的分析，這賦予了“適當(dāng)尊重權(quán)利要求書在定義發(fā)明和向公眾公示方面的作用”。65 要求專利權(quán)人證明縮小修改與可專利性無(wú)關(guān)，是在禁止反悔和等同原則之間的適當(dāng)平衡。

1. 不可預(yù)見的技術(shù)

等同學(xué)說(shuō)的一個(gè)主要理由是要容納后發(fā)技術(shù)。法院將后發(fā)技術(shù)定義為專利頒發(fā)時(shí)不為人知的等同技術(shù)。在先發(fā)明通常受到后發(fā)技術(shù)的侵犯，因此往往依靠等同原則進(jìn)行侵權(quán)保護(hù)，將等同原則適用于后發(fā)技術(shù)。66 等同原則的主要目的是保護(hù)專利權(quán)人免受后發(fā)技術(shù)的傷害，后發(fā)技術(shù)屬于專利起草者無(wú)法預(yù)測(cè)和解釋的技術(shù)的等同性替代品。

禁止反悔并不是完全的、不可逾越的障礙，“專利權(quán)人可以反駁，在修正時(shí)，不可能合理地期望一個(gè)精通該技術(shù)的人起草了一份從字面上包含不可預(yù)見的后發(fā)等同技術(shù)的權(quán)利要求書。”67因此，對(duì)專利起草時(shí)還不為人知的技術(shù)，專利權(quán)人可以適用等同原則。

專利申請(qǐng)人不能放棄權(quán)利要求書修改時(shí)尚不可知的主題。在申請(qǐng)專利時(shí)不知道因而不可能放棄的后發(fā)技術(shù)，由于權(quán)利要求書的含義在發(fā)布日就已確定，因此專利權(quán)人可以使用等同技術(shù)原則，以保護(hù)自己不受后發(fā)技術(shù)的影響。68專利權(quán)人應(yīng)該能夠根據(jù)等同原則對(duì)后發(fā)技術(shù)提起侵權(quán)訴訟。

專利權(quán)人如果要保護(hù)自己免受后發(fā)技術(shù)的傷害，就需要等同原則。如果發(fā)明屬于可預(yù)測(cè)的技術(shù)，發(fā)明者不能適用等同原則，但不可預(yù)測(cè)的發(fā)明將依然可以適用于等同原則。69 這種靈活的方法使法院有機(jī)會(huì)確定專利權(quán)人是否可以起訴后發(fā)技術(shù)，即使是在專利權(quán)人進(jìn)行了縮小修改。70

如果等同技術(shù)是“后來(lái)開發(fā)的" 或在修改時(shí)“不為相關(guān)技術(shù)所知"，則等同技術(shù)“通常是不可預(yù)見的"。相比之下，舊技術(shù)更有可能是可預(yù)見的。71 只要通過(guò)修改從縮小的權(quán)利要求中排除的原權(quán)利要求中披露的主題是普通技術(shù)人員可以識(shí)別的，該主題就被貢獻(xiàn)給了公眾，同時(shí)也被放棄了。當(dāng)本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠“識(shí)別出已經(jīng)公開但未被要求的主題”時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生這種奉獻(xiàn)。72“專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，證明該修正案沒有放棄特定等同技術(shù)?！痹趯＠暾?qǐng)時(shí)不知道該特定等同技術(shù)的情況下，修改顯然不會(huì)被視為放棄了不可預(yù)見的等同技術(shù)?！皩＠麢?quán)人必須證明，在修訂時(shí)，不能合理地期望普通技術(shù)人員起草了一份權(quán)利要求書，該權(quán)利要求書從字面上包含了不可預(yù)見的等同技術(shù)?！边@表明，禁止反悔將嚴(yán)重限制在專利申請(qǐng)期間對(duì)專利權(quán)利要求書進(jìn)行縮小修改的專利權(quán)人可預(yù)見的等同技術(shù)。73 專利持有人可以通過(guò)證明所謂的等同技術(shù)“在申請(qǐng)時(shí)不可預(yù)見”來(lái)反駁這一推定。

如果在授予之日還沒有等同的權(quán)利要求并且在當(dāng)時(shí)不能合理地預(yù)見，那么專利法將允許專利權(quán)人在等同原則下擴(kuò)展。申請(qǐng)人不能放棄在權(quán)利要求修改時(shí)不存在的東西，即后發(fā)技術(shù)。由于后發(fā)技術(shù)在專利申請(qǐng)過(guò)程中并不存在，申請(qǐng)人不可能知道，更不可能放棄。權(quán)利要求的縮小不應(yīng)涉及后發(fā)技術(shù)，后發(fā)技術(shù)不可能在獲得專利期間被放棄，因?yàn)樗€不存在。因此，適用禁止反悔來(lái)禁止后發(fā)技術(shù)的等同原則是不合邏輯的。

“在修正案實(shí)施時(shí)，等同物是不可預(yù)見的”，這提出了一種客觀的探究，詢問“在修正案實(shí)施時(shí)，具有一般技術(shù)的人是否不可預(yù)見等同技術(shù)?！焙蟀l(fā)技術(shù)通常是不可預(yù)見的，因此不能適當(dāng)禁止反悔，從而排除該等同技術(shù)。因此，在權(quán)利要求修正時(shí)的技術(shù)中必須是已存在的可預(yù)見的等同技術(shù)。74

關(guān)于不可預(yù)見后發(fā)技術(shù)的等同情況，進(jìn)行客觀調(diào)查是適當(dāng)?shù)??？深A(yù)見性問題本質(zhì)上是高度事實(shí)性的，需要專家就修正時(shí)的技術(shù)狀況和當(dāng)時(shí)的普通技能水平提供證詞。75

2. 表達(dá)性修改

只有“真正表達(dá)性的”修正案才不會(huì)適用禁止反悔，因?yàn)檫@樣的修正案沒有以任何方式縮小權(quán)利要求。76 對(duì)一項(xiàng)權(quán)利要求所作的“僅僅是表達(dá)上的改變，其含義基本上相同”的改變不應(yīng)阻止等同性侵權(quán)判決。因此，表達(dá)性修正案不會(huì)引起禁止反悔。

如果修正案沒有縮小權(quán)利要求，只是澄清權(quán)利要求的語(yǔ)言，禁止反悔將不適用。當(dāng)修改是為了符合有關(guān)專利申請(qǐng)形式的要求時(shí)，則不應(yīng)適用禁止反言。根據(jù)Warner-Jenkinson 推定，縮小范圍的權(quán)利要求修改被推定為與可專利性有關(guān)，除非它們顯然不是。這樣一來(lái)，只有那些明顯不是出于與專利性有關(guān)的原因而進(jìn)行的表達(dá)性權(quán)利要求修改才可以避免適用禁止反言。77

權(quán)利要求書修改實(shí)際上分為三種類型：（1）與可專利性無(wú)關(guān)的原因，（2）與可專利性相關(guān)的原因，以及（3）目的不明的原因。不明原因的權(quán)利要求修改歸入為確保專利而進(jìn)行的權(quán)利要求修改的類別。因此，唯一不受禁反言影響的縮小的權(quán)利要求書修正案是那些不是由于與專利性相關(guān)的原因而做出的。78

傳統(tǒng)上，并不是每一個(gè)權(quán)利要求的修改都重要到可以適用禁止反悔。一般來(lái)說(shuō)，沒有與專利授權(quán)相關(guān)的權(quán)利要求修改并不引起禁止反言，與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別無(wú)關(guān)的權(quán)利要求修改不一定會(huì)牽涉到禁止反悔。這樣的修改通常只有在顯示出明確無(wú)誤地放棄權(quán)利要求主題時(shí)，才會(huì)導(dǎo)致禁止反言。79

專利局可能要求申請(qǐng)人澄清一個(gè)含糊的術(shù)語(yǔ)，改進(jìn)一個(gè)外來(lái)詞的翻譯，或者將一個(gè)從屬權(quán)利要求重寫為一個(gè)獨(dú)立的權(quán)利要求。在這些情況下，作出修改只是為了澄清權(quán)利要求的語(yǔ)言，而不是出于可專利性的原因，申請(qǐng)人并沒有放棄權(quán)利要求的意圖，因此不應(yīng)被適用禁止反悔原則。

六、中國(guó)的做法

我國(guó)專利法中也規(guī)定了禁止反悔制度，相比于美國(guó)的禁止反悔制度，還存在著一些欠缺和問題，通過(guò)移植美國(guó)的法律制度可以進(jìn)一步完善我國(guó)的禁止反悔制度，促使我國(guó)專利制度的完善。我國(guó)禁止反悔理論和法律規(guī)范，存在的問題如下：

（一）判斷程序

我國(guó)專利法還欠缺禁止反悔的判斷程序，即法院通過(guò)何種程序最終確定是否適用禁止反悔。在確定禁止反悔時(shí)，使用何種證據(jù)，是否需要引入專家證人輔助等情況，都應(yīng)當(dāng)予以明確。

按照美國(guó)專利法的做法，如果該修正是縮小范圍的，那么法院必須確定該修正是否與可專利性有實(shí)質(zhì)性關(guān)系。法院審查專利申請(qǐng)的歷史，以確定縮小修正案的理由。在評(píng)價(jià)修改一項(xiàng)專利申請(qǐng)的理由是否與指稱的等同技術(shù)無(wú)關(guān)時(shí)，只應(yīng)依靠專利申請(qǐng)記錄，但有時(shí)可以引入專家證詞，以協(xié)助解釋專利申請(qǐng)記錄。

我國(guó)專利法欠缺明確的禁止反悔的判斷程序，法院通過(guò)什么流程進(jìn)行判斷，從而認(rèn)定在等同侵權(quán)判定中是否適用禁止反悔理論，應(yīng)該給予專利權(quán)人和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手明確的指導(dǎo)，使雙方當(dāng)事人明確如何運(yùn)用和行使專利權(quán)利要求的修改和禁止反悔抗辯，從而提高專利侵權(quán)訴訟的效率。

（二）修改理由

我國(guó)關(guān)于禁止反悔的理由的規(guī)定，相對(duì)比較簡(jiǎn)單。許多條文規(guī)定的禁止反悔理由，僅限于專利權(quán)人放棄權(quán)利要求。北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第61 條規(guī)定：“被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求中的技術(shù)特征是否等同進(jìn)行判斷時(shí)，被訴侵權(quán)人可以專利權(quán)人對(duì)該等同特征已經(jīng)放棄、應(yīng)當(dāng)禁止其反悔為由進(jìn)行抗辯。禁止反悔，是指在專利授權(quán)或者無(wú)效程序中，專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護(hù)范圍，在侵犯專利權(quán)訴訟中確定是否構(gòu)成等同侵權(quán)時(shí)，禁止權(quán)利人將已放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍?！薄秶?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認(rèn)定指南（試行）》規(guī)定，所謂禁止反悔原則，是指權(quán)利人將專利申請(qǐng)人/ 專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中，通過(guò)修改權(quán)利要求書、說(shuō)明書或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，在侵犯專利權(quán)糾紛案件中反悔，重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍的，管理專利工作的部門不應(yīng)予以支持。如果允許專利權(quán)人在侵權(quán)糾紛處理中通過(guò)主張等同侵權(quán)而將先前放棄的技術(shù)方案再納入到專利權(quán)保護(hù)范圍內(nèi)，將會(huì)由于專利權(quán)人的反悔而損害社會(huì)公眾的利益?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定，專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

實(shí)際上，專利權(quán)人在專利申請(qǐng)期間修改權(quán)利要求的理由不僅限于放棄?！秶?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認(rèn)定指南（試行）》規(guī)定的相對(duì)比較全面一些：在專利授權(quán)、確權(quán)程序中，專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人為了滿足專利授權(quán)的條件而進(jìn)行的修改或意見陳述均可能導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第61 條規(guī)定，專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人限制或者部分放棄的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)是基于克服缺乏新穎性或創(chuàng)造性、缺少必要技術(shù)特征和權(quán)利要求得不到說(shuō)明書的支持以及說(shuō)明書未充分公開等不能獲得授權(quán)的實(shí)質(zhì)性缺陷的需要。因此，我國(guó)專利法關(guān)于禁止反悔原則的規(guī)范，應(yīng)當(dāng)明確專利權(quán)人修改的理由。專利申請(qǐng)期間或者確權(quán)程序中，專利權(quán)人可以為了可專利性的要求，為滿足專利法的任何要求而作出的縮小性修正，規(guī)避現(xiàn)有技術(shù)，或者為了滿足專利授權(quán)的實(shí)質(zhì)條件而修改權(quán)利要求，都會(huì)導(dǎo)致禁止反悔，此外還存在著自愿修改權(quán)利要求的情況。

當(dāng)專利權(quán)人無(wú)法解釋修改的理由，在沒有相反證據(jù)的情況下，應(yīng)當(dāng)假設(shè)專利局有“與可專利性有關(guān)的實(shí)質(zhì)性理由”要求修改，從而觸發(fā)了禁止反悔的適用，并排除了在等同原則下的侵權(quán)裁定。對(duì)于無(wú)法解釋的修改，無(wú)論事后看來(lái)它們是否為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出，都應(yīng)適用這種嚴(yán)格的解釋。在這種情況下，法院必須假設(shè)最壞的情況?申請(qǐng)人放棄了該專利申請(qǐng)要素的所有等同技術(shù)。無(wú)法解釋情況下的假設(shè)的規(guī)定，在我國(guó)專利法規(guī)范上是空白的，因此，也應(yīng)當(dāng)加以補(bǔ)充。

我國(guó)對(duì)于改寫性修改也沒有規(guī)定，如果將從屬權(quán)利要求改寫成獨(dú)立的形式，同時(shí)取消原來(lái)的獨(dú)立權(quán)利要求，構(gòu)成了縮小的修正，就會(huì)適用禁止反悔。顯然，我國(guó)專利法的規(guī)范應(yīng)當(dāng)引進(jìn)美國(guó)的禁止反悔理由加以豐富和完善。

（三）專利權(quán)人的解釋

在Festo 案中，美國(guó)聯(lián)邦巡回法院背離了“靈活的禁止”方法，采用了更為嚴(yán)格的“完全禁止”的方法來(lái)確定禁止反悔。對(duì)任何修正的專利申請(qǐng)內(nèi)容，都強(qiáng)制規(guī)定適用禁止反悔。這種“完全禁止”的方法可以更明確專利的范圍，促進(jìn)專利申請(qǐng)的公示作用的發(fā)揮。80《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認(rèn)定指南（試行）》規(guī)定，對(duì)于因修改而導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍縮小的情形，不論修改的具體原因和動(dòng)機(jī)如何，均可能導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。例如，無(wú)論修改是為了克服新穎性、創(chuàng)造性的缺陷，還是為了克服權(quán)利要求得不到說(shuō)明書支持、權(quán)利要求不清楚等缺陷。無(wú)論修改是專利申請(qǐng)人自行提交的主動(dòng)修改，還是為了克服審查員指出的缺陷而作出的被動(dòng)修改，只要對(duì)權(quán)利要求的范圍作出限縮，并且被審查員所接納，均可以適用禁止反悔原則。這種做法可以更精確地界定專利權(quán)的最終邊界，基本是采用與美國(guó)類似的完全禁止的做法，突出專利授權(quán)的公示作用。

但是我國(guó)專利法欠缺允許專利權(quán)人進(jìn)行解釋的規(guī)定。在專利權(quán)人修改權(quán)利要求之后，如果法院適用禁止反悔，使專利權(quán)人無(wú)法使用等同原則之時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人對(duì)于自己的修改進(jìn)行解釋。專利權(quán)人通常會(huì)辯解稱，權(quán)利要求中不存在不可預(yù)見的技術(shù)，因此對(duì)于在后技術(shù)可以適用等同原則認(rèn)定侵權(quán)。

此外，專利權(quán)人還會(huì)辯解稱，權(quán)利要求的修改僅僅限于字面表達(dá)的修改，并不涉及權(quán)利要求范圍的限縮。專利權(quán)人對(duì)于修改理由進(jìn)行解釋之后，法院再進(jìn)行判斷，是否可以適用禁止反悔原則。一旦發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求的修改，就認(rèn)定存在放棄并且適用禁止反悔，對(duì)于專利權(quán)人是不公平的。只有在權(quán)利人不能說(shuō)明專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人修改專利文件原因的，可以推定其修改是為克服不能獲得授權(quán)的實(shí)質(zhì)性缺陷。應(yīng)該允許專利權(quán)人提出反駁意見：（1）有爭(zhēng)議的特定等同技術(shù)在修改時(shí)是一個(gè)合理的申請(qǐng)人所不能預(yù)見的；（2）作出該修正的理由與有關(guān)的等同技術(shù)“沒有更多的聯(lián)系”；（3）有其他原因使一個(gè)合理的申請(qǐng)人不能被期望描述了等同技術(shù)，專利權(quán)人不能合理地預(yù)期已經(jīng)描述了等同替代權(quán)利要求。

如果專利申請(qǐng)歷史和專利權(quán)人都不能說(shuō)明修改的理由，法院就沒有信息來(lái)確定專利申請(qǐng)人放棄了什么主題?！敖狗椿诳勺鳛榍謾?quán)抗辯，但如果專利持有人證明專利申請(qǐng)期間要求的修改具有與可專利性無(wú)關(guān)的目的，法院必須考慮該目的，以決定是否排除禁止反言?！?/p>

（四）抗辯理由

我國(guó)專利法的規(guī)范還欠缺允許專利權(quán)人對(duì)于禁止反悔的抗辯的規(guī)定。專利權(quán)人的抗辯主要有兩種理由，一是對(duì)于不可預(yù)見的技術(shù)可以提出抗辯。由于后發(fā)技術(shù)在專利申請(qǐng)過(guò)程中并不存在，申請(qǐng)人不可能知道，更不可能放棄。由于權(quán)利要求是在申請(qǐng)日確定的，權(quán)利要求可以縮小，但這種縮小不應(yīng)涉及后發(fā)技術(shù)。后發(fā)技術(shù)不可能在獲得專利期間被放棄，因?yàn)樗€不存在。因此，適用禁止反悔來(lái)禁止后發(fā)技術(shù)的等同原則是不合邏輯的。應(yīng)該詢問“在修正案實(shí)施時(shí)，具有一般技術(shù)的人是否不可預(yù)見等同技術(shù)，”事后產(chǎn)生的技術(shù)通常是不可預(yù)見的，因此不能適當(dāng)禁止反悔，從而排除該等同技術(shù)。因此，在修正時(shí)的技術(shù)中必須存在可預(yù)見的等同技術(shù)。81

另一種抗辯理由是表達(dá)性描述，如果專利修改只限于表達(dá)性修改，只有“真正表達(dá)性的”修正案才不會(huì)援引禁止反言，因?yàn)檫@樣的修正案沒有以任何方式縮小權(quán)利要求。當(dāng)修改是為了符合有關(guān)專利申請(qǐng)形式的要求時(shí)，則不應(yīng)適用禁止反言。

七、結(jié)論

綜上所述，我國(guó)專利法律制度在禁止反悔制度上存在著諸多欠缺和不足之處，需要移植美國(guó)禁止反悔理論，在專利權(quán)人的修改理由、專利權(quán)人解釋和禁止反悔抗辯制度、判斷程序等多方面加以完善，從而完善我國(guó)的禁止反悔理論和法律制度，通過(guò)禁止反悔原則更進(jìn)一步促進(jìn)專利局授予專利權(quán)的公示功能的完善，使社會(huì)公眾更明確專利權(quán)的范圍，促進(jìn)社會(huì)公共利益得到更好的保障。