閆 磊

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局材料工程發(fā)明審查部，北京 100088

現(xiàn)代專利制度下的專利權(quán)，是建立在對(duì)文字表達(dá)之技術(shù)思想上的一定期限內(nèi)的壟斷權(quán)。專利權(quán)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論經(jīng)歷了激勵(lì)理論、對(duì)價(jià)理論和利益平衡理論的演進(jìn)和發(fā)展［1］。目前普遍認(rèn)可的專利制度法律安排的兩個(gè)目的包括激勵(lì)創(chuàng)新和促進(jìn)技術(shù)傳播。激勵(lì)創(chuàng)新主要是通過(guò)授予新的技術(shù)在一定期限內(nèi)的專有壟斷權(quán)，使發(fā)明人能夠獲得超出其付出的成本的收益來(lái)實(shí)現(xiàn)，可以理解為國(guó)家以強(qiáng)制力法定地設(shè)立一項(xiàng)壟斷權(quán)，由壟斷產(chǎn)生的超額利潤(rùn)構(gòu)成經(jīng)濟(jì)尋租空間，促使技術(shù)人員為尋租而不斷投入精力研發(fā)新技術(shù)［2］。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、“復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)”創(chuàng)始人布萊恩· 阿瑟的“技術(shù)自我創(chuàng)生”的觀點(diǎn)，所有技術(shù)的產(chǎn)生或使其成為可能，都源自以前的技術(shù)，技術(shù)是從已有的技術(shù)中產(chǎn)生的，是通過(guò)組合已有技術(shù)而來(lái)的，技術(shù)創(chuàng)生于技術(shù)自身，技術(shù)自身在進(jìn)化［3］。不斷增加的技術(shù)知識(shí)，促進(jìn)技術(shù)的不斷發(fā)展，進(jìn)而增加社會(huì)的總效益，由此完成技術(shù)知識(shí)的傳播。

在激勵(lì)創(chuàng)新和促進(jìn)技術(shù)傳播之間有一項(xiàng)制度起到了有機(jī)連接的作用，就是充分公開制度?！肮_換保護(hù)”是支撐專利制度的普遍觀點(diǎn)，新的技術(shù)大多根植于現(xiàn)有的技術(shù)的演進(jìn)，在激勵(lì)創(chuàng)新的同時(shí)，只有達(dá)到充分公開，才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)的有效傳播。因此，一項(xiàng)技術(shù)是否充分公開，影響著技術(shù)創(chuàng)新的步伐。

一、充分公開制度的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

（一）從產(chǎn)權(quán)制度的角度分析

知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為一項(xiàng)私有產(chǎn)權(quán)，是現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度的一個(gè)重要組成部分。產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心思想是“效益”，即用最少的成本去獲取最大的收益，以價(jià)值最大化方式利用經(jīng)濟(jì)資源。促進(jìn)資源利用效益最大化，要求產(chǎn)權(quán)有明確的邊界，對(duì)產(chǎn)權(quán)更完整的界定將減少不確定性并會(huì)增進(jìn)資源的有效配置與使用［4］。根據(jù)科斯定理，只要交換的交易成本為零，法定權(quán)利的最初分配從效率的角度看是無(wú)關(guān)緊要的。因此，盡可能降低交易成本能更好地促進(jìn)資源的合理配置，而對(duì)于私有產(chǎn)權(quán)而言，只有清晰明確地確定權(quán)利邊界，才能降低可能產(chǎn)生的交易成本，也才能促進(jìn)產(chǎn)權(quán)的最優(yōu)化配置。

（二）從成本和收益的角度分析

從成本和收益的角度來(lái)看，授予專利技術(shù)在一定期限內(nèi)的壟斷權(quán)，使權(quán)利人能夠預(yù)期在未來(lái)一定期間內(nèi)，收回其為開發(fā)某項(xiàng)新技術(shù)而投入的顯性成本以及隱性的機(jī)會(huì)成本，并在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生一定的利潤(rùn)?？梢越频貙?quán)利要求看作是權(quán)利人因取得壟斷權(quán)而產(chǎn)生收益的基礎(chǔ)，而說(shuō)明書由于詳細(xì)記載了專利的實(shí)施方案，可以看作是權(quán)利人投入的成本，依據(jù)收益與成本匹配原則，說(shuō)明書要更好地體現(xiàn)出權(quán)利人投入的成本，也就要求說(shuō)明書盡可能清楚完整。

二、與充分公開相關(guān)的現(xiàn)有規(guī)定

（一）判斷主體

根據(jù)《中華人民共和國(guó)專利法》的規(guī)定，判斷的主體為本領(lǐng)域技術(shù)人員，這是一個(gè)法律上擬制的概念，是一個(gè)假設(shè)的人。引入這樣的概念的目的在于統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，限定判斷主體的知識(shí)和能力，以相同的理解和審查標(biāo)準(zhǔn)看待一項(xiàng)發(fā)明，避免判斷主體的主觀性。

（二）審查相關(guān)規(guī)定

在專利授權(quán)程序中，通常會(huì)將公開不充分的理由落到具備實(shí)操性的五種具體情形中，但是由于不同案件中，審查員與本領(lǐng)域技術(shù)人員水平存在差距，對(duì)公知常識(shí)和本領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)的把握能力不同，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)判斷不準(zhǔn)確和說(shuō)理不夠充分的情況。此時(shí)，存在先不進(jìn)行檢索而嘗試性發(fā)出公開不充分的審查意見的情況，以此將舉證的責(zé)任轉(zhuǎn)移給申請(qǐng)人。而針對(duì)公開不充分意見的答復(fù)，受限于修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍的規(guī)定，申請(qǐng)人通常只能通過(guò)意見陳述和提供現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)進(jìn)行證明。

三、專利確權(quán)程序中充分公開的判斷

“小i 機(jī)器人”案是一起典型的涉及說(shuō)明書公開是否充分的無(wú)效案件，歷經(jīng)一審、二審和再審，各審法院對(duì)說(shuō)明書是否充分公開的問(wèn)題從不同角度進(jìn)行了闡釋，由此清晰展示了在專利確權(quán)過(guò)程中法院對(duì)此問(wèn)題的判斷思路，對(duì)專利授權(quán)過(guò)程中如何做出判斷具有很好的借鑒意義。

（一）小i 機(jī)器人案

該案爭(zhēng)議最大之處在于涉及“游戲服務(wù)器”的技術(shù)特征是否符合專利法關(guān)于充分公開的要求。

一審法院認(rèn)為涉案專利中的游戲功能是在擬人化對(duì)話的基礎(chǔ)上的附加功能，并不是實(shí)現(xiàn)本發(fā)明必不可少的技術(shù)內(nèi)容，對(duì)于權(quán)利要求1 中限定的游戲服務(wù)器，本領(lǐng)域技術(shù)人員運(yùn)用其普通技術(shù)知識(shí)可以知曉，聊天機(jī)器人系統(tǒng)必然對(duì)用戶語(yǔ)句進(jìn)行語(yǔ)言分析，然后將與游戲相關(guān)的內(nèi)容發(fā)送至游戲服務(wù)器，游戲服務(wù)器并不構(gòu)成必不可少的技術(shù)特征，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其普通技術(shù)知識(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)涉案專利中利用聊天機(jī)器人系統(tǒng)的游戲服務(wù)器進(jìn)行互動(dòng)游戲的功能，符合充分公開的規(guī)定。

二審法院則認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)游戲功能的游戲服務(wù)器是涉案專利權(quán)利要求1 所記載的必要技術(shù)特征，并且根據(jù)本專利授權(quán)歷史檔案，Z 公司認(rèn)可游戲服務(wù)器功能是本專利具備創(chuàng)造性的重要原因，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局予以授權(quán)也是充分考慮了Z 公司的上述陳述，因此，游戲服務(wù)器也是涉案專利具備創(chuàng)造性的區(qū)別技術(shù)特征，不應(yīng)認(rèn)定游戲功能屬于附加功能。然而說(shuō)明書僅僅記載了具有一個(gè)游戲服務(wù)器以及提到實(shí)現(xiàn)互動(dòng)游戲的設(shè)想，而對(duì)于游戲服務(wù)器與聊天機(jī)器人的其他部件如何連接完全沒(méi)有記載。說(shuō)明書記載的信息量應(yīng)當(dāng)足夠充分，或者至少應(yīng)當(dāng)提供足夠明確的指引，以促使本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此獲知相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)來(lái)具體實(shí)現(xiàn)本專利的技術(shù)方案。因此，認(rèn)定涉案專利說(shuō)明書并未充分公開游戲功能。

最高法再審則認(rèn)定與“游戲服務(wù)器”相關(guān)的特征并不是必要技術(shù)特征，并且指出根據(jù)審查指南相關(guān)規(guī)定，在具體實(shí)施方式部分，對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)或者與最接近現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，一般來(lái)說(shuō)可以不作詳細(xì)描述，但對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征以及從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)詳細(xì)描述，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案為準(zhǔn)。本領(lǐng)域技術(shù)人員具有獲知本領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)的能力，即通過(guò)檢索現(xiàn)有技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)聊天機(jī)器人系統(tǒng)連接游戲服務(wù)器并進(jìn)行游戲，無(wú)須由說(shuō)明書給出如何連接游戲服務(wù)器并進(jìn)行游戲的具體指引。

由該案三個(gè)階段的審理可知，就同樣的與“游戲服務(wù)器”相關(guān)的技術(shù)特征，三次審理對(duì)其是否充分公開的認(rèn)定存在差異，并且在判斷理由方面也表現(xiàn)出了分歧。

（二）專利確權(quán)中法院的審理思路

三次審理的意見，分歧點(diǎn)實(shí)際在于與“游戲服務(wù)器”相關(guān)的特征是否屬于解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征的認(rèn)定上。拋開這個(gè)分歧點(diǎn)，三次審理貫徹的審理原則實(shí)際是一致的，這也給出了法院在判定充分公開時(shí)的思路。

第一，判斷的主體是本領(lǐng)域技術(shù)人員，其知識(shí)和能力水平是一個(gè)客觀的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)保持一致。第二，需從解決的技術(shù)問(wèn)題出發(fā)，明確爭(zhēng)議的技術(shù)特征對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否屬于必要技術(shù)特征，必要技術(shù)特征意味著該特征對(duì)于解決的技術(shù)問(wèn)題而言不可或缺，是必須記載的特征。第三，如果是，則該特征通常需要詳細(xì)描述，或者當(dāng)不夠詳細(xì)時(shí)，需要給出明確指引以引導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員去獲取相關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)；如果否，則通常無(wú)需詳細(xì)描述，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以直接引入本領(lǐng)域普通技術(shù)知識(shí)，或者在不需要指引的前提下，檢索現(xiàn)有技術(shù)以獲取相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)。

四、審查授權(quán)程序中充分公開的判斷思路

依據(jù)專利確權(quán)程序中的判斷思路，結(jié)合《專利審查指南》的規(guī)定以及審查實(shí)踐，可以得出在專利授權(quán)程序中的研判思路。

第一，明確判斷主體為本領(lǐng)域技術(shù)人員，其知識(shí)水平和能力與創(chuàng)造性判斷時(shí)保持一致。這一判斷主體的設(shè)立，實(shí)際賦予了審查員在認(rèn)知上的一種主動(dòng)性和靈活性，因?yàn)榧词故菍彶榻?jīng)驗(yàn)非常豐富的審查員也不能保證在面對(duì)任何本領(lǐng)域技術(shù)方案時(shí)均能保持在本領(lǐng)域技術(shù)人員這一水平上，必要時(shí)需要對(duì)普通技術(shù)知識(shí)和現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索以填補(bǔ)與本領(lǐng)域技術(shù)人員之間的差距，當(dāng)然，還需要注意對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員創(chuàng)造能力方面的限制。

第二，從權(quán)利要求書和說(shuō)明書以及附圖記載的內(nèi)容整體上判斷說(shuō)明書內(nèi)容是否清楚、完整。清楚和完整是對(duì)說(shuō)明書“書面描述”方面的要求，首先要滿足《專利審查指南》第二部分第二章第2．1．1 中所說(shuō)的“主題明確”和“表述準(zhǔn)確”。“主題明確”側(cè)重于說(shuō)明書描述的技術(shù)方案的內(nèi)涵，最主要的要求包括寫明需要解決的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)方案包括的技術(shù)手段；“表述準(zhǔn)確”側(cè)重于語(yǔ)句表述方面，不能含糊不清或者模棱兩可，導(dǎo)致無(wú)法理解。

關(guān)于“主題明確”的要求，如果說(shuō)明書僅給出了任務(wù)和/或設(shè)想，或者只表明一種愿望和/或結(jié)果而無(wú)具體技術(shù)手段，此時(shí)顯然無(wú)需進(jìn)行檢索就可以得出公開不充分。

當(dāng)說(shuō)明書包括了技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)方案時(shí)，要深入判斷給出的技術(shù)手段是否含糊不清，此時(shí)需要結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識(shí)和能力分析這種含糊不清是否導(dǎo)致該技術(shù)手段從根本上無(wú)法理解，如果確實(shí)無(wú)法理解，則可以直接得出公開不充分的結(jié)論；如果只是表述存在一定缺陷，但是結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)知識(shí)能夠理解其內(nèi)容，則不宜直接認(rèn)定公開不充分，需要進(jìn)一步深入判斷。

當(dāng)技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)方案都可以理解時(shí)，要判斷構(gòu)成技術(shù)方案的某一或某些技術(shù)手段是否能夠?qū)崿F(xiàn)（例如，是否存在明顯脫離客觀事實(shí)或者物體運(yùn)行規(guī)律的問(wèn)題，或者受到限制而無(wú)法達(dá)到預(yù)定狀態(tài)），還有給出的技術(shù)手段是否能夠解決所要解決的技術(shù)問(wèn)題，即技術(shù)手段與解決的技術(shù)問(wèn)題相匹配的問(wèn)題。

此外，還有關(guān)于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的公開，常見于化學(xué)和醫(yī)藥領(lǐng)域中，如果沒(méi)有給出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)而技術(shù)方案又依賴于實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立，此時(shí)顯然沒(méi)有解決要解決的技術(shù)問(wèn)題，構(gòu)成公開不充分。

第四，確定要解決的技術(shù)問(wèn)題。這里所說(shuō)的技術(shù)問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)是申請(qǐng)人聲稱的技術(shù)問(wèn)題，或者是從說(shuō)明書的技術(shù)方案中能夠客觀得出的要解決的技術(shù)問(wèn)題，而不是在創(chuàng)造性判斷過(guò)程中，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的技術(shù)問(wèn)題。究其原因，此階段并未涉及真正的最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定。盡管在《專利審查指南》第二部分第二章第2．2．6 節(jié)提出了對(duì)說(shuō)明書具體實(shí)施方式部分的要求，但是這是對(duì)申請(qǐng)人在撰寫說(shuō)明書時(shí)所提的要求，實(shí)際是從申請(qǐng)人的角度出發(fā)所確定的，并不是審查員經(jīng)過(guò)全面檢索后確定的。

第五，基于要解決的技術(shù)問(wèn)題，判斷技術(shù)方案中哪些技術(shù)特征是解決所述技術(shù)問(wèn)題必不可少的。這里所述的必不可少的特征實(shí)際對(duì)應(yīng)于《專利法實(shí)施細(xì)則》第二十條以及《專利審查指南》第二部分第二章第3．1．2 節(jié)規(guī)定的必要技術(shù)特征。但是需要注意，并不能簡(jiǎn)單將其認(rèn)定為相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，而應(yīng)該是解決技術(shù)問(wèn)題所必不可少的技術(shù)特征，現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)特征同樣可能構(gòu)成解決技術(shù)問(wèn)題必不可少的特征。

第六，對(duì)于必要技術(shù)特征，通常需要詳細(xì)描述，尤其是相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的特征，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)描述；或者當(dāng)不夠詳細(xì)時(shí)，需要給出明確指引以引導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員去獲取相關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)（例如，在通信領(lǐng)域中，由于技術(shù)迭代很快，有些通信模組尚未構(gòu)成公知的模組，當(dāng)所述模組構(gòu)成必不可少的技術(shù)特征而說(shuō)明書中沒(méi)有詳盡描述時(shí)，應(yīng)當(dāng)給出一定的指引以使審查員在不需要付出過(guò)度勞動(dòng)時(shí)能夠獲知該模組相關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)）。

第七，對(duì)于非必要技術(shù)特征，則通常無(wú)需詳細(xì)描述，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以直接引入本領(lǐng)域普通技術(shù)知識(shí)，或者在不需要給出指引的前提下，檢索現(xiàn)有技術(shù)以獲取相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)。例如，在制冷系統(tǒng)中根據(jù)壓縮機(jī)排氣溫度和壓力測(cè)算過(guò)熱度由此控制膨脹閥的開度，并不需要詳細(xì)公開如何測(cè)算和控制，也不需要給出明確的指引，本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)掌握的普通技術(shù)知識(shí)即可以明確，除非上述過(guò)程參與到技術(shù)問(wèn)題的解決。

最后，還需要注意，如果說(shuō)明書中公開不充分的內(nèi)容，申請(qǐng)人并未要求在權(quán)利要求中進(jìn)行保護(hù)，通?？梢圆粚?duì)其是否充分公開下結(jié)論，這也與前面規(guī)定（一）的內(nèi)容相一致。

五、結(jié)語(yǔ)

公開不充分的判斷在實(shí)務(wù)中具有一定的難度，對(duì)審查人員所掌握的本領(lǐng)域技術(shù)知識(shí)和具有的能力水平的要求較高。在當(dāng)前的審查實(shí)踐中，由于舉證責(zé)任通常在申請(qǐng)人一方，導(dǎo)致一部分的認(rèn)定具有一定的主觀性和隨意性。在具體認(rèn)定時(shí)，審查人員在審查意見中通常會(huì)將認(rèn)定對(duì)應(yīng)到《專利審查指南》規(guī)定的五種情形中，然而在研判思路上不夠統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)，希望本文提供的判斷思路能夠提供一定借鑒。