張 浩

（華東政法大學經(jīng)濟法學院,上海 200042）

商標使用情形的認定在商標侵權理論和實務中具有基礎性地位。在某種程度上，商標使用情形的認定近似于商標類別的界定。根據(jù)識別對象的不同，可將商標劃分為商品商標與服務商標，但由于法律規(guī)定的不完善，使商品商標與服務商標的邊界模糊不清。當服務商標附著于物理商品時，商品商標與服務商標的混淆可能性尤甚，繼而可能引發(fā)實務中亟待解決的商標使用情形認定難題。因此，文章以典型案例“吉尼斯（北京）公司訴大明公司商標侵權案”為例，提出實踐中存在的商標使用情形認定難題及實務裁判觀點，結合文義解釋及體系解釋，考察商標使用情形認定的邏輯起點及參考因素，在該案的基礎上提出關于構建其他權利保護路徑的思考，從而確立商標使用情形在服務商標附著于物理商品案件中的認定標準及可能的權利保護路徑。

1 基本案情

1.1 事實認定

吉尼斯（北京）公司在第35類“廣告宣傳”等服務上注冊了第11149025號“吉尼斯世界紀錄”及其圖形商標，該公司為上述注冊商標在中國境內的許可使用權人。2013年12月2日，大明公司的避孕套商品獲得了吉尼斯世界紀錄認證。吉尼斯（北京）公司有償許可大明公司使用上述商標，該許可于2015年7月31日到期。然而，2016年1月—2018年1月，大明公司仍在其生產(chǎn)的“奧妮”牌避孕套包裝盒上印刷上述商標，后吉尼斯（北京）公司要求大明公司停止使用與其商標相同、近似的標識并賠償30萬英鎊等。2016年3月11日，吉尼斯北京公司向大明公司發(fā)函，指出大明公司在其函件中的陳述“基于我司在避孕套上至今保持的吉尼斯薄度紀錄”是不正確的。根據(jù)吉尼斯公司2015年關于商品證明紀錄的相關規(guī)則，大明公司已被告知紀錄無效。

1.2 爭議焦點

吉尼斯（北京）公司依據(jù)《商標法》第52條第2款起訴大明公司的行為構成“近似使用侵權”，本案的爭議焦點是服務商標的使用情形認定問題，即當?shù)?5類“廣告宣傳”等服務上的商標附著在商品上，是否可以穿透物理性附著的商品，視為在服務范疇內進行使用，并據(jù)此判斷涉案商品或服務是否類似，該問題為本文主要的探討內容。

2 裁判邏輯：認定商標使用情形的考慮因素

廣東高院認為，區(qū)分商品商標與服務商標使用的依據(jù)不是商標物理性附著的附著物，而是相關公眾認知的來源指向。被訴侵權商標物理性附著在“避孕套”商品的包裝盒上，并未通過特定的使用目的、使用方式、使用環(huán)境、使用狀態(tài)、使用效果等，穿透其物理性附著的“避孕套”商品，指向“廣告宣傳”服務的來源。

在認定涉案商標是否構成服務商標使用情形時，需要考慮以下3個因素：第一，被訴侵權商品是否構成與服務商標核準注冊的服務項目相關聯(lián)的載體。第二，被訴侵權商品是否以適當方式顯示被訴侵權商標與服務提供者之間的直接聯(lián)系，是否構成使用服務商標的特殊載體，是否能體現(xiàn)在服務對象的商品上的使用。第三，指示來源、保障品質、廣告宣傳均是商標的基本功能。

3 商標使用情形認定的本體論

3.1 使用情形認定與商標類別界定

根據(jù)商標識別對象的不同，商標可分為商品商標與服務商標。其中，前者多指向商品的制造者、提供者與經(jīng)營者，后者通常指向服務的提供者。在目的層面，商品商標旨在區(qū)分生產(chǎn)者或經(jīng)營者提供的商品；服務商標旨在區(qū)分經(jīng)營者提供的服務[1]。在使用載體層面，商品商標一般只貼附在特定的商品上；服務商標則使用在服務上。

通常而言，類別的界定需從定義入手，根據(jù)定義可知，商品商標與服務商標的最大區(qū)別在于使用對象的不同。如，星巴克在其出售的咖啡杯上刻畫“STARBUCKS”商標，屬于指向杯子銷售者的商品商標。而在星巴克預先制作的塑料杯、紙袋等商品銷售過程中必須提供的輔助用品上刻畫的“STARBUCKS”商標則屬于指向一系列服務的提供者的服務商標。換言之，根據(jù)注冊和使用的對象不同，同一商標既可以是商品商標，也可以是服務商標[2]。由此看來，商標類別的界定往往需要結合商標的具體使用場景。單純從商標自身來看，除馳名商標的顯著性較高易突出識別對象外，多數(shù)商標并不具備識別其背后是商品提供者還是服務提供者的作用，因此難以評判商標的類別歸屬。

對于商品與服務的歸屬，我國依據(jù)《商標注冊用商品與服務國際分類尼斯協(xié)定》制定了《類似商品和服務區(qū)分表》。區(qū)分表中每個類別均含有類別標題、商品和服務項目名稱及相關注釋?？此凭殻鋵崉t是對商標使用的先驗性設定，主要功能是便于申請人在商標注冊時填報商標專用權的權利保護范圍，沒有具體到商標的具體使用場景，僅是對商品和服務的不完全列舉。為了彌補這一缺陷，國家知識產(chǎn)權局商標局每年都會增添大量二級項目進入?yún)^(qū)分表。退一步看，雖然區(qū)分表列舉了大量的商品和服務，但未概括出商品和服務之間的區(qū)別，因此對于解決服務商標能否穿透特定商品從而觀念性附著在服務上等問題并無實際幫助。有學者指出，服務商標的注冊分類只具有有限的參考價值[3]，故類別歸屬仍需結合商標的具體使用場景，探究其識別指向的是商品提供者還是服務提供者。

3.2 使用情形認定與商標性使用

商標法理論中與使用情形認定相類似的概念為“商標性使用”，這里的“使用”是指商標法意義上的使用行為。根據(jù)《商標法》第48條對“商標性使用”的概念界定，若商標未用于識別商品來源，就不屬于對商標的使用，不受商標權的控制[2]。筆者認為，這是認定商標使用情形的前提，即構成商標性使用才有必要討論商標使用情形在商品上還是服務上。

學理上，使用他人注冊商標中的文字或圖形，用以說明商品或服務的特征等信息被稱為“描述性使用”。這種使用通常不構成商標性使用。因為商品或服務的某一特征具有局部性，難以被納入“用于識別商品或服務來源的行為”中，去識別商品或服務整體的提供者，甚至將商標性使用的判斷標準降低至實踐中部分判決所持的“消費者感知說”，即應能夠起到區(qū)分商品或服務來源的作用[4]，“描述性使用”也難以達到這一高度要求。

誠然，北京知識產(chǎn)權法院在“法寶”商標案中指出：“服務商標不能像商品商標附置于商品之上并隨商品流轉而廣為傳播。服務提供者在相關媒介中標明其服務商標使得相關公眾認識到其為服務商標的，可以認定為服務商標的使用?！雹俜ㄔ赫J為，即便先驗性的認定商標為服務商標，其使用也需要發(fā)揮商標本身的來源識別功能。《關于保護服務商標若干問題的意見》第7條列舉了常見的服務商標使用情形。然而，本案中被告大明公司使用的“吉尼斯世界紀錄”及其圖形商標，系為突出商品的材質屬性，證明該款避孕套采用的是“全球最薄乳膠”。大明公司對上述商標的這種使用屬于“描述性使用”，不屬于用來識別服務提供者的商標性使用。因此，本案不僅不成立商標侵權，單就商標類別的界定來看，也無法將爭議商標納入服務商標的使用范疇。

3.3 商標使用情形認定的參考因素補充

3.3.1 使用者的主觀意圖

在認定商標的使用情形時，商標使用是前提條件和上位概念。商標使用行為是一種客觀行為，但是否應將使用者的主觀意圖納入商標使用的構成要件中，一直存在爭議。有學者贊同將商標使用者的主觀意圖納入考慮因素，因為臨時、短暫、象征性地使用某一商標，無法體現(xiàn)商標的功能，進而無法實現(xiàn)商標使用的目的[5]。美國《蘭哈姆法》規(guī)定，不再具有使用意圖而導致商標使用中斷的，視為放棄商標。歐盟的《歐共體商標條例》也強調 “真實意圖的使用”。也有學者認為，只要使用人的行為使相關公眾對訴爭標識產(chǎn)生或可能產(chǎn)生來源識別的認知，便構成“商標性使用”，不能以無主觀意圖進行抗辯。否則所有反向混淆商標侵權都不構成“商標性使用”[6]。

筆者認為，《商標侵權判斷標準》第7條的立法意旨并非表明主觀意圖是商標侵權或商標使用的構成要件，但至少可以作為商標使用及其情形認定的消極參考因素。使用人恪守誠實信用、善意使用原則，對商標的使用目的不在混淆消費者的識別認知，而是為了描述商品或服務的特征、說明商品或服務的用途等合理意圖，能在一定程度上降低裁判者對“商標性使用”的內心確信。

在使用情形認定的語境下，有學者提出“用于識別商品或服務來源”與“實際發(fā)揮識別來源功能”是兩回事，“是否用于識別”一方面要看使用人的主觀意愿，另一方面要看相關公眾的合理認知[7]。前文已述，本案中大明公司使用吉尼斯（北京）公司的文字及圖形商標，系為了說明“避孕套”的材質屬性，從而獲得商品競爭優(yōu)勢。這一使用目的并非出于侵害商標權人的專有權利，在主觀和客觀上都不足以讓消費者通過商標識別出服務的提供者系吉尼斯（北京）公司，可以加強本案不構成服務商標使用情形的說理。

3.3.2 商標功能視角下的商標使用

商標保護規(guī)則的構造圍繞商標功能進行設計，保護商標的核心是確保商標功能不受侵害[8]。隨著現(xiàn)代商標制度的不斷發(fā)展與完善，目前公認的商標功能主要包括識別來源、品質保障及廣告宣傳功能[2]，其中，識別來源功能是商標的本質特征，也是進行商標保護的重要前提。對于侵害如品質保障、廣告宣傳及信譽承載功能，必然伴隨著對來源指示功能的侵害[9]。服務商標要發(fā)揮表示服務來源和出處的功能，就需要在商標和服務之間建立直接聯(lián)系。即在認定服務商標的使用時，應當辨別其直接聯(lián)系的服務，根據(jù)其提供的服務內容和目的進行實質性判斷[10]。

而商標功能往往與使用目的緊密結合，并需要通過商標使用行為進行體現(xiàn)。傳統(tǒng)商標侵權以混淆理論為基礎，主要保護商標的識別來源功能，缺少對其他功能的保護。但隨著商業(yè)的發(fā)展，以馳名商標為首的部分商標，可能主要發(fā)揮廣告宣傳、信譽承載等功能，對這些商標的不正當使用同樣會損害商標權人的利益，因此需要法律對其加以特殊保護。在“老干媽案”中，法院創(chuàng)造了“廣告性商標使用”的概念，突破了商標侵權必須以識別性使用為前提的限制②。而本文想要討論的商標使用情形認定不同于可否進行商標侵權的保護，使用情形認定是客觀性的事實判斷，從發(fā)揮商標功能的角度出發(fā)，助力對使用情形進行認定。

4 商標使用情形在商標侵權要件中的定位

商標救濟通常只能從“商標使用—公眾混淆可能性—權利人貿易被轉移”的鏈條中來解釋啟動機制[8]。根據(jù)《商標法》第57條第2款規(guī)定，近似使用的侵權構成要件包括商標近似性、商品類似性和混淆可能性。從條文表述來看，三者處于并列關系，但從域外經(jīng)驗來看，商標近似、商品類似與混淆可能性的關系并不統(tǒng)一。我國主流觀點現(xiàn)偏向于歐盟商標法的規(guī)定，認為對“商標近似”和“商品類似”的判斷應回歸至物理近似或物理類似的分析，即“商標近似”和“商品類似”是一種事實判斷，而混淆可能性則是一種法律判斷和綜合判斷[8]。筆者認為，商標使用情形的認定主要基于一般公眾來源識別的指向，因此也偏向于客觀的事實判斷，不應摻雜混淆可能性的考察。

前文已述，筆者認為商標使用情形的認定是商標性使用的下位概念，不構成商標性使用，便無須再認定商標使用的具體情形。而在商標侵權要件中，使用情形似與商品或服務類似性關聯(lián)度最高，同其他要件相對獨立，應然狀態(tài)下確定了使用情形便可幫助判斷商品或服務是否類似，但其實使用情形的認定對類似性判斷的幫助并非決定性的，僅有參考作用。

理由是，使用情形的認定最直接的作用在于識別商標系用于商品還是服務的區(qū)分，這一分類目前來看僅具有學理上的獨立意義。當前商標侵權體系是以商品商標為模型建立的，服務商標僅依靠《商標法》第4條第2款參照適用。近年來，逐漸有學者基于服務商標天然的跨類保護狀態(tài)，認為應根據(jù)服務商標的獨特性，重新思考其相對獨特的侵權判定方法及救濟模式[3]。還有學者提出了商標專用權權利邊界要先行區(qū)分商品提供行為與服務提供行為，不同行為中的侵權認定要求并不相同[11]。然而，在司法認定中，商品與服務并非涇渭分明的兩種使用方式，無論是侵權路徑還是在侵權要件的選擇上，都采取了同等適用和同等保護的方式。因此，即便商標的使用方式不同，個案也要根據(jù)類似性判定的要求再進行獨立的認定，仍然有可能滿足侵權要件的構成。故商標使用方式的認定在現(xiàn)行商標侵權要件中并沒有獨立存在的空間，其只能居于商標使用的認定之后，幫助商品或服務類似性的事實判斷。

5 其他保護路徑

本案中，吉尼斯（北京）公司行使請求權的依據(jù)是《商標法》第57條第2款，廣東高院遵從不告不理原則，只能在商標侵權路徑上審理本案。盡管法院判決大明公司未侵害吉尼斯（北京）公司的商標專用權，但其使用許可期限已過的注冊商標行為，依然存在一定的法律風險。對于吉尼斯（北京）公司的權利保護，筆者試析以下兩條路徑，并依據(jù)是否構成商標性使用，分為商標法以外的“虛假宣傳救濟”與商標法以內的“馳名商標反淡化保護”。

5.1 反不正當競爭領域的虛假宣傳

商標法是廣義反不正當競爭法的組成部分[2]，反不正當競爭法在保護商標上對商標法有補充作用[12]。其不僅保護商標權人具有絕對性的財產(chǎn)利益，也在維護著相對性的競爭利益。然而，囿于商標法的保護范圍有限，不正當競爭意義上的“使用”與商標法意義上的“使用”存在包含和被包含關系。本案中，大明公司使用許可期限已過的注冊商標來說明商品材質屬性的行為，可以通過《反不正當競爭法》第8條虛假宣傳條款予以規(guī)制。

從虛假宣傳的法條表述來看，立法者重點打擊的是與商標侵權“混淆可能性”相類似的“誤解可能性”。不產(chǎn)生誤解效果的虛假宣傳實質上不具備競爭法意義上的可責難性[13]。但虛假宣傳的引人誤解范圍相對更廣，所有可能誤導消費者交易決定的因素都可以構成引人誤解，不局限在商品或服務的來源識別方面。在司法實踐中，應當根據(jù)日常生活經(jīng)驗、相關公眾的一般注意力、發(fā)生誤解的事實和被宣傳對象的實際情況等因素對是否構成“引人誤解”的虛假宣傳進行綜合判斷。

本案中，大明公司與吉尼斯（北京）公司簽訂的《商標許可協(xié)議》，合同目的在于使用注冊商標證明商品“避孕套”系全球最薄乳膠安全套，并被頒發(fā)了吉尼斯世界紀錄證書。然而，《商標許可協(xié)議》的許可期至2015年7月31日截止，大明公司也被告知該記錄無效。法院據(jù)此可推定大明公司對薄度記錄的宣傳已明知屬于過期的虛假宣傳，實質上以注冊商標行信譽擔保、品質保證功能的吉尼斯（北京）公司已不再認可該型號避孕套的材質質量，繼續(xù)使用具有信譽擔保、品質保證功能的涉案注冊商標，易使消費者對避孕套的質量、性能等要素產(chǎn)生誤解，進而誤導消費者。理應以構成反不正當競爭領域的虛假宣傳予以規(guī)制。

5.2 馳名商標的反淡化保護

在商標法體系內，除了以混淆理論為基礎的商標侵權外，還有以淡化理論為基礎防止他人惡意利用商標商譽的“搭便車”行為。學理上將此類行為的保護范圍限定在馳名商標內。根據(jù)《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋（2020修正）》第9條第2款的立法意旨，有學者認為，該條款是以司法解釋的方式引入了用于保護馳名商標的淡化理論。淡化行為具體包括弱化、丑化和兜底的不正當利用馳名商標的市場聲譽（“搭便車”行為）[2]。

想要獲得馳名商標的跨類保護，需要滿足相關公眾的聯(lián)系、馳名商標認定和存在淡化行為3個條件[8]，換言之，淡化保護不需要以《商標法》第48條的“使用”為前提，這與筆者的觀點兼容。前文已述，商標性使用的核心在于保護商標的來源識別功能。然而，馳名商標因顯著性與知名度較高，其廣告功能和信譽承載功能同樣值得保護。因此，在馳名商標淡化保護中，“使用行為”內涵較為寬泛，不要求來源意義上的使用。馳名商標的認定方面，需要考慮的因素主要包括知名度、使用時間、知名范圍、使用方式等。此外，商標的馳名程度和相關消費者的聯(lián)系強度也與跨類保護的范圍大小相適應。淡化行為的認定方面，重在考察馳名商標的商譽是否遭受損害或被不當利用。實務中常見的“搭便車”行為正是一些利用馳名商標的市場聲譽推銷自己的商品或服務，但并不導致混淆或明顯的弱化或丑化的行為。

本案中，三級法院均認為涉案“吉尼斯世界紀錄”商標及其圖形商標具有較高的知名度，商標評審委員會在另案中也承認了上述商標的顯著性，故筆者認為吉尼斯（北京）公司提出進行馳名商標的認定獲得法院支持的可能性較高。大明公司使用涉案注冊商標的行為是一種典型的“搭便車”行為，一般公眾看到“吉尼斯世界紀錄”商標及其圖形商標時，會認為該商標與大明公司之間存在某種聯(lián)系。一旦反淡化保護成立，有關涉案商標使用情形的認定，包括商品或服務是否相似的認定，便不能影響與商標馳名程度相適應的跨類保護的效力。

6 結語

商標法是一門平衡商標權利人、消費者及其他利益相關者之間關系的藝術。在涉及服務商標附著于物理商品的案件中，商標使用情形的認定一直是我國商標侵權審判實務和理論研究的難題。相較之下，以上位概念為邏輯起點，附以其他參考因素或是合理的認定方式，同時構建反不當競爭制度及馳名商標的反淡化保護機制，以在不同的路徑下保護商標權利人的利益，并尊重和保障消費者的權益。

注釋：

①參見北京知識產(chǎn)權法院（2018）京73行初第1251號行政判決書。

②參見北京知識產(chǎn)權法院（2015）京知民初字第1944號民事判決書。