郭 珩 王小峰

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心，河南 鄭州 450046）

1 專利法中關(guān)于創(chuàng)造性的相關(guān)規(guī)定

專利法的立法宗旨在于以公開換保護，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用與發(fā)展，專利法賦予的專利權(quán)屬于獨占權(quán)。專利權(quán)的授予過程中一方面要保護發(fā)明人在付出智力勞動后獲得的技術(shù)貢獻性的成果，另一方面要平衡公眾利益。為了避免實質(zhì)上不公正的“平庸專利”，需要對專利申請進行謹慎且可靠的審查，相應(yīng)地需要對技術(shù)方案的創(chuàng)造性標準做出合理的要求［1］。創(chuàng)造性審查是評判專利申請的貢獻度的途徑。

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第四章第3 節(jié)規(guī)定：“要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質(zhì)性特點?！保?］盡管這些技術(shù)語言已經(jīng)不同于事實概念，但是這些法律規(guī)則中的術(shù)語或概念乃至規(guī)則結(jié)構(gòu)上，例如“本領(lǐng)域技術(shù)人員”“技術(shù)效果”“技術(shù)功能”“技術(shù)問題”“技術(shù)啟示”，與現(xiàn)實中技術(shù)人員的技術(shù)語言雖并不完全一致但十分類似。雖然這些術(shù)語本身是法律規(guī)則賦予法律含義的法律語言，有著特定含義，已并非技術(shù)領(lǐng)域或技術(shù)事實領(lǐng)域中的事實推理、判斷或分析［3］，但是這些法律判斷中又與屬于事實范疇的技術(shù)推理無法清晰剝離。所謂“技術(shù)性與法律性高度統(tǒng)一”，事實與法律問題密不可分或難于區(qū)分是適法者對于專利制度的基本認識。其本質(zhì)原因在于法律判斷的對象是技術(shù)本身，技術(shù)事實與法律要件事實高度擬合。

具體而言，對發(fā)明的創(chuàng)造性評價是由發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員依據(jù)申請日以前的現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明進行比較而做出的，以減少和避免主觀因素的影響。在創(chuàng)造性判斷的三步法中，無論第一步的確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，或是后續(xù)確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，都涉及對于法律上認可的事實的認定。只有在準確事實認定的基礎(chǔ)上，才能做出正確的創(chuàng)造性判斷。

2 創(chuàng)造性判斷過程中常見事實認定判斷的探討

創(chuàng)造性判斷過程中主要存在的難點包括：公知常識、事實認定和結(jié)合啟示三大類。在事實認定過程中須結(jié)合說明書的整體技術(shù)方案，因為權(quán)利要求是申請人在說明書整體技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，凝練出的要求保護的技術(shù)方案內(nèi)容的具體體現(xiàn)，因此事實認定的首要任務(wù)是力求準確地認定權(quán)利要求的事實，包括正確理解其技術(shù)方案，準確確定其保護范圍。同時，不但要做好權(quán)利要求的事實認定，做好對比文件的事實認定也同樣重要。下面結(jié)合實際案例分析創(chuàng)造性判斷事實認定過程中的注意事項。

2.1 隱含公開

在認定對比文件公開的內(nèi)容時，不僅應(yīng)當考慮明確記載在對比文件中的內(nèi)容，還應(yīng)當考慮對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員來說未明確記載、但可直接且毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容，即對比文件隱含公開的技術(shù)內(nèi)容。判斷對比文件隱含公開的技術(shù)內(nèi)容，要以所屬領(lǐng)域技術(shù)人員為主體，結(jié)合對比文件的整體內(nèi)容，考慮技術(shù)上的要求和內(nèi)在關(guān)聯(lián)。只有那些能夠直接且毫無疑義地確定的、必然存在于對比文件中的內(nèi)容，才可以作為對比文件隱含公開的技術(shù)內(nèi)容。

案例1 請求保護一種灰度圖像的保存方法，其特征在于，包括：按一定的方式將所述灰度圖像的像素值截取成幾段，分別存儲在R、G、B或R、G、B、A的各個通道里。最接近的現(xiàn)有技術(shù)對比文件1 中公開了一種將像素值截取為幾段然后分別存儲在RGB或RGBA 通道里，且可以存儲任何一種顏色編碼的像素值同樣也可以用RGB通道來存儲。

有觀點認為，本申請與對比文件1 的區(qū)別技術(shù)特征為“用于保存灰度圖像”，可以結(jié)合對比文件2和公知常識評述了權(quán)利要求的創(chuàng)造性。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，根據(jù)對比文件1 的記載“在顏色編碼程序中，將像素顏色編輯成RGB 的格式，在使用時用一個字讀出該像素顏色，在字中各位的意義為高字節(jié)→低字節(jié)；可以組合使用屏蔽字和移位操作來得到RGB 各分量的值。RGB32 使用32 位來表示一個像素，RGB分量各用去8 位，剩下的8 位用作Alpha 通道或者不用”，顯然上述程序在操作中涉及讀的操作，而在讀取之前需要先存儲，即需要將RGB 各分量的值進行截取后對應(yīng)進行存儲保存。且在上述本申請的請求保護的技術(shù)方案及對比文件1 中均公開了將在RGB圖像的RGB 通道中存儲灰度圖像的方案，實現(xiàn)的技術(shù)效果相同，因此可以毫無疑問地確定對比文件1隱含公開了“用于保存灰度圖像”的技術(shù)特征。同時，對于申請人在意見陳述中提到的灰度圖像儲存位數(shù)的技術(shù)效果，在權(quán)利要求中并未體現(xiàn)相關(guān)技術(shù)特征，相關(guān)陳述不能作為權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的理由。

2.2 客觀認定特征的限定作用

產(chǎn)品性能取決于產(chǎn)品材料本身的組成和結(jié)構(gòu)并且是可以通過簡單的測試試驗加以驗證的，具體應(yīng)用中的產(chǎn)品必然要求具有一定的性能要求，需要站位本領(lǐng)域技術(shù)人員基于申請文件客觀呈現(xiàn)的技術(shù)內(nèi)容，客觀分析功能性能參數(shù)限定對于產(chǎn)品的組成和結(jié)構(gòu)的影響是否會帶來技術(shù)效果。

案例2請求保護一種用于電子器件的基片，該基片包含無堿的、無定形無機組合物，其中，所述基片的厚度約小于250 μm，所述基片具有以下性質(zhì)中的至少一種：脆性比約小于9.5（μm）-1/2，或者斷裂韌度至少約為0.75 MPa?（m）1/2，并且所述基片的彎曲半徑約小于30 cm；所述基片是鋁-硼硅酸鹽玻璃。但是權(quán)利要求中除了記載“基片為無堿鋁-硼硅酸鹽玻璃”及“基片的厚度約小于250 μm”外，記載的其他技術(shù)特征均是性能參數(shù)的限定。而上述性能參數(shù)取決于材料本身的組成和結(jié)構(gòu)并且是可以通過簡單的測試試驗加以驗證的，本領(lǐng)域技術(shù)人員為了滿足實際需要在對比文件公開相同類型玻璃的基礎(chǔ)上，可以在現(xiàn)有技術(shù)條件下，通過常規(guī)技術(shù)手段選擇無堿鋁硼硅酸鹽玻璃或調(diào)整玻璃的組成和結(jié)構(gòu)以滿足預(yù)期性能要求，即獲得權(quán)利要求所述脆性比或斷裂韌度等參數(shù)，由于上述性能參數(shù)限定對于基片的性能產(chǎn)生了影響，該特征對于權(quán)利要求具有限定作用。但是，由于其對應(yīng)的技術(shù)效果是可以通過常規(guī)技術(shù)手段獲得的，因此并不能構(gòu)成權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的充分條件。

2.3 特征之間的關(guān)聯(lián)性

對于技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)性以及協(xié)同作用，同樣要從技術(shù)方案整體出發(fā)進行考量，應(yīng)當準確把握發(fā)明構(gòu)思，對具有協(xié)調(diào)配合關(guān)系的技術(shù)內(nèi)容的技術(shù)特征準確確定，進而精確界定技術(shù)特征與發(fā)明解決技術(shù)問題采用的發(fā)明構(gòu)思以及產(chǎn)生的技術(shù)效果之間的關(guān)系。從而，一方面要避免特征割裂導(dǎo)致的事實認定錯誤，另一方面要準確把握技術(shù)特征與技術(shù)效果之間的關(guān)聯(lián)程度，避免影響創(chuàng)造性的判斷。在面對紛繁復(fù)雜的申請和證據(jù)時，需要考慮申請人的意見，但是為了保證客觀性應(yīng)當充分站位本領(lǐng)域技術(shù)人員并考慮技術(shù)方案的整體性。

案例3 涉及一種安全電解液及制得的金屬-硫電池，要解決的技術(shù)問題是現(xiàn)有鋰硫電池存在的安全問題和多硫化鋰穿梭問題。采用的技術(shù)手段是在電解液中采用如結(jié)構(gòu)式Ⅰ所示的脲類化合物（組分A）和如結(jié)構(gòu)式Ⅱ所示的硫醚類化合物（組分B）。其中，組分A實現(xiàn)作用1：降低電解液可燃性，提高電解液安全性，同時高介電常數(shù)，提高硫活性物質(zhì)的反應(yīng)活性，提高電池容量；組分B實現(xiàn)作用2：抑制多硫化鋰穿梭效應(yīng)，保護鋰金屬負極；A 與B 協(xié)同實現(xiàn)作用3：組分A 介電常數(shù)高，組分B 介電常數(shù)低，兩者互補使電解液離子電導(dǎo)率較高，包含A+B 組分的電解液相對單組分A 或B 的電解液循環(huán)性能、放電比容量更好。根據(jù)本申請，組分A 的作用是提高電解液安全性和容量（作用1），組分B 的作用是抑制穿梭效應(yīng)，提高循環(huán)性能（作用2），而循環(huán)性能好、放電容量高（作用3）本質(zhì)上還是作用1+作用2，并未出現(xiàn)不同于作用1 和作用2 的新的作用。本申請雖然提到了組分A 和組分B 的“協(xié)同作用”，但從說明書記載的試驗數(shù)據(jù)來看，在電解液中，組分A 和組分B 仍然是各自實現(xiàn)相應(yīng)的作用，從而實現(xiàn)電解液性能的提升?！敖M分A 介電常數(shù)高，組分B 介電常數(shù)低，兩者互補使電解液離子電導(dǎo)率較高”本質(zhì)上是利用組分A介電常數(shù)高的特性來提高離子導(dǎo)電率。也就是說，本申請的組分A 和組分B 二者之間并沒有相互作用以產(chǎn)生新的技術(shù)效果。在對比文件2 公開了組分B及其作用的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠在對比文件1 公開了組分A 的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件2，得到本申請權(quán)利要求1的電解液，從而權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。對于申請人爭辯的“協(xié)同作用”，應(yīng)從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)，把握技術(shù)方案的實質(zhì)，對創(chuàng)造性進行評判，不能一概而論。即使不同技術(shù)特征的協(xié)同能產(chǎn)生新作用，但該新作用是本領(lǐng)域技術(shù)人員基于現(xiàn)有技術(shù)能夠預(yù)期的，此時也不能輕易得出權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

2.4 準確理解技術(shù)方案

對技術(shù)方案的理解應(yīng)該著眼于發(fā)明要解決的技術(shù)問題、采取的技術(shù)方案、獲得的技術(shù)效果三個方面。在認定權(quán)利要求事實的過程中，應(yīng)結(jié)合說明書準確理解權(quán)利要求的技術(shù)方案，考慮說明書所表達的發(fā)明要解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案的具體實施方式及達到的技術(shù)效果，整體地理解發(fā)明。在分析的過程中，要注意拋開本申請的影響，避免出現(xiàn)“事后諸葛亮”的問題，同時，也要在對比文件的基礎(chǔ)上進行準確、客觀的事實認定，不能將對比文件中的事實進行夸大、縮小或無中生有，避免事實認定錯誤。

案例4 請求保護一種利用廣告插件投放在線媒體廣告的方法，包括以下步驟：所述廣告插件獲得與媒體播放器相關(guān)的播放器事件和/或與用戶相關(guān)的用戶屬性數(shù)據(jù)，并將所述播放器事件和/或用戶屬性數(shù)據(jù)報告給廣告投放管理系統(tǒng)，以請求廣告內(nèi)容；并且所述廣告投放管理系統(tǒng)基于所保存的預(yù)先設(shè)定的廣告投放策略，根據(jù)廣告插件所報告的播放器事件和/或用戶屬性數(shù)據(jù)選擇廣告內(nèi)容，并將所選擇的廣告內(nèi)容返回給所述廣告插件；當所述廣告投放管理系統(tǒng)將廣告內(nèi)容返回給所述廣告插件后，由所述廣告插件播放該廣告內(nèi)容。

而最近接的現(xiàn)有技術(shù)對比文件1 中公開了獲取與所述用戶信息以及媒體信息所對應(yīng)的廣告流，從廣告策略模塊中查詢到URL 后提供廣告流，將所述廣告流下發(fā)給所述用戶進行播放。

有觀點認為本申請通過在廣告投放管理系統(tǒng)和媒體播放器之間設(shè)置廣告插件裝置，實現(xiàn)播/控分離，而對比文件1 是在廣告專用流媒體服務(wù)器和終端播放器之間設(shè)置流媒體代理。因此，對比文件1公開了本申請的系統(tǒng)架構(gòu)，二者之間的區(qū)別僅在于控制方是在客戶端還是服務(wù)器端。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，對比文件1是在運營商側(cè)設(shè)置流媒體代理，通過提供相應(yīng)的流媒體或廣告流，可以控制終端播放器播放流媒體或廣告，權(quán)利要求1的技術(shù)方案是在用戶終端設(shè)置廣告插件，由廣告插件來播放廣告投放管理系統(tǒng)發(fā)送的廣告內(nèi)容，二者的應(yīng)用場景存在較大差異。顯然對比文件1和本申請是在不同的技術(shù)構(gòu)思下，采用不同的方法來實現(xiàn)廣告的投放，二者的技術(shù)方案的出發(fā)點即技術(shù)問題不同，進而導(dǎo)致采用的技術(shù)手段和獲得技術(shù)效果均有所差異。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1的基礎(chǔ)上缺乏動機對對比文件1的技術(shù)方案予以改進以實現(xiàn)本申請權(quán)利要求1的技術(shù)方案。

3 結(jié)論

權(quán)利要求是申請人在說明書整體技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，凝練出的要求保護的技術(shù)方案內(nèi)容的具體體現(xiàn)，事實認定的首要任務(wù)是力求準確地認定權(quán)利要求的事實，但是若不能準確理解專利申請的整體發(fā)明構(gòu)思，從技術(shù)問題、技術(shù)手段和技術(shù)效果三個方面整體理解發(fā)明構(gòu)思，必然會影響權(quán)利要求特征認定的準確性，因此，事實認定過程應(yīng)當以專利申請說明書的整體技術(shù)構(gòu)思為基礎(chǔ)。本文從隱含公開、客觀認定特征的限定作用、特征之間的關(guān)聯(lián)性等方面結(jié)合案例對如何準確進行事實認定進行分析，結(jié)合具體的案例分析可以發(fā)現(xiàn)事實認定是創(chuàng)造性判斷的基礎(chǔ)，只有準確進行事實認定，創(chuàng)造性判斷中的說理才能更為充分、更容易令人信服。因此，需要不斷提升事實認定能力，從而為提高創(chuàng)造性判斷的準確性提供保障。