文/湯文華

3. 第二類現(xiàn)有技術(shù)及其例外情形

AIA §102(a)(2)規(guī)定，一項所請發(fā)明（claimed invention），若在其有效申請日之前已經(jīng)被授權(quán)的專利（§151）或公開/被視為公開的專利申請［§122(b)］描述，且此專利或?qū)＠暾埵怯善渌l(fā)明人有效提出［the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention］1參見AIA 35 U.S.C §102(a)(2), retrieved 22 March, 2019.，則該發(fā)明的新穎性已喪失，不能授予專利。

與第一類現(xiàn)有技術(shù)（“在先公開”）不同，第二類現(xiàn)有技術(shù)強調(diào)的是“在先申請，在后公開”的美國專利或?qū)＠暾?，主要有三類?）已授權(quán)的美國專利［§151］；2）公開的美國專利申請［§122(b)］；3）指定美國的PCT申請［§122(b)］。

這里需要注意三點。首先是地域，“在先申請”專利的國家可以為美國，也可以為其他國家，但“在后公開”的國家必須為美國。其次是披露行為的主體，披露者必須為其他發(fā)明人，當(dāng)存在多位發(fā)明人時，要求其中至少有一位發(fā)明人不同于申請者本人。最后是上述專利或?qū)＠暾垺氨挥行岢觥保╡ffectively filed）的時間，對此§102(d)22 參見AIA 35 U.S.C §102(d),retrieved 22 March, 2019.作了專門規(guī)定：第二類“現(xiàn)有技術(shù)的有效日”（effective date of prior art）主要有兩類，若該美國專利或?qū)＠暾埾碛袃?yōu)先權(quán)，則“有效提出申請”的時間為最早提交申請的日期（the filing date of the earliest such application that describes the subject matter）；若不享有優(yōu)先權(quán)，則“有效提出申請”的時間是實際提交專利申請的日期（the actual filing date)?？梢姡鲜雒绹鴮＠?qū)＠暾垺氨挥行岢觥钡臅r間是其“在先申請”的日期，它與所請發(fā)明的“有效申請日”（effective filing date）定義相似，但二者代表的是不同專利的申請日期。

舉例說明第二類現(xiàn)有技術(shù)（見圖4）：甲于2018 年9 月9 日在美國提交發(fā)明A 的臨時申請，該臨時申請于2019 年3 月3 日轉(zhuǎn)為正式申請；由于臨時申請享有優(yōu)先權(quán)，所以甲的有效申請日為臨時申請日2018 年9 月9 日。乙于2018 年5 月5 日在中國提交發(fā)明A 的專利申請，然后通過PCT 途徑申請該發(fā)明的美國專利，該專利申請文件于2019 年1 月1 日在美國公開；根據(jù)§102(d)的規(guī)定，乙“有效提交申請”的日期是“在先申請日”，即在中國的申請日期2018年5月5日。由于乙的在先申請日早于甲的有效申請日，所以乙在中國的申請構(gòu)成了現(xiàn)有技術(shù)，甲不能獲得發(fā)明A 的專利權(quán)。

同樣，針對§102(a)(2)中涉及的現(xiàn)有技術(shù)，§102(b)(2)列出(A)(B)(C)三項，進一步明確第二類現(xiàn)有技術(shù)的例外情形，內(nèi)容如下：

§102(b)(2)(A)：對于上述三種美國專利或?qū)＠暾?，若其披露的主題是直接/間接從發(fā)明人或共同發(fā)明人處獲得（the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor）3參見AIA 35 U.S.C §102(b)(2)(A), retrieved 22 March, 2019.，則該申請不能成為所請發(fā)明的現(xiàn)有技術(shù)。

§102(b)(2)(B)：對于上述三種美國專利或?qū)＠暾?，若其披露的主題在有效提出申請之前已經(jīng)直接或間接被發(fā)明人、共同發(fā)明人或“關(guān)聯(lián)方”公開［the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor］44參見AIA 35 U.S.C §102(b)(2)(B), retrieved 22 March, 2019.，則該申請不能成為所請發(fā)明的現(xiàn)有技術(shù)。

§102(b)(2)(C)：對于上述三種美國專利或?qū)＠暾?，若其披露的主題和所請發(fā)明的主題在有效申請日之前歸同一個人所有，或按協(xié)議轉(zhuǎn)讓后歸同一人所有（the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person）5參見AIA 35 U.S.C §102(b)(2)(C), retrieved 22 March,2019.，則該申請不構(gòu)成所請發(fā)明的現(xiàn)有技術(shù)。

此處的例外情形沒有一年寬限期的限定，但前兩項內(nèi)容與第一類例外情形相似，主要涉及披露者的身份，以及第三方在先申請和申請者本人披露的先后順序，而第三項主要涉及的是共同所有權(quán)問題。§102(c)6參見AIA 35 U.S.C §102(c), retrieved 22 March, 2019.對“合作協(xié)議下的共同所有權(quán)”（common ownership under joint research agreements）作了規(guī)定，簡言之，若所請發(fā)明和在先申請的發(fā)明出現(xiàn)在各方達(dá)成一致的協(xié)議中，且各方均已明確，則該專利的所有權(quán)可歸“同一人”（the same person）。下面舉例說明第二類現(xiàn)有技術(shù)的三種例外情形。

例外（一）：甲乙二人合作發(fā)明一臺機器A，并于2018 年9 月9 日向PTO 提交發(fā)明專利申請；而在此之前，丙從甲口中獲得A 的相關(guān)內(nèi)容，并于2018 年7 月7 日向PTO 提交A 的專利申請，該申請文件于2019 年3 月3 日在美國公開。這里雖然丙的在先申請日早于甲的有效申請日，但丙的發(fā)明是直接從甲口中獲得，所以根據(jù)§ 102(b)(2)(A)，丙的申請不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，甲乙二人的申請可以獲得專利授權(quán)，如圖5 所示。

例外（二）：甲乙二人合作發(fā)明一臺機器A，并于2018 年9 月9 日向PTO 提交發(fā)明專利申請；同時，丙自己構(gòu)思發(fā)明了機器A，并于2018 年7 月7 日向PTO 提交A 的專利申請，該申請文件于2019 年3 月3 日在美國公開。然而在丙申請該專利之前，甲乙已經(jīng)在學(xué)術(shù)期刊上公開發(fā)表了機器A 的發(fā)明內(nèi)容，根據(jù)§102(b)(2)(B)，由于甲乙二人的披露早于丙的在先申請，所以丙的在先申請不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，甲乙二人的申請可以獲得專利授權(quán)，如圖6 所示。

例外（三）：甲乙二人合作發(fā)明一臺機器A，并于2018 年9 月9 日向PTO 提交發(fā)明專利申請，同時將該發(fā)明轉(zhuǎn)讓給a 公司；而丙自己構(gòu)思發(fā)明了機器A，并于2018 年7 月7 日向PTO 提交A 的專利申請，同時也將自己的發(fā)明轉(zhuǎn)讓給a 公司，丙的申請文件于2019 年3 月3 日在美國公開。雖然丙的在先申請日早于甲乙的有效申請日，但根據(jù)§102(b)(2)(C)，甲乙的發(fā)明和丙的發(fā)明基于轉(zhuǎn)讓協(xié)議都?xì)wa 公司所有，所以丙的在先申請不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，甲乙的申請可以獲得專利授權(quán)，如圖7 所示。

現(xiàn)將§102(a)(2)和§102(b)(2)的規(guī)定整合，對第二類現(xiàn)有技術(shù)的判定可參照如下流程圖。

4. 小結(jié)

美國新專利法規(guī)定了兩類“現(xiàn)有技術(shù)”，第一類主要涉及“在先公開”為公眾所知的披露，第二類涉及的是“在先申請，在后公開”的美國專利或?qū)＠暾?。同舊專利法相比，新專利法在空間上取消了對現(xiàn)有技術(shù)的地域限制，統(tǒng)一以世界范圍為標(biāo)準(zhǔn)；時間上統(tǒng)一了審查基準(zhǔn)日，將原來的兩個時間基準(zhǔn)（“發(fā)明日”和“申請?zhí)峤蝗铡保┙y(tǒng)一規(guī)定為專利的“有效申請日”；寬限期方面，雖沿用舊法的一年時間期限和享受寬限期的行為限制，但同時賦予了發(fā)明人解除他人現(xiàn)有技術(shù)對專利申請的威脅?？傊?，在美國新專利法中，現(xiàn)有技術(shù)的范圍得到擴大，且在形式上逐漸與世界多數(shù)國家的專利制度接軌。

目前，我國正在深入實踐知識產(chǎn)權(quán)強國戰(zhàn)略，加快建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)強國，努力實現(xiàn)人才強國和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。要確保創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的有效實施，知識產(chǎn)權(quán)的保駕護航不容忽視。在中美知識產(chǎn)權(quán)爭端中，美國采取單邊制裁，動用“337 調(diào)查”“301 條款”對中國出口企業(yè)展開調(diào)查，在實踐中，有90%的相關(guān)調(diào)查為專利侵權(quán)7該數(shù)據(jù)來源于“中國經(jīng)濟網(wǎng)”。。當(dāng)前，在中美貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)的影響下，美國起訴中國企業(yè)專利侵權(quán)案件有進一步加速、加劇的傾向。鑒于中國和美國專利體制迥異，對美國專利制度進行研究有著重要的實用價值。專利法的目標(biāo)是在知識創(chuàng)造中提供實用財產(chǎn)權(quán)。88 參見Robert P. Merges & John F. Duffy. Patent Law and Policy: Cases and Material (7th ed.), Carolina Academic Press. 2017: p 1.不論在美國還是在中國，專利法仍然是一個年輕的領(lǐng)域，整個領(lǐng)域的歷史不超過幾百年9如果以威尼斯共和國1474 年頒布世界上第一部專利法為專利制度的起源，專利制度至今已有500 多年的歷史；若以英國1624 年頒布《壟斷法》為專利制度的起源，專利制度則經(jīng)歷了300 多年的發(fā)展。，就像一項“現(xiàn)有技術(shù)”一樣，它在不斷發(fā)展，并隨著它的發(fā)展而變得更加復(fù)雜。本文僅從專利申請新穎性的參考標(biāo)準(zhǔn)——“現(xiàn)有技術(shù)”——入手，讓讀者更好、更全面地了解“現(xiàn)有技術(shù)”的概念及其錯綜復(fù)雜的政策，以期有更多的人關(guān)注美國專利法這一領(lǐng)域的研究，發(fā)現(xiàn)這個年輕領(lǐng)域在發(fā)展過程中的“美麗”?！?/p>