陳 龍

一、引言

權(quán)利要求有兩種基本類型，即物的權(quán)利要求和活動的權(quán)利要求，通俗的講，即產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求。在類型上區(qū)分權(quán)利要求的目的是為了確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。同時，專利審查指南也規(guī)定，產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個或多個技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征。

用途屬于方法特征的一種形式，當(dāng)允許用方法特征對產(chǎn)品進(jìn)行限定時，就產(chǎn)生了用途限定的產(chǎn)品權(quán)利要求這一特殊的權(quán)利要求類型。從本質(zhì)上講，用途限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)主題仍然是產(chǎn)品。但就如何解讀由用途限定對產(chǎn)品所帶來的影響，則是專利審查中的一個難點(diǎn)。

二、世界各國對用途限定的審查方式

在日本，對于用途限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，應(yīng)綜合考評說明書及現(xiàn)有技術(shù)等內(nèi)容，以確定用途限定是否對產(chǎn)品產(chǎn)生影響。若用途限定導(dǎo)致產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或組成上不同于現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品，即產(chǎn)品不同，則判定該用途對產(chǎn)品產(chǎn)生實(shí)際限定作用。如果通過說明書的記載內(nèi)容，不能判定該產(chǎn)品特別適合于該用途，則判定該用途對產(chǎn)品沒有產(chǎn)生實(shí)際限定作用，該用途限定不構(gòu)成其與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別。如果兩產(chǎn)品權(quán)利要求的用途限定僅在表述上存在差異而沒有實(shí)質(zhì)上的區(qū)別，或者本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)記載可以推定現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品也能用于該產(chǎn)品的用途，則用途限定對產(chǎn)品沒有產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

另外，對于某些可預(yù)見性極低的領(lǐng)域，日本規(guī)定對已知產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)了它的新的性質(zhì)從而導(dǎo)致其有新的用途，那么這樣的用途限定的產(chǎn)品發(fā)明可以作為用途發(fā)明并具備新穎性。而對于機(jī)械等領(lǐng)域，由于該領(lǐng)域的產(chǎn)品往往根據(jù)其結(jié)構(gòu)即可預(yù)見其具有的性質(zhì)，即可預(yù)見性強(qiáng)，因而不適用該規(guī)定。

在歐洲，考量用途限定的主要因素在于該用途是否導(dǎo)致該產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)有其他區(qū)別技術(shù)特征。即使所說的區(qū)別技術(shù)特征只是通過該用途隱含表示，而沒有明確說明，則該用途限定也應(yīng)該被考慮。如果現(xiàn)有技術(shù)中的產(chǎn)品不適用于該產(chǎn)品的該用途，即現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品不具備該用途，則認(rèn)為該用途對產(chǎn)品產(chǎn)生限定作用。如果現(xiàn)有技術(shù)中的產(chǎn)品也適用于該產(chǎn)品的該用途，即現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品也具備該用途，則認(rèn)為該用途對產(chǎn)品未產(chǎn)生實(shí)際限定作用。

另外，在歐洲具有新發(fā)現(xiàn)用途的已知產(chǎn)品也能以用途限定的產(chǎn)品的形式獲得專利保護(hù)。從而為已知藥物的第二種或其他特殊醫(yī)學(xué)用途給予了可專利性的保護(hù)。

在美國，在判定用途限定時考慮該用途限定是否使得產(chǎn)品權(quán)利要求區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)中的產(chǎn)品。如果該產(chǎn)品權(quán)利要求已經(jīng)完整地記載了該產(chǎn)品發(fā)明的所有技術(shù)特征，用途限定僅表明其發(fā)明目的或預(yù)期用途，也沒有對該產(chǎn)品的技術(shù)特征具有區(qū)別作用，那么該用途不起對權(quán)利要求的限定作用。

對于已知產(chǎn)品的新用途的發(fā)明，美國不認(rèn)可其產(chǎn)品的新穎性，只能采用該用途發(fā)明的形式進(jìn)行保護(hù)。

三、我國對用途限定的審查方式

在我國，專利審查指南中對于用途限定的審查有著明確的規(guī)定：對于主題名稱中含有用途限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，其中的用途限定在確定該產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)范圍時應(yīng)當(dāng)予以考慮，但其實(shí)際的限定作用取決于對所要求保護(hù)的產(chǎn)品本身帶來何種影響。專利審查指南中還對此進(jìn)行了舉例說明，主題名稱為“用于鋼水澆鑄的模具”的權(quán)利要求，其中“用于鋼水澆鑄”的用途對主題“模具”具有限定作用；對于“一種用于冰塊成型的塑料模盒”，因其熔點(diǎn)遠(yuǎn)低于“用于鋼水澆鑄的模具”的熔點(diǎn)，不可能用于鋼水澆鑄，故不在上述權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)。

該案例中，“鋼水澆鑄”與“冰塊成型”是兩個大相徑庭的用途，兩者對溫度的要求處于完全對立的兩個極端。并且“一種用于冰塊成型的塑料模盒”的主語是“塑料模盒”，顯然，塑料也是明顯不能耐高溫的。因此，大家都能認(rèn)同該案例中“用于鋼水澆鑄”對“模具”產(chǎn)生的限定作用。

但是，在審查實(shí)踐中，用途限定往往不是如上一例子當(dāng)中的那樣涇渭分明，更多的情形是，兩者的用途領(lǐng)域相關(guān)或相近。筆者將以一個典型案例，分析在我國的審查實(shí)踐中對于用途限定的處理方式。

【案例一】

涉案專利為發(fā)明名稱為“特別是用于高速鐵路的聲屏障”的發(fā)明專利，其專利號為ZL200810128170.2。本專利授權(quán)公告的權(quán)利要求1 如下：

1.一種用于高速鐵路的聲屏障(1)，其具有多個隔聲元件(2)，其中，隔聲元件(2)在其縱軸線(5)的方向上具有至少1800mm 的長度(L)，隔聲元件(2)包括一個具有一隔聲襯件(4)的板材殼體(3)，該板材殼體(3)具有一橫向于其縱軸線(5)的空心橫截面，該板材殼體(3)在一個窄的周壁(6)上具有一個槽(12)，并且在相對側(cè)的窄的周壁(8)上具有一個鍵(13)，用于使各個隔聲元件(2)彼此連接，其特征在于：該板材殼體(3)的周壁(6、7、8、9)由兩個根據(jù)該空心橫截面彎折的板(10、11)構(gòu)成，其中，軌道側(cè)的板(10)在所屬的周壁(7)的區(qū)域中是一平的孔板，這兩個板(10、11)由料厚度(s)至少為1.5mm 的鋁光板構(gòu)成，這兩個板在預(yù)加載下形鎖合地相互夾緊；這兩個彎折的板(10、11)在該槽(12)和該鍵(13)的區(qū)域中形鎖合地搭接；這兩個板(10、11)為了形成所述窄的周壁(6、8)分別具有至少一個彎折了一個折角(α1、α2、α3、α4)的邊(14、15、16、17)，其中，一個板(10)的折角(α1、α2)與另一板(11)的折角(α3、α4)偏差3°到8°；與所述軌道側(cè)的板(10)相對的、居民側(cè)的板(11)在所屬的周壁(9)的區(qū)域中被穿孔或不穿孔并且具有壓制的凸起部(30)；由彎折的板或者由擠壓型材構(gòu)成的、用于接收隔聲襯件(4)的固定元件(18、19)被夾緊地固定在板材殼體(3)的空心橫截面中。

在無效決定中，原專利復(fù)審委員會以附件1 G9106804.5 作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評判涉案專利的創(chuàng)造性。無效決定中認(rèn)為，附件1 公開了一種用于高速公路、公路、工業(yè)企業(yè)工作場所等處排除噪音的聲屏障，并公開了本專利的隔聲元件等部分技術(shù)特征。權(quán)利要求1 與附件1 相比，以下特征未被公開：（1）該專利是用于高速鐵路的；（2）……

我們可以關(guān)注到，在實(shí)質(zhì)審查中，審查員往往會寫“權(quán)利要求1 與對比文件1 的區(qū)別”，而復(fù)審委員會在無效決定中卻沒有用“區(qū)別”一詞，而是采用了一個較為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋硎龇绞健耙韵绿卣魑幢还_”。即在此處，對于特征（1）是否構(gòu)成區(qū)別，復(fù)審委員會沒有直接給出結(jié)論。

在對特征（1）的認(rèn)定過程中，原專利復(fù)審委員會認(rèn)為，“首先，該特征是權(quán)利要求1 所要保護(hù)的聲屏障使用場合的限定，其是否區(qū)別于附件1 要看附件1 的聲屏障在結(jié)構(gòu)和強(qiáng)度等方面是否能適用于高速鐵路，因此單獨(dú)看該特征并不確定權(quán)利要求1 的方案區(qū)別于附件1?！辈浑y發(fā)現(xiàn)，復(fù)審委員會在第一級邏輯上，是沒有明確特征（1）是否構(gòu)成區(qū)別的。

隨后，原專利復(fù)審委員會通過分析認(rèn)為，“即使考慮高速鐵路周側(cè)空氣壓力荷載較大，這也是本領(lǐng)域技術(shù)人員公知的常識，由于附件1 本身也適用于高速公路等用來消減噪聲的場合，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員也能想到將其用于高速鐵路的周側(cè)來消減噪聲，并依據(jù)高速鐵路的具體空氣壓力荷載提高其強(qiáng)度從而使其適用于高速鐵路。即退一步講，特征（1）是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠想到的?！睆?fù)審委員會在第二邏輯上，則是將特征（1）當(dāng)成區(qū)別之后，再分析其對權(quán)利要求1 創(chuàng)造性的影響。

由此可見，原專利復(fù)審委員會對特征（1）是否公開的問題上，采取了一個相對保守而謹(jǐn)慎的態(tài)度進(jìn)行對待。

而申請人則堅(jiān)持認(rèn)為由附件（1）公開的聲屏障是用于高速的，而不是用于高鐵。用于形成聲屏障的噪聲防護(hù)元件容易想到將其應(yīng)用于高鐵，但如何改進(jìn)是不容易想到的。

對此，一審及二審法院均認(rèn)為該專利權(quán)利要求1中“用于高速鐵路的”是對“聲屏障”的用途或者應(yīng)用環(huán)境的限定，但這種用途或者應(yīng)用環(huán)境是由權(quán)利要求1 中的相關(guān)材料和結(jié)構(gòu)特征決定的，該限定本身并不能構(gòu)成與附件1 的區(qū)別。即法院則明確了特征（1）不構(gòu)成其與附件1 的區(qū)別。

我們發(fā)現(xiàn)，法院在對用途限定進(jìn)行考量時，認(rèn)為主題名稱的用途限定應(yīng)該在權(quán)利要求的特征部分有相應(yīng)的技術(shù)特征進(jìn)行支持，即申請人應(yīng)該在權(quán)利要求中明確用途限定所帶來附加技術(shù)特征是什么。而用途限定本身并不能構(gòu)成該產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別。

四、對于審查的建議

細(xì)讀專利審查指南，我們可以發(fā)現(xiàn)專利審查指南對用途限定產(chǎn)品是有一定要求的：“當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個或多個技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征”。即用途限定并不是首選的表征方式，而是對部分無法用結(jié)構(gòu)或參數(shù)表征的技術(shù)特征的救濟(jì)的表征方式。由此可見，專利審查指南并不鼓勵，甚至是在限制采用用途限定來表征產(chǎn)品。

由于專利審查指南沒有明確的方式約束用途限定的使用，導(dǎo)致了申請人在撰寫申請文件時，對能夠采用結(jié)構(gòu)或參數(shù)進(jìn)行表征的技術(shù)特征，也采用了用途限定進(jìn)行表征。對于產(chǎn)品權(quán)利要求，用途對產(chǎn)品產(chǎn)生的限定作用不如結(jié)構(gòu)特征那么明確，往往會有一定的彈性解讀范圍。對于用途限定，若申請人在審查階段通過狹義的解釋，以便獲取授權(quán)，而在確權(quán)時則進(jìn)行廣義的解釋，以便獲取更大的保護(hù)范圍，這就有了侵犯公眾利益之故意了。因此，為平衡專利權(quán)人與公眾利益，在審查時應(yīng)當(dāng)對用途限定的創(chuàng)造性進(jìn)行更嚴(yán)格的審查，使申請人規(guī)范權(quán)利要求的撰寫方式，防止其在確權(quán)時獲得不當(dāng)權(quán)利。

另一方面，專利制度的一個重要原則就是公開換保護(hù)。專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)與專利申請的技術(shù)方案的公開程度是成正比的。若申請人僅以用途限定來體現(xiàn)產(chǎn)品權(quán)利要求的發(fā)明點(diǎn)所在，而在權(quán)利要求中又無法直接得出用途限定具體對應(yīng)的技術(shù)特征，公眾甚至需要創(chuàng)造性的勞動方能得出產(chǎn)品的實(shí)質(zhì)特征。這將會導(dǎo)致專利領(lǐng)域的跑馬圈地現(xiàn)象，極大地?fù)p害公共利益。因此，對于用途限定，公眾難以確定其到底具體隱含公開了哪些技術(shù)特征時，或者說，用途限定沒有使得產(chǎn)品達(dá)到充分公開的目的，那么專利法就不應(yīng)該保護(hù)用途限定所沒有明確公開的技術(shù)特征。對于用途限定與技術(shù)特征無法明確對應(yīng)的情況，在審查階段則不應(yīng)該考慮用途限定對發(fā)明的新穎性或創(chuàng)造性的影響，同時引導(dǎo)申請人將與用途限定相對應(yīng)的技術(shù)特征在權(quán)利要求中體現(xiàn)，以提高技術(shù)方案的公開程度，獲得合理的保護(hù)范圍。

從侵權(quán)判定的角度看，在專利權(quán)的保護(hù)中，專利法規(guī)定，為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，均屬于侵權(quán)行為。若被訴侵權(quán)產(chǎn)品包含了授權(quán)專利的權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征或者等同的技術(shù)特征，則判定侵權(quán)成立。而對于包含用途限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的其他實(shí)體技術(shù)特征是可以很容易與用途限定的產(chǎn)品權(quán)利要求進(jìn)行比對的，但是對于用途限定這一技術(shù)特征則無法直接進(jìn)行比對。為此，最高人民法院于2016年出臺《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》，其中第9 條規(guī)定，被訴侵權(quán)技術(shù)方案不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。由此可見，用途特征應(yīng)該理解為要求被保護(hù)的主題對象可以使用于該種用途即可，不要求被保護(hù)的主題對象必須用于該種用途，或者已經(jīng)實(shí)際用于該種用途。有學(xué)者將最高人民法院的判定標(biāo)準(zhǔn)歸納為“可能使用標(biāo)準(zhǔn)”。筆者認(rèn)為，在審查過程中也可借鑒侵權(quán)判定的判定方式，即，當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)中的產(chǎn)品也可以用于所要求保護(hù)的權(quán)利要求中的用途時，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定對比文件已經(jīng)公開了權(quán)利要求的用途特征。

實(shí)際上，在審查實(shí)踐中，上述“可能使用標(biāo)準(zhǔn)”也在專利的確權(quán)程序中使用。例如，發(fā)明名稱為“啟動電機(jī)用單向離合器”的實(shí)用新型專利（ZL200620071934.5），其權(quán)利要求1 請求保護(hù)一種啟動電機(jī)用單向離合器，在其無效宣告程序中，原專利復(fù)審委員會認(rèn)為，證據(jù)1（公開號為US4494636A）公開了一種單向離合器，并公開了權(quán)利要求1 除主題名稱外的所有技術(shù)特征，盡管證據(jù)1 沒有具體說明所述單向離合器的用途，然而由于權(quán)利要求1 所限定的用途沒有為單向離合器帶來結(jié)構(gòu)上的變化，因此權(quán)利要求1 相對于證據(jù)1 不具備新穎性。

分析權(quán)利要求1 可知，雖然其還限定了其所要求保護(hù)的單向離合器是用于啟動電機(jī)的單向離合器，然而該具體用途由權(quán)利要求1 限定的單向離合器本身固有的特性決定，該用途特征沒有隱含單向離合器在結(jié)構(gòu)上發(fā)生改變。由此可見，在判斷涉及用途限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性時，復(fù)審委主要考慮權(quán)利要求中限定的用途特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)。而當(dāng)該用途由產(chǎn)品本身固有的特性決定，用途特征沒有隱含產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)上發(fā)生改變，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)期現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品也能用于該用途，則該用途限定的產(chǎn)品權(quán)利要求相對于該現(xiàn)有技術(shù)不具備新穎性。

那么，對“用途限定”的從嚴(yán)審查，是否會損害申請人的利益呢？其實(shí)不然。對發(fā)明點(diǎn)在其新用途的產(chǎn)品，即新用途發(fā)明，申請人完全可以采用方法權(quán)利要求的形式，保護(hù)該用途。例如輝瑞公司生產(chǎn)的治療男性疾病的藥物萬艾可，在中國就以新用途發(fā)明獲得了專利權(quán)。

基于以上考慮，筆者認(rèn)為，因用途限定而導(dǎo)致產(chǎn)品所屬的技術(shù)領(lǐng)域大相徑庭的情形，必然需要考慮用途限定對權(quán)利要求新穎性/創(chuàng)造性的影響。然而，對于相同或相近領(lǐng)域的用途限定的產(chǎn)品，該產(chǎn)品在相同或相近領(lǐng)域具有一定的通用性，用途限定對產(chǎn)品沒有產(chǎn)生實(shí)際限定，或產(chǎn)生的影響是不明確的，即無法明確該用途限定是否隱含了產(chǎn)品具有某種特定的結(jié)構(gòu)和/或組成，那么在對其創(chuàng)造性進(jìn)行審查時，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該用途限定對產(chǎn)品的創(chuàng)造性起到實(shí)質(zhì)性作用。即無法準(zhǔn)確判斷用途限定對產(chǎn)品的影響時，那么申請人就應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此帶來的不利后果，審查員可以認(rèn)定用途限定沒有使產(chǎn)品區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)，進(jìn)而認(rèn)定該權(quán)利要求沒有新穎性/創(chuàng)造性。如若申請人不認(rèn)可這一點(diǎn)，申請人應(yīng)當(dāng)對用途限定所產(chǎn)生的實(shí)際限定作用承擔(dān)舉證責(zé)任。

專家點(diǎn)評

文章對比了各國對于用途限定類產(chǎn)品權(quán)利要求保護(hù)范圍的解讀及審查標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際案例，分析了我國復(fù)審及司法階段對該類型權(quán)利要求創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)。文章還結(jié)合《專利審查指南》中關(guān)于用途限定的規(guī)定，對該類型權(quán)利要求的撰寫和審查提供一定的建議和參考。