姜 平 呂文權(quán)

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作四川中心，四川 成都 610213）

0 引言

對于發(fā)明專利申請，創(chuàng)造性地審查貫穿了發(fā)明專利的行政審批階段（實(shí)質(zhì)性審查階段）、行政復(fù)議階段（復(fù)審及無效審理階段）以及司法訴訟階段。在發(fā)明專利申請的實(shí)審階段，關(guān)于發(fā)明專利申請無創(chuàng)造性的審查意見，申請人在答復(fù)時(shí)，常會以最接近的現(xiàn)有技術(shù)無改進(jìn)動機(jī)和/或其余對比文件無結(jié)合啟示為由進(jìn)行辯爭，以證明發(fā)明提出的技術(shù)方案符合《專利法》的第22條第3款的規(guī)定，即辯爭本申請具備創(chuàng)造性。

然而，何為“改進(jìn)動機(jī)”以及何為“結(jié)合啟示”？《專利審查指南2010（2019年修訂）》（以下簡稱《審查指南》）在其第二部分的第四章的第3.2.1.1節(jié)中，關(guān)于創(chuàng)造性判斷的“三步法”的第三步記載了：判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時(shí)，有動機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明［1］?？梢?，《審查指南》中上述記載提到的“現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示”即為“結(jié)合啟示”的正面定義，而“有動機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明”即為“改進(jìn)動機(jī)”的舉例式定義。

在應(yīng)用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性的判斷過程之中，第三步因涉及“改進(jìn)動機(jī)”和“結(jié)合啟示”的判斷與把握，因此其是引入主觀性因素較多的一步，也是最容易產(chǎn)生分歧與爭議的一步。那么，如何正確判斷和考量“改進(jìn)動機(jī)”與“結(jié)合啟示”，以盡可能地減少主觀性因素對創(chuàng)造性結(jié)論的影響，是值得探討的問題。

現(xiàn)行的《審查指南》中暫未例舉關(guān)于最接近現(xiàn)有技術(shù)的“改進(jìn)動機(jī)”問題的案例；而關(guān)于結(jié)合啟示，《審查指南》通過例舉的方式說明有結(jié)合啟示的情形為：①所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段；②所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段，例如，同一份對比文件其他部分披露的技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該其他部分所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同；③所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同［1］。

本研究將基于機(jī)械領(lǐng)域中的相關(guān)實(shí)際案例，探討發(fā)明創(chuàng)造性判斷中改進(jìn)動機(jī)與結(jié)合啟示的考量。

1 關(guān)于最接近現(xiàn)有技術(shù)的“改進(jìn)動機(jī)”的探討

1.1 案例一

1.1.1 基本案情。某案［2］，請求保護(hù)一種壓縮機(jī)，包括殼體1；電機(jī)4，所述電機(jī)4設(shè)在所述殼體1內(nèi)；以及至少一個(gè)消音件2，每個(gè)消音件2連接在殼體1的內(nèi)壁上，每個(gè)消音件2與殼體1之間分別限定出一個(gè)消音腔3，每個(gè)消音件2上均形成有多個(gè)通孔22。本申請要求解決的技術(shù)問題是：殼體1內(nèi)部除消音腔3之外的空間內(nèi)的聲波通過通孔22進(jìn)入消音腔3內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)共振消音。其代表性附圖如圖1所示。

圖1 案例1代表性附圖

審查員在一通時(shí)，采用對比文件1的方式評述了全部權(quán)利要求的創(chuàng)造性。對比文件1公開了一種壓縮機(jī)，通過在下殼體13內(nèi)設(shè)置第一隔板41以限定出消音腔51，從而消音腔51可增加聲波在傳播過程中的反射次數(shù)，進(jìn)而增強(qiáng)且實(shí)現(xiàn)了壓縮機(jī)的消音。對比文件1的代表性附圖如圖2所示。

圖2 案例1對比文件1代表性附圖

經(jīng)過比對，對比文件1與本申請的區(qū)別技術(shù)特征僅在于：消音件2上還形成有多個(gè)通孔22?；谠搮^(qū)別技術(shù)特征，審查員認(rèn)為：本案的消音結(jié)構(gòu)和對比文件1中公開的消音結(jié)構(gòu)在原理上都是共振消音吸聲結(jié)構(gòu)，而且本案消音結(jié)構(gòu)中所采用的穿孔板消音吸聲結(jié)構(gòu)屬于本領(lǐng)域的公知常識，因而以對比文件1結(jié)合本領(lǐng)域公知常識否定了本申請的創(chuàng)造性。

申請人在答復(fù)一通時(shí)，指出“每個(gè)消音件3上都形成有多個(gè)通孔22”的設(shè)計(jì)是本案為解決消音降噪的關(guān)鍵技術(shù)手段，沒有現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)或者公知常識證據(jù)表明本案中該關(guān)鍵技術(shù)手段的設(shè)置屬于常規(guī)（公知）技術(shù)手段，并且對比文件1無改進(jìn)動機(jī)。

1.1.2案情辨析。本案之所以會在第一次審查意見通知書中作出錯(cuò)誤的審查結(jié)論，根本原因在于審查員未按照創(chuàng)造性判斷的“三步法”中關(guān)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的“改進(jìn)動機(jī)”的判斷原則來挑選對比文件1，并且忽略了公知常識的“結(jié)合啟示”。

具體的，對比文件1的說明書記載了其消音原理：潤滑油設(shè)在第一隔板41的上表面上，在噪聲聲波傳播的過程中，聲波首先穿透第一隔板41進(jìn)入消音腔51，位于消音腔51中的氣體層本身具有彈性與吸收作用，導(dǎo)致聲波振動能量的衰減幅度較大，此外，聲波傳到下殼體13內(nèi)的底壁32上后，又會發(fā)生兩次聲波反射，使得穿透下殼體13底壁32的聲波再次減少，這樣，消音腔51內(nèi)的氣體層可以吸收和多次反射聲波，從而有效地提高了消聲效果，降低了壓縮機(jī)100的工作噪聲。

雖然穿孔板吸聲結(jié)構(gòu)確屬本領(lǐng)域中消聲的公知手段，但因?yàn)閷Ρ任募?中明確記載了“潤滑油設(shè)在第一隔板41的上表面上”，如果機(jī)械地認(rèn)為公知常識具有結(jié)合啟示，在第一隔板41上開設(shè)通孔，將導(dǎo)致潤滑油泄露至消音腔51之中，削弱甚至導(dǎo)致消音功能的喪失。

可見，案例一中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)對比文件1無改進(jìn)動機(jī)，且公知常識無結(jié)合啟示。

1.2 案例二

1.2.1 基本案情。某案，涉及一種防振錘除銹器，包括第二套筒2內(nèi)的多個(gè)凸起部21，第二套筒2滑動配合于第一套筒1內(nèi)，工作人員手持操作桿，將第一套筒1與的一端對準(zhǔn)防振錘的一端，然后啟動動力機(jī)構(gòu)，使第二套筒2相對于第一套筒1往復(fù)運(yùn)動，第二套筒2內(nèi)的多個(gè)凸起部21將防振錘外表面上的鐵銹清除掉。這種方式只需工作人員手持操作桿4，無須手動控制該防振錘除銹器往復(fù)運(yùn)動，從而提高工作穩(wěn)定性，降低工作安全隱患。其代表性附圖如圖3所示。

圖3 案例2代表性附圖

審查員在一通時(shí)，審查員采用2篇對比文件結(jié)合評述了本申請所有權(quán)利要求的創(chuàng)造性，并在二通后以不具備創(chuàng)造性駁回了本申請。其中，對比文件1公開了打磨套筒3（相當(dāng)于本申請的第二套筒）轉(zhuǎn)動配合于手持輔助套筒1（相當(dāng)于本申請的第一套筒）內(nèi)，通過動力裝置驅(qū)動打磨套筒3旋轉(zhuǎn)從而實(shí)現(xiàn)打磨，同時(shí)，對比文件1明確指出打磨套筒3不能相對于手持輔助套筒1發(fā)生軸向竄動；對比文件2公開了采用拋光板12-1與拋光板12-2相對往復(fù)滑動打磨的技術(shù)手段。兩者的代表性附圖如圖4所示。

圖4 案例2對比文件1和2代表性附圖

申請人在答復(fù)第一次審查意見通知書時(shí)，辯爭到對比文件1無改進(jìn)動機(jī)，且對比文件2無結(jié)合啟示。

1.2.2案情辨析。本案之所以會在第一、二次審查意見通知書以及駁回決定中均作出錯(cuò)誤的審查結(jié)論，根本原因在于審查員未按照創(chuàng)造性判斷的“三步法”中關(guān)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的“改進(jìn)動機(jī)”的判斷原則來選取對比文件1，并且忽略了對比文件2的“結(jié)合啟示”。

具體的，由于對比文件1已經(jīng)明確指出打磨套筒3不能相對于手持輔助套筒1發(fā)生軸向竄動，且其工作時(shí)的動作為旋轉(zhuǎn)，因此，不可能將對比文件1中的打磨套筒3的運(yùn)動方式改進(jìn)為往復(fù)直線運(yùn)動，故本申請的創(chuàng)造性評述存在對比文件1不具備改進(jìn)動機(jī)，進(jìn)而對比文件2無結(jié)合啟示的問題。

上述兩個(gè)案例的共性在于未正確理解本申請的技術(shù)方案，導(dǎo)致最接近的現(xiàn)有技術(shù)（對比文件1）選取錯(cuò)誤，進(jìn)而導(dǎo)致最接近的現(xiàn)有技術(shù)無改進(jìn)動機(jī)，而公知常識或其余對比文件無結(jié)合啟示的問題。

2 關(guān)于另一份對比文件（非對比文件1）結(jié)合啟示的探討

在創(chuàng)造性的“三步法”評述過程中，關(guān)于“結(jié)合啟示”判斷的情形在發(fā)明審查實(shí)務(wù)中最為常見，也是在審查實(shí)務(wù)中最容易出現(xiàn)問題的情形。

2.1 案例一基本案情

某案，請求保護(hù)一種氣動銼刀，所采取的方案為：所述氣缸氣密性地嵌設(shè)于所述第一腔體，且所述第一進(jìn)氣道12和所述第一進(jìn)氣孔32、第二進(jìn)氣孔33、第三進(jìn)氣孔34連通，所述第一排氣道13和所述排氣孔35相連通（即“三進(jìn)一出”式的氣道結(jié)構(gòu)）；所取得的技術(shù)效果為：進(jìn)入各個(gè)腔室的壓縮氣體量大，且排放氣的量少，使得各個(gè)腔室的壓力大，進(jìn)而增強(qiáng)了活塞桿組的往復(fù)直線運(yùn)動的頻率。其代表性附圖如圖5所示。

圖5 案例1代表性附圖

審查員在一通時(shí)，采用對比文件1結(jié)合對比文件2的方式評述了權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。其中，對比文件2的氣道結(jié)構(gòu)為“一進(jìn)三出”式結(jié)構(gòu)，其代表性附圖如圖6所示，其中：P為進(jìn)氣通道、B3為進(jìn)氣口、B2為前排氣口、B1為中排氣口、B4為后排氣口。審查員基于對比文件2公開的“一進(jìn)三出”的方案認(rèn)為：本申請的“三進(jìn)一出”的方案屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)實(shí)際需要而做的常規(guī)設(shè)置。

圖6 案例1對比文件2代表性附圖

申請人在答復(fù)第一次審查意見通知書時(shí)，辯爭到：對比文件2無結(jié)合啟示。

2.2 案情辨析

本案之所以會在第一次審查意見通知書中作出錯(cuò)誤的審查結(jié)論，根本原因在于審查員未按照創(chuàng)造性判斷的“三步法”中關(guān)于“結(jié)合啟示”的判斷原則來選擇對比文件2。

具體的，本案采用的是三個(gè)進(jìn)氣口和一個(gè)排氣孔（三進(jìn)一出結(jié)構(gòu)），這樣進(jìn)入各個(gè)腔室的壓縮氣體量大，且排放氣的量少，使得各個(gè)腔室的壓力大，進(jìn)而增強(qiáng)了活塞桿組的往復(fù)直線運(yùn)動的頻率和運(yùn)動推力；而對比文件2是一進(jìn)個(gè)進(jìn)氣口和三個(gè)排氣孔（一進(jìn)三出結(jié)構(gòu)），在同樣的時(shí)間內(nèi)進(jìn)入腔室的壓縮氣體量少，但是排放的氣體量卻多，會同時(shí)存在兩個(gè)排氣孔同時(shí)排氣的情況，進(jìn)而降低了活塞桿組的往復(fù)直線運(yùn)動的頻率和運(yùn)動推力。因而對比文件2給出了相反的教導(dǎo)啟示，進(jìn)而無結(jié)合啟示。

3 結(jié)語

通過以上案例的辨析，結(jié)合創(chuàng)造性立法的初衷、《專利法》中關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定以及實(shí)審階段關(guān)于創(chuàng)造性審查原則的考量，有以下一般性結(jié)論。

①審查實(shí)務(wù)中應(yīng)盡量準(zhǔn)確、客觀地確定區(qū)別特征在發(fā)明的整個(gè)技術(shù)方案中的作用。當(dāng)作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的對比文件公開的內(nèi)容（整體上或部分），或者其他對比文件，給出了與發(fā)明相反的教導(dǎo)時(shí)，即認(rèn)定上述對比文件中不存在改進(jìn)動機(jī)或相應(yīng)的技術(shù)啟示。

②只有充分意識到并理解技術(shù)問題與技術(shù)手段之間的關(guān)系，才能使得創(chuàng)造性判斷的過程及其結(jié)果符合創(chuàng)造性的審查原則［3］。即不僅要確認(rèn)區(qū)別特征已經(jīng)被其他對比文件所公開或者區(qū)別特征是本領(lǐng)域的公知常識，還要整體考量相應(yīng)的技術(shù)手段或者公知常識所要解決的技術(shù)問題，避免出現(xiàn)“形似而神不似”的問題。

③判斷請求保護(hù)的技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性時(shí)，既要考慮發(fā)明的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)（對比文件）相比而存在的區(qū)別技術(shù)特征是否已被對比文件所公開且所起的作用相同，或者是否為所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識；又要考慮本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有足夠的改進(jìn)動機(jī)對該最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案進(jìn)行改進(jìn)，以解決所要求保護(hù)的發(fā)明的技術(shù)方案實(shí)際要解決的技術(shù)問題，避免忽略對比文件1無改進(jìn)動機(jī)，而僅憑區(qū)別特征已經(jīng)被其他它對比文件所公開或者區(qū)別特征是本領(lǐng)域的公知常識就認(rèn)為本發(fā)明不具備創(chuàng)造性的主觀錯(cuò)誤判斷。

④在創(chuàng)造性的顯而易見的判定過程中，當(dāng)所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段時(shí)，結(jié)合啟示的認(rèn)定一定要遵循“該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別技術(shù)特征在所請求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造中為解決其實(shí)際存在的技術(shù)問題所起的作用相同”的基本審查原則；對比文件的選取既要做到形似、也要神似，以“形神一致”為標(biāo)準(zhǔn)，避免僅以公開區(qū)別特征而強(qiáng)行拼湊的誤區(qū)。