張立得 牛繼梅

制備方法是通過設(shè)置工藝條件，并經(jīng)過多個工藝步驟，最終將原料物質(zhì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的過程，在產(chǎn)品能夠從專利法意義上得到確定的前提下，上述制備方法中的三個技術(shù)特征——原料物質(zhì)、工藝步驟以及工藝條件——實際可構(gòu)成一個清楚、完整以及可實施的技術(shù)方案。因此，對于制備方法的改造，一般體現(xiàn)在原料的選取、工藝步驟的改進、工藝參數(shù)的優(yōu)化以及全新制備線路的開發(fā)等方面①張清奎. 化學領(lǐng)域發(fā)明專利申請的文件撰寫與審查（第2 版）[M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2004：3.，從而進一步形成了專利申請人所要求保護的技術(shù)方案——制備方法發(fā)明。

由于制備方法的本質(zhì)目的是獲得產(chǎn)品，因此在制備方法發(fā)明的專利申請文件中，專利申請人一般傾向于僅將產(chǎn)品的制備過程（改進后的技術(shù)方案）進行完整描述，往往對產(chǎn)品用途忽視記載。就目前的審查形式來看，這種情況能夠影響到制備方法發(fā)明的可專利性（一般指技術(shù)方案的新穎性、創(chuàng)造性以及實用性②伍春艷，焦洪濤. 從Myriad 案看人體基因的專利適格性[J]. 電子知識產(chǎn)權(quán)，2014（4）：39-43.），從而致使專利申請被駁回的概率大幅增加。需要注意的是，盡管審查形式并不傾向于對含有此類缺陷的專利予以授權(quán)，但是，未在制備方法發(fā)明中記載產(chǎn)品用途的情形依舊時有發(fā)生。基于此，本文將結(jié)合《專利法（2020）》（以下簡稱“《專利法》”）以及《專利審查指南（2020）》（以下簡稱“《指南》”）的相關(guān)規(guī)定和解釋對產(chǎn)品用途被忽視記載的原因進行揭示，并圍繞審查實踐闡述當前的審查觀點，以及產(chǎn)品用途記載缺失的情形是否還觸及了尚未被揭示過的其他可專利性因素。

一、產(chǎn)品用途被忽視的原因——《指南》未予以充分解釋

對于制備方法發(fā)明而言，專利申請文件應(yīng)當清楚、完整地記載產(chǎn)品的制備過程，包括原料物質(zhì)、工藝步驟以及工藝條件，以使要求保護的技術(shù)方案達到本領(lǐng)域技術(shù)人員可以實施的標準，并解決相應(yīng)的技術(shù)問題，從而滿足制備方法發(fā)明充分公開的基本要求。這既符合《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定，也與《指南》第二部分第十章第3.2 節(jié)對方法發(fā)明充分公開的解釋相契合。尤其需要指出的是，《指南》在對制備方法發(fā)明充分公開的解釋中還做了一項重要補充：“必要時還應(yīng)當記載方法對目的物質(zhì)性能的影響”。該項補充對專利申請文件的公開程度起著決定性作用，但卻并不顯見，因為《指南》并未對這種必要性作出充分解釋。實際上，該項補充是要求本領(lǐng)域技術(shù)人員可以毫無疑義地從現(xiàn)有技術(shù)中獲知產(chǎn)品的用途，否則，專利申請文件就有記載產(chǎn)品用途的必要性。專利申請人一般均是依據(jù)《專利法》和《指南》的規(guī)定來進行專利申請文件的撰寫，當上述補充內(nèi)容未被《指南》進行充分解釋時，將會導致專利申請人對此處的理解模棱兩可，甚至于忽視其記載的必要性，從而造成在專利申請文件中缺乏記載產(chǎn)品用途的情況。

此外，專利申請在實質(zhì)審查中被國家知識產(chǎn)權(quán)局予以駁回的條件是該專利申請存在實質(zhì)性缺陷，并明確觸及了《專利法》中的相關(guān)法條。關(guān)于產(chǎn)品用途未在制備方法發(fā)明中記載的情形，《指南》的上述規(guī)定和解釋意在引導人們將其視為一種公開不充分的缺陷，而公開不充分則意味著要求保護的技術(shù)方案不符合《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定，未達到清楚、完整地記載以及能夠被本領(lǐng)域技術(shù)人員實施的標準。然而，在制備方法發(fā)明中，制備方法是專利申請人所實際要求保護的技術(shù)方案，在原料物質(zhì)、工藝步驟以及工藝條件得到清楚、完整記載的條件下，其制備方法完全可以被本領(lǐng)域技術(shù)人員實施并獲得相應(yīng)產(chǎn)品，而并不依賴于產(chǎn)品用途的記載。因此，在不影響制備方法實施的情況下，將產(chǎn)品用途缺乏記載的情形推定為制備方法的公開不充分，似乎并不恰當，也未能與《專利法》的規(guī)定相契合。這在專利申請文件的撰寫實踐中催生了一個疑問：產(chǎn)品用途并不影響制備方法的實施和公開程度，其在說明書中的記載還是否存在必要性？《指南》亦未在行文中對其作出任何解釋和補充，這是導致專利申請人未對產(chǎn)品用途引起重視的另一個重要因素。

上述因素容易導致專利申請人抱有僥幸心理。為了提高專利申請速度，在產(chǎn)品得到制備后，而不再對其產(chǎn)品用途進行研究和揭示，導致了產(chǎn)品用途在說明書中疏于記載的情況發(fā)生。實質(zhì)審查程序中，審查員并不會因為《指南》缺乏充足的解釋而將這一問題進行擱置，其具備法律效力的審查結(jié)論更是將產(chǎn)品用途缺乏記載的情形從眾多的實質(zhì)性缺陷問題中凸顯了出來。

二、專利實質(zhì)審查中的主流觀點

將產(chǎn)品用途的記載缺失認定為申請文件的公開缺陷，是《指南》的潛在傾向。然而，由審查員主導的實質(zhì)審查程序是一個能動的審查過程，具有較強的主觀性，其將這一傾向進行了獨辟蹊徑地轉(zhuǎn)化，以區(qū)別于公開程度的其他可專利性因素來對發(fā)明的技術(shù)方案進行評價，從而形成了一種影響廣泛的審查觀點——制備方法存在創(chuàng)造性缺陷，并為眾多的審查員所采用。

（一）從案例中提取審查觀點

案例涉及發(fā)明專利201810730891.4 的審查過程。其中，涉案專利的主題名稱為“一種四氫喹啉螺環(huán)己二烯酮骨架化合物的合成方法”，申請日為2018 年7月5 日，該專利最終被國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回，駁回理由總結(jié)如下：

涉案專利申請保護一種四氫喹啉螺環(huán)己二烯酮骨架化合物的制備方法（有機合成方法），其在申請文件中并未記載化合物的生物活性實驗，因此不能確定其具有何種用途，此外，申請人也未能提供與其骨架結(jié)構(gòu)相似的化合物，以及相似化合物的用途。對于化合物的制備方法發(fā)明而言，產(chǎn)物是方法權(quán)利要求的技術(shù)特征之一，對產(chǎn)物的充分公開是方法充分公開的必要前提。即使制備方法確實具有操作簡單、收率較高的特點，但是制備方法本身是為了用來制備獲得產(chǎn)品，如果不能確定產(chǎn)品具有何種性能或者用途，能夠解決何種產(chǎn)業(yè)上的技術(shù)問題，那么制備方法本身也不能被認為是解決了產(chǎn)業(yè)上的技術(shù)問題。在沒有產(chǎn)生有益效果的基礎(chǔ)上，涉案專利不具備突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，不具備《專利法》第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

從上述案例中可提取出兩個重要的判別信息：Ⅰ.在制備方法發(fā)明中，產(chǎn)物是方法權(quán)利要求的技術(shù)特征之一，對產(chǎn)物的充分公開是方法充分公開的必要前提；Ⅱ.制備方法所解決的技術(shù)問題因產(chǎn)品用途未公開而得不到確定，從而，制備方法的有益效果也無法被落實。

基于上述兩個判別信息認定涉案專利存在創(chuàng)造性缺陷，其邏輯思維大致如下：從產(chǎn)品用途是否被公開的事實來推定制備方法是否具備有益效果，而有益效果的存在與否意味著發(fā)明是否取得顯著的進步。這里需要注意的是，整個判定過程雖然并不涉及創(chuàng)造性的另外一個要件——突出的實質(zhì)性特點，但是，技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)若不具備顯著的進步，依舊可以推定其創(chuàng)造性存在缺陷，而不必再去審查技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否具備突出的實質(zhì)性特點。

上述推定邏輯在制備方法發(fā)明的實質(zhì)審查中屢屢受到重用，進而在面對產(chǎn)品用途缺乏記載的情形時，逐漸演變成一種主流的審查觀點，該觀點傾向于將此類情形定性為技術(shù)方案的創(chuàng)造性缺陷。專利申請人對于這種審查觀點和推定邏輯往往束手無策，并難以從法條和理論上獲得足夠的支持來應(yīng)對這種審查結(jié)論。

（二）上述審查觀點的解釋障礙

將產(chǎn)品用途的缺失推定為制備方法的創(chuàng)造性缺陷，似乎并不是一個淺顯易懂的審查結(jié)論，其主要存在三方面的解釋障礙：

1.產(chǎn)品用途游離在制備方法的實施范圍之外

產(chǎn)品用途是產(chǎn)品與生俱來的性質(zhì)。首先，產(chǎn)品用途并不參與產(chǎn)品的確定過程，例如，依據(jù)紫外、紅外、核磁共振以及質(zhì)譜等技術(shù)可實現(xiàn)阿司匹林的結(jié)構(gòu)鑒定，而并不需要本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉其用途。其次，產(chǎn)品用途不會因為制備產(chǎn)品的方法不同而存在差別，例如，阿司匹林的鎮(zhèn)痛作用不會因為制備它的方法不同（天然產(chǎn)物提取或有機合成等）而發(fā)生改變。至于產(chǎn)品能夠具備多少種用途是由產(chǎn)品本身決定的，需要人們?nèi)グl(fā)掘，而不是由制備方法所決定的。

制備方法并不能決定產(chǎn)品的用途，而在制備方法發(fā)明中，產(chǎn)品用途的記載與否，也不影響本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)發(fā)明內(nèi)容實施該制備方法并獲得發(fā)明所述的產(chǎn)品。此時，會有一種論斷產(chǎn)生——既然產(chǎn)品用途不參與產(chǎn)品的制備過程，亦不干預(yù)產(chǎn)品的確定過程，那么，產(chǎn)品用途實際并不構(gòu)成制備方法中的技術(shù)特征，從而游離在技術(shù)方案的實施范圍之外。這就令上述審查觀點的恰當性存在可以爭辯的地方：一個游離在技術(shù)方案實施范圍之外的特征，還能否用于評價技術(shù)方案的創(chuàng)造性？

2.制備方法所要解決的技術(shù)問題未包含產(chǎn)品用途

對制備方法進行發(fā)明創(chuàng)造的目的，大致可體現(xiàn)為兩種技術(shù)效果：（1）提高舊產(chǎn)品的產(chǎn)能；（2）為了獲得一種新產(chǎn)品。上述兩種技術(shù)效果的實現(xiàn)，依賴于相應(yīng)技術(shù)問題的解決，因此，根據(jù)技術(shù)效果可將制備方法發(fā)明所要解決的技術(shù)問題劃分為兩類情形：（1）舊產(chǎn)品的產(chǎn)能低下，不能滿足社會的需求；（2）舊產(chǎn)品無法應(yīng)用于新的需求環(huán)境。對于技術(shù)問題（1）的解決，需要將現(xiàn)有技術(shù)（現(xiàn)有的制備方法）進行改造，以實現(xiàn)舊產(chǎn)品在產(chǎn)能上的提高，包括提高產(chǎn)率、縮減工藝流程以及降低成本等等。對于技術(shù)問題（2）的解決，需要制備一種新產(chǎn)品來替代舊產(chǎn)品以適應(yīng)新的需求環(huán)境。

上述兩類技術(shù)問題均不涉及產(chǎn)品用途，這是因為，制備方法只能用于制備產(chǎn)品，而不能用于制備產(chǎn)品的用途。進一步講，產(chǎn)品用途是人們在獲得產(chǎn)品之后的又一次發(fā)明創(chuàng)造，其并不必然伴隨著制備方法的改進而從產(chǎn)品中被發(fā)現(xiàn)。從技術(shù)問題的角度來講，產(chǎn)品用途是產(chǎn)品所要解決的技術(shù)問題，而非制備該產(chǎn)品的方法所要解決的技術(shù)問題。因此，對于制備方法發(fā)明而言，無論是提高了舊產(chǎn)品的產(chǎn)能，還是獲得了一種新的產(chǎn)品，均是解決了現(xiàn)有技術(shù)所不曾解決的技術(shù)問題，從而取得了現(xiàn)有技術(shù)所不曾取得的技術(shù)效果。

3.產(chǎn)品用途在各類發(fā)明中的參與身份不同

與產(chǎn)品用途相關(guān)聯(lián)的發(fā)明，有三種類型：（1）產(chǎn)品發(fā)明；（2）用途發(fā)明；（3）制備方法發(fā)明。在這三種類型的發(fā)明中，產(chǎn)品用途所實際充當?shù)纳矸莶⒉幌嗤Ｔ诋a(chǎn)品發(fā)明中，產(chǎn)品是要求保護的技術(shù)方案，被歸屬于技術(shù)特征，而產(chǎn)品用途被歸屬于技術(shù)方案的技術(shù)效果。在用途發(fā)明中，產(chǎn)品和產(chǎn)品用途共同構(gòu)成要求保護的技術(shù)方案，兩者被歸屬于技術(shù)特征，同時，產(chǎn)品用途還被歸屬于技術(shù)方案的技術(shù)效果。在制備方法發(fā)明中，由于產(chǎn)品用途游離在制備方法的實施范圍之外，又未包含在制備方法所要解決的技術(shù)問題之內(nèi)，因此，產(chǎn)品用途既不歸屬于技術(shù)方案中的技術(shù)特征，也不歸屬于技術(shù)方案的技術(shù)效果。產(chǎn)品用途在各類發(fā)明中的參與身份，如圖1 所示。

圖1 產(chǎn)品用途在各類發(fā)明中的參與身份

根據(jù)《專利法》第二十二條第三款的規(guī)定，發(fā)明的創(chuàng)造性取決于兩個構(gòu)成要件：突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。上述兩個構(gòu)成要件在《指南》第二部分第四章第2.2 節(jié)和2.3 節(jié)中被具體解釋為：相對于現(xiàn)有技術(shù)而言，發(fā)明是非顯而易見的，并能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。其中，非顯而易見可通俗地理解為，對于技術(shù)方案的構(gòu)思，不能從現(xiàn)有技術(shù)中獲得相應(yīng)技術(shù)特征的技術(shù)啟示。因此，一項內(nèi)容如果被納入發(fā)明的創(chuàng)造性評價體系，就意味著，該內(nèi)容要么歸屬于技術(shù)方案中的技術(shù)特征，用以評價發(fā)明是否具備突出的實質(zhì)性特點，要么歸屬于技術(shù)方案所取得的技術(shù)效果，用以評價發(fā)明是否具備顯著的進步，否則，該內(nèi)容將不適合參與發(fā)明的創(chuàng)造性評價。

從創(chuàng)造性的角度來講，產(chǎn)品用途可以作為技術(shù)效果來評價產(chǎn)品發(fā)明的創(chuàng)造性，也可以作為技術(shù)特征和技術(shù)效果來評價用途發(fā)明的創(chuàng)造性，但是，由于產(chǎn)品用途既不屬于制備方法的技術(shù)特征也不屬于制備方法的技術(shù)效果，那么，其還能否參與制備方法發(fā)明的創(chuàng)造性評價？

（三）審查觀點的合理性分析——技術(shù)效果的有益性發(fā)生滅失

從涉案專利（201810730891.4）的審查觀點來看，產(chǎn)品用途顯然是被納入了制備方法發(fā)明的創(chuàng)造性評價體系，而且是以“顯著的進步”這一創(chuàng)造性的構(gòu)成要件為理由，直接指向制備方法的技術(shù)效果存在實質(zhì)缺陷。上文已經(jīng)給出這種審查觀點在解釋上存在一些障礙：產(chǎn)品用途的游離性導致其既不歸屬于制備方法的技術(shù)特征也不歸屬于制備方法的技術(shù)效果，從而致使產(chǎn)品用途難以直接性地參與制備方法的創(chuàng)造性評價。但是，這種解釋障礙似乎并未影響實質(zhì)審查程序?qū)Υ祟惏讣óa(chǎn)品用途在制備方法發(fā)明中記載缺失的情形）的定性，究其原因在于，上述審查觀點實際存在成立的理由，其恰當性體現(xiàn)在：產(chǎn)品用途可以通過影響技術(shù)效果——“獲得產(chǎn)品”或“提高產(chǎn)能”——的有益性來間接影響制備方法的創(chuàng)造性，這是至為關(guān)鍵的一點，而且存在理論基礎(chǔ)——《指南》在第二部分第四章第2.3 節(jié)中對“顯著的進步”進行解釋時，明確將技術(shù)效果限定為“有益的技術(shù)效果”，即技術(shù)方案所取得的技術(shù)效果應(yīng)當具備有益性。

就技術(shù)效果而言，能夠獲得一種新產(chǎn)品或者提高舊產(chǎn)品的產(chǎn)能，自然是由制備方法發(fā)明取得了現(xiàn)有技術(shù)所不曾取得的技術(shù)效果，但是，產(chǎn)品用途的記載缺失，將可能致使本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的內(nèi)容推斷不出產(chǎn)品的有益性，從而導致制備方法在任何改進的情況下都是無益于社會的選擇。從這一點分析來看，未在說明書中記載產(chǎn)品用途，將導致制備方法發(fā)明中技術(shù)效果的有益性發(fā)生滅失。

技術(shù)效果有益性的滅失可因產(chǎn)品的新舊屬性劃分為兩種情形：（1）當產(chǎn)品為新產(chǎn)品時，制備方法以“獲得這種新產(chǎn)品”為技術(shù)效果的落腳點，由于該新產(chǎn)品具備開拓性，不曾在現(xiàn)有技術(shù)中存在過，因此，未將產(chǎn)品用途在說明書中記載，將直接導致技術(shù)效果的有益性發(fā)生滅失。（2）當產(chǎn)品為舊產(chǎn)品時，制備方法以“提高舊產(chǎn)品產(chǎn)能”為技術(shù)效果的落腳點，一般情況下，舊產(chǎn)品的用途已被現(xiàn)有技術(shù)所記載或公開，如果未被現(xiàn)有技術(shù)所記載或公開，而制備方法發(fā)明中又缺乏對該舊產(chǎn)品的用途記載，那么如上所述，產(chǎn)品的無益將導致產(chǎn)能的無益，從而間接導致技術(shù)效果的有益性發(fā)生滅失。

不難發(fā)現(xiàn)的是，產(chǎn)品用途在制備方法發(fā)明中的記載缺失會引發(fā)一連串的多米諾骨牌效應(yīng)。產(chǎn)品的有益性、技術(shù)效果的“顯著的進步”性以及制備方法的創(chuàng)造性，將依次被這種記載缺陷而推倒，最終發(fā)生滅失，這不僅與《指南》對創(chuàng)造性的補充和解釋相吻合，而且也較為符合《專利法》第二十二條第三款的規(guī)定。如上分析，將產(chǎn)品用途缺失推定為制備方法創(chuàng)造性缺陷的審查觀點具備相當程度的合理性，只不過，這種合理性被上述三種解釋障礙所掩蓋，其恰當性未能在審查意見中被充分而明顯地體現(xiàn)出來，從而給專利申請人帶來諸多困惑。這種現(xiàn)象是較為少見的，因為它是由技術(shù)方案實施范圍之外的記載缺陷引發(fā)了技術(shù)方案本身的實質(zhì)性缺陷。

（四）實質(zhì)審查對公開程度所持有的審慎態(tài)度分析

《指南》潛在地引導人們將產(chǎn)品用途當作制備方法發(fā)明充分公開的必要條件，這在上文中已作出簡要分析。在上述涉案專利（201810730891.4）的審查意見中，審查員亦指出，“產(chǎn)物是方法權(quán)利要求的技術(shù)特征之一，對產(chǎn)物的充分公開是方法充分公開的必要前提”（判別信息Ⅰ）。從形式上看，判別信息Ⅰ與《指南》的規(guī)定相吻合。然而，在實際的審查意見中，審查員并未將判別信息Ⅰ放大為制備方法的公開不充分，也未以該理由來對涉案專利進行駁回。審查員的這種審慎態(tài)度值得關(guān)注和分析，其產(chǎn)生原因尚不明確，但可以從充分公開的立法本意為出發(fā)點來試圖作一些微小闡釋，從而進一步考量審查員在面臨此類案件時的顧慮以及采取這種審慎態(tài)度的成因。

1.充分公開的立法本意

有些專利申請人為了防止他人在日后的侵權(quán)實施，故意省略技術(shù)方案中的某些必要技術(shù)特征，但這樣一來也會導致自己的技術(shù)方案存在邏輯瑕疵，有效性無法得到驗證，在此基礎(chǔ)上，我國《專利法》確立了“以公開換保護”的立法宗旨。在這個立法宗旨中，充分公開是核心要素③李微，權(quán)桂英，陳怡欣，等. 實用性和公開不充分法條適用的一些思考[J]. 中國發(fā)明與專利，2019，16（S2）:151-153.，它要求專利申請人對技術(shù)方案的內(nèi)容應(yīng)當作清楚、完整的描述，達到本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)嵤┑臉藴?，以確保專利在授權(quán)后能夠隨時被應(yīng)用，而不能出現(xiàn)卡殼的情況，這是有利于社會進步和發(fā)展的。由此可見，對于充分公開的立法本意，實質(zhì)在于技術(shù)方案的“能夠?qū)嵤雹茼n鐳，劉瑞斌. 淺析技術(shù)事實存在疑點的專利申請審查中法條的競合適用[J]. 中國發(fā)明與專利，2019（12）：109-111.，而不對其他因素做過多要求，這也與《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定相契合。從立法本意的角度來講，在原料物質(zhì)、工藝步驟以及工藝條件得到清楚、完整描述的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品用途的記載缺失不再影響制備方法的實施過程，從而與制備方法的公開程度無關(guān)?？赡芤彩浅鲇谶@方面的顧慮，審查員在上述案例中采取了嚴謹而審慎的態(tài)度，并未輕易地引用《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定將制備方法認定為不能實施的缺陷。

2.充分公開的狹義與廣義

從上述分析來看，將產(chǎn)品用途記載缺失的情形推定為制備方法的公開不充分，似乎并不恰當，審查員對此亦是持有審慎態(tài)度。那么，在影響了制備方法發(fā)明的授權(quán)前景后，這種記載缺陷該如何被定義和界定呢？這里需要引入兩個新概念：廣義充分公開和狹義充分公開。狹義充分公開指的是專利申請文件所實際要求保護的技術(shù)方案達到清楚、完整以及能夠被本領(lǐng)域技術(shù)人員實施的標準，其范疇僅限于要求保護的技術(shù)方案。廣義充分公開涉及專利申請文件的全面公開，其范疇廣闊，不僅包括狹義充分公開，而且還對狹義充分公開（技術(shù)方案實施范圍）之外的內(nèi)容記載和描述有所要求。

對充分公開的狹義要求與其立法本意相吻合，它是一個技術(shù)方案賴以被本領(lǐng)域技術(shù)人員順利實施的基礎(chǔ)，并以《專利法》第二十六條第三款為審查基準，在實質(zhì)審查程序中屬于決定性的構(gòu)成要件。而狹義充分公開之外的內(nèi)容，其公開程度往往與事實認定（案例或者技術(shù)效果的真假判定等）有關(guān)，屬于補充性的構(gòu)成要件，并不能影響技術(shù)方案的實施，因此與《專利法》第二十六條第三款的審查基準相剝離。

在制備方法發(fā)明中，對原料物質(zhì)、工藝步驟以及工藝條件的清楚記載，有利于制備方法的順利實施，因此屬于狹義充分公開。產(chǎn)品用途并非制備方法發(fā)明所實際要求保護的技術(shù)方案，又由于其游離在制備方法的實施范圍之外，因此，對于產(chǎn)品用途的記載應(yīng)當歸屬于狹義充分公開之外的廣義充分公開的范疇。在與《專利法》第二十六條第三款剝離后，這種被界定為狹義充分公開之外的記載缺陷，并不存在直接適用的法條，從而導致此類缺陷的法條適用困難。這恐怕也是審查員在案件定性過程中對公開程度持有審慎態(tài)度的成因所在。

在這種情況下，為了凸顯產(chǎn)品用途缺失給制備方法發(fā)明所造成的不可專利性，審查員采取了“轉(zhuǎn)化策略”，將產(chǎn)品用途的記載缺陷轉(zhuǎn)化為技術(shù)方案的實質(zhì)性缺陷，從而在《專利法》中找到與之相適用的法條，駁回涉案專利，這在推定邏輯上并無瑕疵。

三、關(guān)于制備方法的其他可專利性缺陷的揭示和闡釋

就制備方法發(fā)明而言，在法條支撐足夠清晰和明確的情況下，將產(chǎn)品用途記載缺失的情形定性為制備方法的創(chuàng)造性缺陷，不失為一種恰當?shù)膶彶榻Y(jié)論。畢竟，創(chuàng)造性是發(fā)明能夠與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別的重要指標，在可專利性因素中占有絕對比重，因其凸顯了一定程度的技術(shù)貢獻，在實質(zhì)審查程序中被當作審查的側(cè)重點和著力點，于情于理均無可厚非。但是，這種審查觀點的影響力過深，以至于其他實質(zhì)性條件——主要是指新穎性和實用性——在制備方法發(fā)明的授權(quán)評價中被襯托為細枝末節(jié)，未能被充分地考究和探討。

如果對上述涉案專利（201810730891.4）進行深入分析，就會發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品用途在說明書中的記載缺失還導致了制備方法的其他可專利性缺陷——不具備實用性，而這一缺陷尚未在審查實踐中被很好地揭示出來，從而處于被長期忽略的狀態(tài)，難以在實質(zhì)審查的實踐中形成一種廣泛而明確的認知。

在《專利法》第二十二條第四款中，實用性被定義為“能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果”，其涵義表示較為簡單，理解起來略為生澀。《指南》第二部分第五章第2 節(jié)對實用性的涵義進行了細致的補充和解釋，其指出，“授予專利權(quán)的發(fā)明或者實用新型，必須是能夠解決技術(shù)問題，并且能夠應(yīng)用的發(fā)明或者實用新型”，著重凸顯“技術(shù)問題的解決”和“應(yīng)用的可能性”，在其給出的幾種不具備實用性的主要情形中，與“技術(shù)問題的解決”和“應(yīng)用的可能性”最相關(guān)的是“無積極效果”（《指南》第二部分第五章第3.2.6 節(jié)），該情形被進一步被解釋為“明顯無益、脫離社會需要的發(fā)明專利申請的技術(shù)方案不具備實用性”。

將實用性著眼于上述規(guī)定和解釋的話，產(chǎn)品用途的記載缺失會首先致使產(chǎn)品喪失實用性，因為本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)說明書的內(nèi)容并不能掌握和了解產(chǎn)品的應(yīng)用價值所在，從而使產(chǎn)品得不到有效使用，喪失了產(chǎn)生積極效果的可能。從這一個角度出發(fā)，再來思考一個問題：如果產(chǎn)品不具備實用性，那么，制備該產(chǎn)品的方法又能體現(xiàn)出怎樣的價值和意義呢？顯而易見的是，當產(chǎn)品不能被本領(lǐng)域技術(shù)人員所應(yīng)用并產(chǎn)生價值時，其制備方法自然也是無益的，盡管它相對于現(xiàn)有技術(shù)可能獲得了新產(chǎn)品，或者取得了較高的產(chǎn)率，但是，它脫離了社會的需要，無法被推廣和應(yīng)用，從而并沒有實際的存在價值和意義，因此也不具備實用性。

四、可專利性條款在實質(zhì)審查中的潛在競合

將上文的內(nèi)容進行歸納，其結(jié)論是，產(chǎn)品用途的記載缺失會致使制備方法發(fā)明存在三個突出問題：（1）存在實用性缺陷；（2）存在創(chuàng)造性缺陷；（3）未達到廣義充分公開的標準。其中，問題（1）和（2）列屬于技術(shù)方案的缺陷，問題（3）列屬于專利申請文本的缺陷。

關(guān)于問題（1）和（2），將制備方法推定為實用性缺陷，從表面上看是對審查結(jié)論的一種補充，卻實際導致了一個問題：在產(chǎn)品用途發(fā)生記載缺失時，實用性條款與創(chuàng)造性條款將會潛在地競爭解釋這一記載缺陷，爭奪成為法條適用基礎(chǔ)。這種現(xiàn)象在實質(zhì)審查中被稱為“法條競合”——相同法律事實適用不同法律條款⑤宋巖. 專利實用性與充分公開的競合適用問題淺析[J]. 知識產(chǎn)權(quán)，2015（12）：89-94.。

關(guān)于問題（3），實質(zhì)審查程序?qū)＠麑嵸|(zhì)條件（公開程度、新穎性、創(chuàng)造性以及實用性等）的評價一般均基于技術(shù)方案本身進行，而產(chǎn)品用途的記載缺失歸屬于廣義的公開缺陷，其并未涉及制備方法（技術(shù)方案）的實施過程，因此對制備方法的狹義公開構(gòu)不成顯要影響，從而在《專利法》中難以獲得適用基礎(chǔ)，只有將其轉(zhuǎn)化為技術(shù)方案的實質(zhì)性缺陷，才能為這種廣義的公開缺陷找到合適的法條依據(jù)；由于制備方法的實用性缺陷和創(chuàng)造性缺陷是由這種廣義的公開缺陷轉(zhuǎn)化而來，兩者在層級上存在遞進關(guān)系，因此，這種廣義上的公開缺陷并不重復與技術(shù)方案的實質(zhì)性缺陷構(gòu)成法條競合。進而，在產(chǎn)品用途記載缺失的案例中，能夠?qū)嶋H構(gòu)成法條競合的是制備方法的實用性和創(chuàng)造性。

（一）法條競合的弊端

在制備方法的實用性缺陷被揭示出來后，其適用條款（實用性條款）將存在與創(chuàng)造性條款競合適用產(chǎn)品用途記載缺失的可能，這種潛在的競合現(xiàn)象會在整個實質(zhì)審查程序中形成一些弊端，對實質(zhì)審查部門內(nèi)部和外部均造成一定影響。

1.內(nèi)部影響

由于審查員之間存在不同的審查思維，上述潛在的法條競合現(xiàn)象，將可能導致審查員在實質(zhì)審查程序中給出不同的審查觀點，有的傾向于將此類情形定性為制備方法的創(chuàng)造性缺陷，有的則傾向于實用性缺陷，其最終結(jié)果往往表現(xiàn)為兩個方面：一方面，審查員基于同一種事實缺陷表達了不同的審查觀點，從而致使審查標準出現(xiàn)不統(tǒng)一的現(xiàn)象；另一方面，將可能導致其他審查員在適用條款上猶豫不決，加重審查負擔和意見分歧。

2.外部影響

適用標準的分歧容易給專利申請人帶來困惑，反復糾結(jié)于審查觀點的標準性和恰當性，從而降低了審查意見的答復效率，耗費了大量時間和精力，不利于實質(zhì)審查程序的整體節(jié)約。

（二）競合類型及其成因

由技術(shù)方案實施范圍之外的公開缺陷引發(fā)技術(shù)方案的實質(zhì)性缺陷——喪失創(chuàng)造性和實用性，是本文列舉的一種較為特殊的因果關(guān)系，它促使創(chuàng)造性條款和實用性條款競爭成為這種公開缺陷的法條適用基礎(chǔ)，并表現(xiàn)出了一種法條競合現(xiàn)象。實際上，這種就同一實質(zhì)缺陷適用不同法律條款的情形并非偶然，在實質(zhì)審查程序中也不罕見，被較多學者所闡述和探討過，并表現(xiàn)為眾多的競合類型。除本文所揭示的競合關(guān)系之外，還集中體現(xiàn)在如下幾種情形：（1）充分公開與實用性的競合⑥徐趁肖，鄧學欣，熊茜，等. 關(guān)于實用性和公開不充分的法條適用探討[J]. 中國發(fā)明與專利，2012（11）：98-100.；（2）“不支持”與創(chuàng)造性的競合⑦陳堯，王欣. “不支持”與創(chuàng)造性競合的審查策略研究[J]. 中國發(fā)明與專利，2012（11）:101-104.；（3）充分公開與創(chuàng)造性的競合⑧孫平，馬勵. 從一個案例看公開充分、實用性和實用性的適用[J]. 中國發(fā)明與專利，2013（03）：78-82.。

競合現(xiàn)象在專利實質(zhì)審查中的成因并不單一，其存在多種多樣的誘發(fā)因素，被詬病最多的莫過于法條在涵義上的重疊，例如，充分公開、創(chuàng)造性以及實用性在法條釋義中均要求技術(shù)方案應(yīng)當取得相應(yīng)的技術(shù)效果，當專利申請文件未記載技術(shù)方案的技術(shù)效果時，就會導致充分公開、創(chuàng)造性以及實用性這三項條款的競爭適用。除此之外，如本文所述涉案專利（201810730891.4），當產(chǎn)品用途缺乏記載時，會導致制備方法中技術(shù)效果的有益性喪失，并且使制備方法脫離社會需要，觸及創(chuàng)造性條款和實用性條款中不相重疊的涵義內(nèi)容，從而也能誘導競合現(xiàn)象的產(chǎn)生。

（三）競合適用的解決方法

根據(jù)各實質(zhì)條件的立法本意來對其條款中的涵義表示進行修改和調(diào)整，是當前學者對于解決競合適用問題的基本建議，例如，在《專利法》中刪除“并且能夠產(chǎn)生積極效果”的表述，以符合實用性的立法本意，來避免實用性與充分公開在涵義上的重疊與沖突⑨宋巖. 專利實用性與充分公開的競合適用問題淺析[J]. 知識產(chǎn)權(quán)，2015（12）：89-94.。由于競合現(xiàn)象的構(gòu)因存在多種因素，此類建議也只能將各實質(zhì)條件在涵義上去重疊化，避免各實質(zhì)性條款因涵義重疊而引起的法條競合，但卻難以消除其他因素在誘導形成法條競合中的作用。就本文所公開的涉案專利（201810730891.4）而言，產(chǎn)品用途的記載缺失并未觸及實用性與創(chuàng)造性中相重疊的涵義要件，因此，即便兩個實質(zhì)條件在涵義上去重疊化后，也影響不了兩者對法條適用基礎(chǔ)的爭奪。

值得注意的是，《指南》在對各項實質(zhì)性條款進行解釋的行文中，潛含了一種解決機制：實質(zhì)條件在審查中存在先后順序。此種解決機制來源于《指南》在第二部分第五章第3 節(jié)的一項規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利申請是否具備實用性，應(yīng)當在新穎性和創(chuàng)造性審查之前首先進行判斷?！北娝苤瑒?chuàng)造性評價僅涉及與現(xiàn)有技術(shù)的對比，而新穎性評價不僅涉及與現(xiàn)有技術(shù)的對比，還涉及與抵觸申請的對比，因此，在實質(zhì)審查程序中，對于技術(shù)方案新穎性的審查向來要早于創(chuàng)造性的審查。如此一來，與可專利性相關(guān)的條款被《指南》的上述規(guī)定做了清楚的安排：在審查順序上，依次為實用性、新穎性和創(chuàng)造性。這種制度安排并不能從根源上消除法條競合現(xiàn)象，卻為實質(zhì)審查樹立了統(tǒng)一的流程和標準，緩解了審查員的審查負擔，有利于程序節(jié)約。

（四）涉案專利優(yōu)先適用于實用性條款

在涉案專利（201810730891.4）的實用性缺陷被揭示出來后，其適用條款與創(chuàng)造性條款之間存在競合沖突是在所難免的，為了消除內(nèi)部和外部影響，實現(xiàn)審查標準的統(tǒng)一，實質(zhì)審查程序有必要在兩者之間作出抉擇。從判定過程的復雜程度來看，將制備方法定性為創(chuàng)造性缺陷，存在一個多米諾骨牌式的推導過程——其以“產(chǎn)品用途缺乏記載”為著陸點，漸次推導為“產(chǎn)品喪失有益性”“制備方法喪失技術(shù)效果的有益性”，從而最終將制備方法認定為“不具備創(chuàng)造性”。這種推導過程雖然恰當?shù)^為繁瑣，給審查外部帶來一定的理解障礙，不易被本領(lǐng)域技術(shù)人員所認知和信服。相比之下，將制備方法定性為實用性缺陷，則是一個較為簡潔的推導過程。其將“產(chǎn)品不實用”直接推導為“制備方法脫離社會需要”，這種推導過程直觀、奏效，能夠化繁為簡，在程序操作上更為節(jié)約。因此，在上述法條適用基礎(chǔ)均恰當?shù)那闆r下，實質(zhì)審查程序應(yīng)當避繁就簡，將實用性條款作為此類情形的適用對象。不僅如此，由于對技術(shù)方案的實用性審查本身要優(yōu)先于創(chuàng)造性審查，因此，從實質(zhì)條件的審查順序來看，對涉案專利的缺陷認定也應(yīng)當傾向于首先適用實用性條款。

五、結(jié)語

因產(chǎn)品用途不參與制備方法的實施過程，其記載缺失并不能適用于《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定。這種法條適用的困境促就了此類缺陷在審查實踐中的轉(zhuǎn)化，并以制備方法缺乏創(chuàng)造性為結(jié)論，形成了一種影響廣泛的審查觀點。不過，將產(chǎn)品用途的記載缺失認定為制備方法的創(chuàng)造性缺陷，其推定過程繁雜，雖然合理但卻存在一定的解釋障礙，需要在審查標準中予以重新審視。在此情形下，制備方法的實用性缺陷被揭示了出來，其適用條款與創(chuàng)造性條款之間明顯就同一事實缺陷構(gòu)成競合適用現(xiàn)象，其適用標準的分歧亟需實質(zhì)審查程序予以解決。以《指南》對實質(zhì)條件審查順序的規(guī)定，應(yīng)當將實用性條款優(yōu)先作為此類缺陷的適用基礎(chǔ)。值得一提的是，將產(chǎn)品用途的記載缺失推定為制備方法的實用性缺陷，并未被此前的審查實踐予以明確揭示，有待于進一步的認知和考證。但無論如何，產(chǎn)品用途的記載缺失終究是專利申請文本在廣義上的公開缺陷，影響制備方法發(fā)明的授權(quán)前景，因此，在制備方法發(fā)明的撰寫實踐中，專利申請人應(yīng)當盡可能清楚地在說明書中記載產(chǎn)品的用途，以避免上述情形的 發(fā)生。