張曉川 宋鳴鏑

根據(jù)我國《專利法》，判定是否侵犯外觀設(shè)計專利，是以是否相同或者實質(zhì)相同為判定標準。判斷外觀設(shè)計是否相同或者實質(zhì)相同時，以整體觀察設(shè)計特征、綜合判斷整體視覺效果為原則，即將被訴侵權(quán)設(shè)計可視部分的全部設(shè)計特征與授權(quán)的外觀設(shè)計專利的設(shè)計要素逐一進行比對分析，之后再對能夠影響產(chǎn)品外觀設(shè)計整體視覺效果的所有因素進行綜合考慮，最終作出判斷。

美國的外觀設(shè)計侵權(quán)判定標準是否與我國的一樣呢？經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，二者還是有所區(qū)別的。美國是典型的判例法國家，不同時期的判決標準也有所差異，而通過個案處理的探討，不斷推動了美國外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定標準的完善。

一、美國外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定標準的演進

（一）Gorham 案的普通觀察者檢測

美國聯(lián)邦最高法院一百多年前在Gorham Mfg.Co.v.White 案（以下簡稱“Gorham 案”）中建立了普通觀察者檢測（也稱實質(zhì)相似性檢測、Gorham 檢測），來判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品外觀與涉案專利外觀設(shè)計是否實質(zhì)相似。

圖1 分別是Gorham 公司于1861 年獲得的餐用大湯匙與餐叉把柄的外觀設(shè)計專利（左）、White 公司于1867 年獲得的關(guān)于餐叉與湯匙把柄的專利（中）和1868 年獲得的另一項專利（右）。

圖1 Gorham案中的外觀設(shè)計

White 大量生產(chǎn)銷售上述兩款湯匙與餐叉，故而Gorham 以專利侵權(quán)為由向下級法院起訴，以求禁止White 的生產(chǎn)銷售行為。最高院認定，普通觀察者如果盡到了一個購買者在消費時通常會注意的義務(wù)，但兩個外觀設(shè)計相似的程度足以欺騙觀察者，誘導(dǎo)其誤以為是受專利保護的外觀設(shè)計產(chǎn)品而進行購買，則構(gòu)成了對外觀設(shè)計專利的侵權(quán)。這就是普通觀察者檢測的具體內(nèi)容，實質(zhì)上是要求“外觀實質(zhì)性相似”的標準。

（二）Litton 案的新穎點檢測

美國法院在判斷外觀設(shè)計專利侵權(quán)時，首先采用普通觀察者檢測，判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品外觀與涉案專利外觀設(shè)計是否實質(zhì)相似。在滿足了普通觀察者檢測要求后，再進行新穎點檢測，判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品外觀是否使用了外觀設(shè)計專利區(qū)別于在先外觀設(shè)計的新穎點。如果普通觀察者檢測要求與新穎點檢測要求同時滿足，則專利侵權(quán)指控成立。

1984 年，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Litton Systems Inc.v.Whirlpool Corp.案（以下簡稱“Litton案”）中認定，最高法院在Gorham 案中確立的普通觀察者檢測仍適用于該案。然而，在確定外觀設(shè)計專利侵權(quán)時，即使兩個外觀設(shè)計看起來非常相似，“被控侵權(quán)產(chǎn)品必須擅自使用了將專利外觀設(shè)計從在先外觀設(shè)計中區(qū)別開來的該專利外觀設(shè)計的新穎點”，也就是說，被控產(chǎn)品必須使用了涉案外觀設(shè)計專利的新穎點，才能構(gòu)成專利侵權(quán)指控成立。

但新穎點檢測存在一些固有的缺陷，例如：如果涉案外觀設(shè)計專利存在多個新穎點的話，被控產(chǎn)品是不是必須使用了全部的新穎點才能被認定侵權(quán)？如果不是，使用哪些新穎點才能被認定為侵權(quán)？如果涉案專利僅僅是現(xiàn)有設(shè)計特征的組合，相對在先設(shè)計不存在新穎點，這時又該如何適用新穎點檢測標準呢？

（三）Egyptian 案的侵權(quán)判定標準的調(diào)整

在2008 年的Egyptian 案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認定普通觀察者標準應(yīng)當是確定外觀設(shè)計專利是否侵權(quán)的唯一標準，正式擯棄了新穎點檢測標準，但是強調(diào)在適用普通觀察者檢測標準對比外觀設(shè)計專利以及被控產(chǎn)品的時候，應(yīng)當充分考慮在先設(shè)計的作用。

在Egyptian 案中，涉案外觀設(shè)計專利是多個現(xiàn)有設(shè)計特征組合而成，并不存在新穎點。該案不能確定出涉案專利的新穎點，故無法使用新穎點檢測。否定新穎點檢測，并非不分析涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計的區(qū)別特征，與之相反，檢視新穎點是授權(quán)設(shè)計與被訴侵權(quán)產(chǎn)品和現(xiàn)有設(shè)計比較的重要內(nèi)容。圖2 中右一為涉案專利，右二為被控侵權(quán)產(chǎn)品，左一和左二均為現(xiàn)有設(shè)計。

圖2 Egyptian案中的外觀設(shè)計

聯(lián)邦巡回上訴法院認為：當基于在先設(shè)計研究專利和被控產(chǎn)品的區(qū)別時，普通觀察者的注意力會被引導(dǎo)至外觀設(shè)計專利本身和在先設(shè)計的區(qū)別上；當涉案專利與在先設(shè)計非常接近的時候，涉案設(shè)計專利與被控產(chǎn)品的細微差別在普通觀察者的眼里將會變得非常明顯。

這樣的普通觀察者檢測更符合邏輯。特別是對于專利外觀設(shè)計與在先外觀設(shè)計接近的案件，如果缺少參照的背景，將難以回答一項外觀設(shè)計是否與另一項外觀設(shè)計相似，而在先外觀設(shè)計就提供了這樣一種參照背景。專利外觀設(shè)計與被控侵權(quán)產(chǎn)品外觀在這種參照背景中進行比較，在先外觀設(shè)計在比較過程中常常是有用的。如果參照背景由多項在先外觀設(shè)計組成，普通觀察者在審視時，這些在先外觀設(shè)計就能夠突顯專利外觀設(shè)計與被控侵權(quán)產(chǎn)品外觀之間的區(qū)別。

二、美國外觀設(shè)計侵權(quán)分析應(yīng)用

根據(jù)美國外觀設(shè)計侵權(quán)判定的最新標準，在專利自由實施分析（FTO）的侵權(quán)判定中可以采用實質(zhì)相似認定、差異點認定、差異點檢測和判定結(jié)論等四個步驟來進行分析?，F(xiàn)就以輪胎的花紋設(shè)計為例，來說明美國外觀設(shè)計侵權(quán)判定標準的具體應(yīng)用。美國外觀設(shè)計專利USD770970S 和目標外觀設(shè)計如圖3、圖4 所示。

圖3 USD770970S

圖4 目標設(shè)計

（一）實質(zhì)相似認定

在確認兩項外觀設(shè)計是否屬于實質(zhì)相似時，主要考慮二者所產(chǎn)生的視覺效果對觀察者的影響是否一致。如果在普通觀察者眼里，兩個外觀設(shè)計的相似程度足以欺騙觀察者，以至于誘導(dǎo)觀察者誤購買了目標設(shè)計，則二者實質(zhì)相似。

目標設(shè)計與外觀設(shè)計專利970 是否實質(zhì)相似，可以通過表1 中設(shè)計要素的相同點與不同點的比較來認定：

表1 目標設(shè)計與外觀設(shè)計專利970的設(shè)計要素的異同點

由于整個胎面花紋的三列花紋塊的設(shè)計及中部花紋塊的高度相似性，難以認定目標設(shè)計完全不會對觀察者產(chǎn)生誤導(dǎo)行為。因此，目標設(shè)計與外觀設(shè)計專利具有一定的實質(zhì)相似。

（二）差異點認定

差異點是指外觀設(shè)計專利相對于在先外觀設(shè)計的區(qū)別設(shè)計特征。專利CN201430230857 和CN201430251677 均是外觀設(shè)計970 的權(quán)利人所申請的外觀設(shè)計專利，將其作為在先外觀設(shè)計來認定970專利相對于現(xiàn)有設(shè)計的差異點（見表2、表3）。

表2 現(xiàn)有設(shè)計857與外觀設(shè)計專利970的設(shè)計要素的異同點

表3 現(xiàn)有設(shè)計677與外觀設(shè)計專利970的設(shè)計要素的異同點

（三）差異點檢測

差異點檢測，指的是分析目標設(shè)計是否采用了外觀設(shè)計專利相對于現(xiàn)有設(shè)計的差異點。

現(xiàn)有設(shè)計與外觀設(shè)計970 的差異點的對比，如表4 所示。

表4 現(xiàn)有設(shè)計與外觀設(shè)計970的差異點

（四）判定結(jié)論

根據(jù)前面確定的侵權(quán)判定標準，本案要解決的問題是，熟悉外觀設(shè)計專利970 與其現(xiàn)有設(shè)計的普通觀察者，是否會將目標設(shè)計誤認為與外觀設(shè)計專利970相同。目標設(shè)計與外觀設(shè)計專利970 具有一定的實質(zhì)相似，且目標設(shè)計使用了外觀設(shè)計970 區(qū)別于在先外觀設(shè)計的多處差異點，因此，難以認定目標設(shè)計相對于外觀設(shè)計專利970 不存在侵權(quán)風險。

三、結(jié)語

我國的外觀設(shè)計侵權(quán)判定主要采用“整體觀察，綜合判斷”的方法來判斷外觀設(shè)計是否相同或者實質(zhì)相同。與我國不同的是，美國外觀設(shè)計侵權(quán)判斷標準經(jīng)過了多次調(diào)整，分別是Gorham 案確立的普通觀察者檢測標準、Litton 案確立的新穎點檢測標準以及Egyptian 案確立的最新侵權(quán)判定標準，即：擯棄了新穎點檢測標準，強調(diào)在適用普通觀察者檢測標準對比外觀設(shè)計專利以及被控產(chǎn)品的時候，應(yīng)當充分考慮在先設(shè)計的作用。美國外觀設(shè)計侵權(quán)判定標準的變化，實際上是通過對普通觀察者法增加不同的約束邊界，使侵權(quán)判定的過程盡可能地客觀化。

這樣，在進行美國外觀設(shè)計專利的FTO 侵權(quán)判定時，需要完全依據(jù)美國的最新侵權(quán)判斷標準并按照一定的步驟來進行分析，才能獲得最接近于判決的分析結(jié)論。其中，侵權(quán)判定的步驟可以分為實質(zhì)相似認定、差異點認定、差異點檢測和判定 結(jié)論等。