張曉川 宋鳴鏑

根據(jù)我國《專利法》，判定是否侵犯外觀設計專利，是以是否相同或者實質相同為判定標準。判斷外觀設計是否相同或者實質相同時，以整體觀察設計特征、綜合判斷整體視覺效果為原則，即將被訴侵權設計可視部分的全部設計特征與授權的外觀設計專利的設計要素逐一進行比對分析，之后再對能夠影響產(chǎn)品外觀設計整體視覺效果的所有因素進行綜合考慮，最終作出判斷。

美國的外觀設計侵權判定標準是否與我國的一樣呢？經(jīng)調研發(fā)現(xiàn)，二者還是有所區(qū)別的。美國是典型的判例法國家，不同時期的判決標準也有所差異，而通過個案處理的探討，不斷推動了美國外觀設計專利侵權判定標準的完善。

一、美國外觀設計專利侵權判定標準的演進

（一）Gorham 案的普通觀察者檢測

美國聯(lián)邦最高法院一百多年前在Gorham Mfg.Co.v.White 案（以下簡稱“Gorham 案”）中建立了普通觀察者檢測（也稱實質相似性檢測、Gorham 檢測），來判斷被控侵權產(chǎn)品外觀與涉案專利外觀設計是否實質相似。

圖1 分別是Gorham 公司于1861 年獲得的餐用大湯匙與餐叉把柄的外觀設計專利（左）、White 公司于1867 年獲得的關于餐叉與湯匙把柄的專利（中）和1868 年獲得的另一項專利（右）。

圖1 Gorham案中的外觀設計

White 大量生產(chǎn)銷售上述兩款湯匙與餐叉，故而Gorham 以專利侵權為由向下級法院起訴，以求禁止White 的生產(chǎn)銷售行為。最高院認定，普通觀察者如果盡到了一個購買者在消費時通常會注意的義務，但兩個外觀設計相似的程度足以欺騙觀察者，誘導其誤以為是受專利保護的外觀設計產(chǎn)品而進行購買，則構成了對外觀設計專利的侵權。這就是普通觀察者檢測的具體內容，實質上是要求“外觀實質性相似”的標準。

（二）Litton 案的新穎點檢測

美國法院在判斷外觀設計專利侵權時，首先采用普通觀察者檢測，判斷被控侵權產(chǎn)品外觀與涉案專利外觀設計是否實質相似。在滿足了普通觀察者檢測要求后，再進行新穎點檢測，判斷被控侵權產(chǎn)品外觀是否使用了外觀設計專利區(qū)別于在先外觀設計的新穎點。如果普通觀察者檢測要求與新穎點檢測要求同時滿足，則專利侵權指控成立。

1984 年，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Litton Systems Inc.v.Whirlpool Corp.案（以下簡稱“Litton案”）中認定，最高法院在Gorham 案中確立的普通觀察者檢測仍適用于該案。然而，在確定外觀設計專利侵權時，即使兩個外觀設計看起來非常相似，“被控侵權產(chǎn)品必須擅自使用了將專利外觀設計從在先外觀設計中區(qū)別開來的該專利外觀設計的新穎點”，也就是說，被控產(chǎn)品必須使用了涉案外觀設計專利的新穎點，才能構成專利侵權指控成立。

但新穎點檢測存在一些固有的缺陷，例如：如果涉案外觀設計專利存在多個新穎點的話，被控產(chǎn)品是不是必須使用了全部的新穎點才能被認定侵權？如果不是，使用哪些新穎點才能被認定為侵權？如果涉案專利僅僅是現(xiàn)有設計特征的組合，相對在先設計不存在新穎點，這時又該如何適用新穎點檢測標準呢？

（三）Egyptian 案的侵權判定標準的調整

在2008 年的Egyptian 案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認定普通觀察者標準應當是確定外觀設計專利是否侵權的唯一標準，正式擯棄了新穎點檢測標準，但是強調在適用普通觀察者檢測標準對比外觀設計專利以及被控產(chǎn)品的時候，應當充分考慮在先設計的作用。

在Egyptian 案中，涉案外觀設計專利是多個現(xiàn)有設計特征組合而成，并不存在新穎點。該案不能確定出涉案專利的新穎點，故無法使用新穎點檢測。否定新穎點檢測，并非不分析涉案專利與現(xiàn)有設計的區(qū)別特征，與之相反，檢視新穎點是授權設計與被訴侵權產(chǎn)品和現(xiàn)有設計比較的重要內容。圖2 中右一為涉案專利，右二為被控侵權產(chǎn)品，左一和左二均為現(xiàn)有設計。

圖2 Egyptian案中的外觀設計

聯(lián)邦巡回上訴法院認為：當基于在先設計研究專利和被控產(chǎn)品的區(qū)別時，普通觀察者的注意力會被引導至外觀設計專利本身和在先設計的區(qū)別上；當涉案專利與在先設計非常接近的時候，涉案設計專利與被控產(chǎn)品的細微差別在普通觀察者的眼里將會變得非常明顯。

這樣的普通觀察者檢測更符合邏輯。特別是對于專利外觀設計與在先外觀設計接近的案件，如果缺少參照的背景，將難以回答一項外觀設計是否與另一項外觀設計相似，而在先外觀設計就提供了這樣一種參照背景。專利外觀設計與被控侵權產(chǎn)品外觀在這種參照背景中進行比較，在先外觀設計在比較過程中常常是有用的。如果參照背景由多項在先外觀設計組成，普通觀察者在審視時，這些在先外觀設計就能夠突顯專利外觀設計與被控侵權產(chǎn)品外觀之間的區(qū)別。

二、美國外觀設計侵權分析應用

根據(jù)美國外觀設計侵權判定的最新標準，在專利自由實施分析（FTO）的侵權判定中可以采用實質相似認定、差異點認定、差異點檢測和判定結論等四個步驟來進行分析?，F(xiàn)就以輪胎的花紋設計為例，來說明美國外觀設計侵權判定標準的具體應用。美國外觀設計專利USD770970S 和目標外觀設計如圖3、圖4 所示。

圖3 USD770970S

圖4 目標設計

（一）實質相似認定

在確認兩項外觀設計是否屬于實質相似時，主要考慮二者所產(chǎn)生的視覺效果對觀察者的影響是否一致。如果在普通觀察者眼里，兩個外觀設計的相似程度足以欺騙觀察者，以至于誘導觀察者誤購買了目標設計，則二者實質相似。

目標設計與外觀設計專利970 是否實質相似，可以通過表1 中設計要素的相同點與不同點的比較來認定：

表1 目標設計與外觀設計專利970的設計要素的異同點

由于整個胎面花紋的三列花紋塊的設計及中部花紋塊的高度相似性，難以認定目標設計完全不會對觀察者產(chǎn)生誤導行為。因此，目標設計與外觀設計專利具有一定的實質相似。

（二）差異點認定

差異點是指外觀設計專利相對于在先外觀設計的區(qū)別設計特征。專利CN201430230857 和CN201430251677 均是外觀設計970 的權利人所申請的外觀設計專利，將其作為在先外觀設計來認定970專利相對于現(xiàn)有設計的差異點（見表2、表3）。

表2 現(xiàn)有設計857與外觀設計專利970的設計要素的異同點

表3 現(xiàn)有設計677與外觀設計專利970的設計要素的異同點

（三）差異點檢測

差異點檢測，指的是分析目標設計是否采用了外觀設計專利相對于現(xiàn)有設計的差異點。

現(xiàn)有設計與外觀設計970 的差異點的對比，如表4 所示。

表4 現(xiàn)有設計與外觀設計970的差異點

（四）判定結論

根據(jù)前面確定的侵權判定標準，本案要解決的問題是，熟悉外觀設計專利970 與其現(xiàn)有設計的普通觀察者，是否會將目標設計誤認為與外觀設計專利970相同。目標設計與外觀設計專利970 具有一定的實質相似，且目標設計使用了外觀設計970 區(qū)別于在先外觀設計的多處差異點，因此，難以認定目標設計相對于外觀設計專利970 不存在侵權風險。

三、結語

我國的外觀設計侵權判定主要采用“整體觀察，綜合判斷”的方法來判斷外觀設計是否相同或者實質相同。與我國不同的是，美國外觀設計侵權判斷標準經(jīng)過了多次調整，分別是Gorham 案確立的普通觀察者檢測標準、Litton 案確立的新穎點檢測標準以及Egyptian 案確立的最新侵權判定標準，即：擯棄了新穎點檢測標準，強調在適用普通觀察者檢測標準對比外觀設計專利以及被控產(chǎn)品的時候，應當充分考慮在先設計的作用。美國外觀設計侵權判定標準的變化，實際上是通過對普通觀察者法增加不同的約束邊界，使侵權判定的過程盡可能地客觀化。

這樣，在進行美國外觀設計專利的FTO 侵權判定時，需要完全依據(jù)美國的最新侵權判斷標準并按照一定的步驟來進行分析，才能獲得最接近于判決的分析結論。其中，侵權判定的步驟可以分為實質相似認定、差異點認定、差異點檢測和判定 結論等。