孫永昌

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心 江蘇蘇州 215000

1 專利法相關(guān)規(guī)定及判定原則

《專利法》在第33條規(guī)定，申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍[1]。

從專利法第33條的文字上不難理解，具有兩個(gè)層次含義，一層含義是申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，第二次含義是修改必須在原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。這樣規(guī)定的原因在于，我國專利申請(qǐng)實(shí)行的是“先申請(qǐng)制”，為了避免發(fā)生申請(qǐng)人為了搶占申請(qǐng)日而搶先申請(qǐng)不完善的發(fā)明而通過后續(xù)的修改程序?qū)υ摪l(fā)明進(jìn)行完善的情形的發(fā)生；禁止修改超范圍的主要立法目的在于保證先申請(qǐng)?jiān)瓌t，避免申請(qǐng)人不當(dāng)?shù)美?，?duì)其他申請(qǐng)人來說不公平的后果[2-3]。

《專利審查指南（2010版）》第二部分第八章5.2.1修改的內(nèi)容與范圍部分指出：原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容[4]。

盡管專利法和審查指南對(duì)修改范圍有相對(duì)明確的法律意義上的規(guī)定，然而在實(shí)踐中如何界定屬不屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍時(shí)，無論申請(qǐng)人、代理人，還是審查員都存在疑惑。尤其在涉及到數(shù)值修改時(shí)，由于權(quán)利要求和說明書中存在多種數(shù)值，甚至不同表達(dá)類型的數(shù)值，對(duì)于判定修改超范圍的界定更容易產(chǎn)生爭(zhēng)議。

2 結(jié)合案例對(duì)修改超范圍進(jìn)行探討

2.1 組合物端點(diǎn)替換

在以組合物為特征的權(quán)利要求中，組合物有多種成分，每一種成分具有相應(yīng)的含量范圍，對(duì)其中一個(gè)或幾個(gè)成分的范圍的修改是常遇見的情形。以下結(jié)合案例進(jìn)行探討：

案例1：權(quán)利要求1：一種奧氏體不銹鋼用燒結(jié)焊劑，其特征是：焊劑組分及其重量百分比為：CaF2：38-55%、Al2O3：30-40%、CaSiO3：4.5-19%、氟鋁酸鉀：0.5-3%。說明書四個(gè)實(shí)施例分別給出配方如表1所示：

申請(qǐng)人將組分修改為“CaF2：46-55%、Al2O3：30-40%、CaSiO3：4.5-19%、氟鋁酸鉀：1-3%”。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為：修改的CaF2與氟鋁酸鉀的端點(diǎn)值分別來自兩個(gè)實(shí)施例，各組分之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，修改后的技術(shù)方案沒有被原權(quán)利要求書和說明書所記載，并且并不是根據(jù)權(quán)利要求書和說明書可以直接地、毫無疑義確定的內(nèi)容，因此修改超范圍。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為：修改的CaF2與氟鋁酸鉀的端點(diǎn)值雖然分別來自兩個(gè)實(shí)施例，但均是說明書中記載的內(nèi)容，并且修改后的范圍在原范圍內(nèi)，沒有擴(kuò)大保護(hù)范圍；修改不超范圍。

分析：從撰寫角度上講，申請(qǐng)人對(duì)與數(shù)值范圍的不可能窮盡地表達(dá)所有點(diǎn)值，具體實(shí)施例也只能是一些效果較好的代表性的列舉，若對(duì)于權(quán)利要求的修改只能按照實(shí)施例中一一對(duì)應(yīng)的點(diǎn)值修改顯然對(duì)申請(qǐng)人是不利的；從特征的關(guān)聯(lián)性上，當(dāng)一個(gè)組合物按照百分比的方式去撰寫，其必然是各組分之后構(gòu)成100%，當(dāng)一種成分含量的改變必然會(huì)引起其他成分含量的改變，各組分之間在配比上存在關(guān)聯(lián)，然而在原有的范圍內(nèi)并不存在其中一組分與另外一組分之間的固定的一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，例如CaF2增加0.5%，其他組分的總和需要減少0.5%，其可以是來自Al2O3、CaSiO3、氟鋁酸鉀中的其中之一或者三者的任意組合；在原有范圍內(nèi)這種關(guān)聯(lián)是相對(duì)松散的；F2和F3中CaF2含量均為55%，而在F2和F3中其他三種成分的含量是不同的；可見各實(shí)施例的點(diǎn)值是可以組合的；這樣修改的CaF2與氟鋁酸鉀的端點(diǎn)值雖然分別來自兩個(gè)是實(shí)施例但認(rèn)定為并不超范圍是更合適的。

2.2 數(shù)值范圍中離散個(gè)數(shù)的選擇

案例4：權(quán)利要求和說明書中均記載了裝置中部件A和部件B通過4-6個(gè)螺栓連接。申請(qǐng)人將螺栓的數(shù)量有4-6個(gè)修改為5個(gè)。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為：5個(gè)在原權(quán)利要求書和說明書中并沒有記載，并且也不能直接地、毫無疑義確定就是5個(gè)，因此，修改超范圍。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為：原權(quán)權(quán)利要求和說明書中均記載了螺栓為4-6個(gè)，由于螺栓個(gè)數(shù)只能是整數(shù)，實(shí)際上4-6其實(shí)就是4、5、6的意思，并且可以直接地、毫無疑義地確定包含使用5個(gè)螺栓的，因此，修改不超范圍。

分析：對(duì)于個(gè)數(shù)組成的連續(xù)的范圍其是由離散的所組成的，并不是真正的連續(xù)范圍，這些離散的點(diǎn)實(shí)際上是已經(jīng)記載在申請(qǐng)文件中的，當(dāng)將數(shù)值范圍修改為其中的離散的點(diǎn)時(shí)，是不超范圍的[5]。

3 結(jié)語

對(duì)于數(shù)值修改超范圍的判斷，在實(shí)際操作中，深刻理解“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”這一判斷準(zhǔn)則；技術(shù)上不能僅嚴(yán)苛于字面的表述，還應(yīng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度具體分析具體判斷。