段豐樂

鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院，河南 鄭州 451191

當(dāng)前我國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，企業(yè)的競爭力是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵。特別是在“一帶一路”的大環(huán)境中，對外貿(mào)易的廣度和深度都在不斷加強(qiáng)。近年來較為著名的“東風(fēng)案”、“PRETUL案”等，均屬于在涉外定牌加工（以下簡稱OEM）過程中所產(chǎn)生的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，這些糾紛無論對于商標(biāo)擁有者而言還是對于加工企業(yè)而言，都產(chǎn)生了時(shí)間、財(cái)產(chǎn)及商譽(yù)等方面的巨大損失。雖然目前理論和司法實(shí)踐中均傾向于認(rèn)為OEM加工企業(yè)不構(gòu)成對已有商標(biāo)所有者的侵權(quán)。但多數(shù)學(xué)者關(guān)注的仍是確權(quán)的法律規(guī)范問題或者訴訟中的企業(yè)抗辯問題，極少有學(xué)者或文獻(xiàn)關(guān)注OEM交易中相關(guān)企業(yè)方的法律風(fēng)險(xiǎn)防范問題。實(shí)際上，從企業(yè)經(jīng)營管理的角度出發(fā)，有效防范OEM領(lǐng)域中的商標(biāo)侵權(quán)，是企業(yè)在商標(biāo)經(jīng)營管理過程中必須關(guān)注的問題。

一、OEM商標(biāo)侵權(quán)法律問題

OEM是指境內(nèi)企業(yè)接受來自于境外企業(yè)的加工委托，按照委托方的要求加工產(chǎn)品，貼附委托方提供的商標(biāo)，產(chǎn)品銷往委托方指定的境外地區(qū)的交易模式。OEM是發(fā)展中國家對外貿(mào)易中常見的貿(mào)易方式，是我國改革開放過程中“三來一補(bǔ)”的主要內(nèi)容。OEM中所涉及的商標(biāo)侵權(quán)法律問題主要出現(xiàn)在委托方所提供的商標(biāo)與我國境內(nèi)已有企業(yè)所擁有的商標(biāo)之間的權(quán)利沖突。商標(biāo)侵權(quán)糾紛主要發(fā)生在境內(nèi)加工企業(yè)與境內(nèi)已有商標(biāo)企業(yè)之間，同時(shí)也可能涉及到境外委托企業(yè)與境內(nèi)已有商標(biāo)企業(yè)之間。具體而言，OEM中商標(biāo)侵權(quán)的爭議焦點(diǎn)存在于以下兩個(gè)方面：

（一）OEM是否屬于商標(biāo)使用行為

《商標(biāo)法》第57條是規(guī)制商標(biāo)侵權(quán)行為的主要依據(jù)。判斷一項(xiàng)行為是否屬于商標(biāo)侵權(quán)，依據(jù)該條的規(guī)定，核心是要判定該行為是否為“商標(biāo)使用”行為。理論及實(shí)踐中對于OEM是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，也基本關(guān)注于其是否屬于商標(biāo)使用行為。爭議的焦點(diǎn)主要在于，OEM中境內(nèi)加工企業(yè)受境外企業(yè)的委托而制造商品的行為是否屬于商標(biāo)使用。對行為性質(zhì)的判斷產(chǎn)生干擾因素的主要在于境外的委托企業(yè)對于該商品的商標(biāo)是享有境外商標(biāo)權(quán)的。境內(nèi)加工企業(yè)受其委托制造商品，是境外委托企業(yè)的“商標(biāo)權(quán)”的延伸。但是，對于境內(nèi)既有商標(biāo)權(quán)企業(yè)而言，境內(nèi)加工企業(yè)的商品制造行為是客觀意義上的使用其商標(biāo)的行為。對其已有的商標(biāo)權(quán)的經(jīng)營利益顯然是會(huì)產(chǎn)生影響的。國內(nèi)主要學(xué)者在此問題上基本上持反對的觀點(diǎn)，即認(rèn)為境內(nèi)加工企業(yè)的行為不構(gòu)成商標(biāo)法57條所規(guī)定的“商標(biāo)使用”行為，不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆的辨識后果。同時(shí)，相反的觀點(diǎn)則認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)全球化和互聯(lián)信息化的時(shí)代，境內(nèi)和境外的界限并不是特別清晰的，消費(fèi)者往往并不能主動(dòng)辨識商標(biāo)的授權(quán)所在地和商標(biāo)的權(quán)利擁有者。同時(shí)，境內(nèi)加工企業(yè)的加工行為雖然來自于境外企業(yè)的委托，但是行為的實(shí)際發(fā)生地是位于境內(nèi)的，其在商品上貼牌的行為，實(shí)際上產(chǎn)生了使用商標(biāo)的效果。在實(shí)踐中，認(rèn)定OEM不屬于侵權(quán)和屬于侵權(quán)的案例同時(shí)存在。雖然近年來以“東風(fēng)案”、“PRETUL案”等為標(biāo)志的案例均以不認(rèn)定侵權(quán)為結(jié)果，但并非意味著爭論就此消失。

（二）境內(nèi)加工企業(yè)是否盡到了“合理注意義務(wù)”

OEM中，境內(nèi)加工企業(yè)通過接受境外企業(yè)的委托加工商品并從中獲取利益。其所獲得的利益是否合法，是否構(gòu)成對境內(nèi)企業(yè)既有商標(biāo)權(quán)利的侵犯，關(guān)鍵在于其是否盡到了合理的注意義務(wù)，即是否存在主觀上的過錯(cuò)。在排除了馳名商標(biāo)的特殊情況之后，對于境內(nèi)加工企業(yè)的注意義務(wù)的界定存在兩個(gè)層次。第一個(gè)層次是要求境內(nèi)加工企業(yè)盡到完全的注意義務(wù)，方為“合理”。即境內(nèi)加工企業(yè)不僅要確認(rèn)其所接受的境外委托企業(yè)是否享有該商標(biāo)的合法所有權(quán)，還要進(jìn)一步確認(rèn)在該商標(biāo)權(quán)利在我國境內(nèi)是否受到保護(hù)，并且是否會(huì)與其他境內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生可能的權(quán)利沖突。第二個(gè)層次則僅僅要求境內(nèi)加工企業(yè)盡到有限的注意義務(wù)，即為“合理”。即境內(nèi)加工企業(yè)只需要確認(rèn)委托其加工商品的境外企業(yè)是該商標(biāo)合法權(quán)利的所有者就可以了。很顯然，兩種標(biāo)準(zhǔn)所導(dǎo)致的結(jié)果是不同的。在“東風(fēng)案”中，境內(nèi)加工企業(yè)常佳公司對于印尼委托公司的權(quán)利確認(rèn)，就是盡到了有限的合理注意義務(wù)，最終法院以此為依據(jù)判定常佳公司的加工行為不構(gòu)成侵權(quán)。但是，很顯然，如果因此而形成了所有OEM中，境內(nèi)加工企業(yè)都只需要盡到有限的注意義務(wù)的話，對于境內(nèi)既有商標(biāo)權(quán)利的保護(hù)顯然是很不利的。故而，大多數(shù)學(xué)者還是認(rèn)為，境內(nèi)加工企業(yè)的合理注意義務(wù)的限度要根據(jù)實(shí)際案例來進(jìn)行判斷。

二、OEM商標(biāo)侵權(quán)中相關(guān)企業(yè)的權(quán)利救濟(jì)損益分析

OEM是我國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中的主要經(jīng)濟(jì)模式之一，我國有大量的中小企業(yè)是OEM的主要完成者。同時(shí)，我國近年來已經(jīng)成為商標(biāo)申請和注冊大國，在市場經(jīng)濟(jì)繁榮的過程中，企業(yè)的商標(biāo)成為其商譽(yù)利益的主要承載因素。但是基于OEM商標(biāo)侵權(quán)的爭議在實(shí)踐中對商標(biāo)既有企業(yè)和境內(nèi)加工企業(yè)都產(chǎn)生了較大的影響。即便是企業(yè)積極地進(jìn)行權(quán)利救濟(jì)，也會(huì)對其產(chǎn)生較大的維權(quán)成本。

（一）定牌加工企業(yè)

定牌加工企業(yè)是OEM的實(shí)施主體，也是OEM經(jīng)濟(jì)模式得以實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在侵權(quán)糾紛發(fā)生之后，定牌加工企業(yè)首先要進(jìn)行被動(dòng)性的應(yīng)訴。應(yīng)訴的過程就會(huì)給企業(yè)產(chǎn)生額外的應(yīng)訴費(fèi)用。費(fèi)用不僅僅包含顯性的訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、可能產(chǎn)生的侵權(quán)賠償費(fèi)用等，還包括隱性的取證費(fèi)用、應(yīng)訴差旅費(fèi)用等。除了這些直接費(fèi)用之外，還會(huì)產(chǎn)生間接性的費(fèi)用，主要包括因?yàn)樯嬖V而喪失的交易機(jī)會(huì)以及因之而產(chǎn)生的損失。需要特別關(guān)注的是，定牌加工企業(yè)大多數(shù)為中小企業(yè)，其本身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較弱，承受市場風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)，在涉訴之后，大多數(shù)企業(yè)會(huì)因?yàn)轭~外成本的增加而經(jīng)營困難，甚至還有企業(yè)因此而走向消亡。

（二）商標(biāo)權(quán)擁有企業(yè)

商標(biāo)權(quán)擁有企業(yè)在大多數(shù)OEM商標(biāo)侵權(quán)案件中是以受害者的身份出現(xiàn)的，作為被侵權(quán)人，其行為往往具有被動(dòng)性。因此，大多數(shù)已擁有商標(biāo)的企業(yè)決策者們總是天然地認(rèn)為，如果自己被侵權(quán)了，那么就可以通過維權(quán)挽回所有的損失。確實(shí)，在古典市場經(jīng)濟(jì)的基本理論體系中，如果交易費(fèi)用為零，那么無論權(quán)利如何配置都是有效率的；如果權(quán)利救濟(jì)是完備的，那么任何因侵權(quán)而遭受的損失都能夠完全被補(bǔ)足。甚至，還有觀點(diǎn)認(rèn)為，在新的懲罰性賠償制度出臺之后，擁有商標(biāo)權(quán)的企業(yè)還能夠因此而得到額外的賠償。但是，現(xiàn)實(shí)中的問題往往并沒有如此簡單。對于商標(biāo)權(quán)擁有企業(yè)而言，本身在OEM交易中處于被動(dòng)地位就是一種市場競爭中的不利地位，所謂“敵在暗我在明”，潛在的侵權(quán)者隨時(shí)都有可能會(huì)對其產(chǎn)生侵害。如果不加以必要的防范的話，一旦侵權(quán)行為發(fā)生，企業(yè)首先要遭受到直接的損失。即便進(jìn)入了權(quán)利救濟(jì)的程序，還需要考慮更加復(fù)雜的問題。

1.實(shí)際損失的認(rèn)定。如前所述，實(shí)際損失的認(rèn)定是認(rèn)定OEM商標(biāo)侵權(quán)的關(guān)鍵要素。對于商標(biāo)權(quán)擁有企業(yè)而言，損失的界定并非十分簡單。特別是在實(shí)際經(jīng)營中，其損失的界定很多時(shí)候還需要借助于侵權(quán)方的收益來界定。另外，基于商標(biāo)侵權(quán)而給企業(yè)所造成的商譽(yù)損失在現(xiàn)實(shí)中往往很難確定。

2.勝訴的風(fēng)險(xiǎn)。對于商標(biāo)擁有權(quán)企業(yè)而言，通過OEM方式所進(jìn)行的交易顯然都會(huì)對企業(yè)帶來不利的影響。如前述“東風(fēng)案”和“PRETUL案”中，原商標(biāo)擁有企業(yè)都敗訴了。對于OEM行為的認(rèn)定，目前還存在較大的爭議。OEM是否屬于商標(biāo)使用行為、定牌加工企業(yè)是否盡到了合理的注意義務(wù)等，目前在司法實(shí)踐中并未得到完全一致的認(rèn)定。

3.執(zhí)行的完成。即便在勝訴之后，判決結(jié)果的執(zhí)行是一個(gè)非?，F(xiàn)實(shí)的問題。OEM中的定牌加工企業(yè)一般都是中小企業(yè)，有的企業(yè)在涉訴之后，所有的家當(dāng)加在一起都無法足額清償商標(biāo)擁有企業(yè)的實(shí)際損失?，F(xiàn)實(shí)中，執(zhí)行難的問題是非常難以解決的，會(huì)遇到非法和合法的兩種風(fēng)險(xiǎn)。前者在涉訴企業(yè)破產(chǎn)之后，執(zhí)行債務(wù)就會(huì)大部分落空。后者在涉訴企業(yè)或者企業(yè)所有者惡意逃債之后，也很難得以足額清償。

4.訴訟相關(guān)費(fèi)用支出。權(quán)利救濟(jì)并非是一蹴而就的，而是需要專業(yè)的人士花費(fèi)相當(dāng)長的時(shí)間和精力才能夠完成的。在數(shù)額較大的OEM商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，律師費(fèi)用、調(diào)查取證費(fèi)用、往返差旅費(fèi)用都會(huì)構(gòu)成訴訟相關(guān)費(fèi)用。而這些費(fèi)用，原則上是不能夠通過訴訟來彌補(bǔ)的，而只能由企業(yè)自己來承擔(dān)。

三、基于《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》（GB/T 29490-2013）的風(fēng)險(xiǎn)防范路徑

市場經(jīng)濟(jì)中，無論是何種交易，企業(yè)所追求的是利潤和長期發(fā)展的機(jī)會(huì)，并非單純的權(quán)利歸屬或者名分。在OEM交易涉嫌商標(biāo)侵權(quán)，甚至進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性的訴訟之后，企業(yè)都會(huì)因此而遭受額外的損失。因此，預(yù)防損失發(fā)生的最有效的方式就是每一方企業(yè)自身做好必要的商標(biāo)經(jīng)營管理法律風(fēng)險(xiǎn)防范。從企業(yè)管理的角度而言，最為有效的防范路徑當(dāng)為基于標(biāo)準(zhǔn)化管理的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)。

（一）企業(yè)商標(biāo)貫標(biāo)

《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》（GB/T29490-2013）的出臺旨在指導(dǎo)企業(yè)建立科學(xué)、系統(tǒng)、規(guī)范的知識產(chǎn)權(quán)管理體系，幫助企業(yè)全面落實(shí)國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略精神，積極應(yīng)對當(dāng)前全球知識產(chǎn)權(quán)競爭態(tài)勢，有效提高知識產(chǎn)權(quán)對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的貢獻(xiàn)水平。企業(yè)實(shí)施GB/T29490有利于增強(qiáng)企業(yè)員工的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。在商標(biāo)領(lǐng)域，企業(yè)商標(biāo)經(jīng)營管理的重要內(nèi)容之一，就是建立一套行之有效的創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，通過建立商標(biāo)設(shè)計(jì)過程中的信息檢索、分析和利用機(jī)制，加強(qiáng)對商標(biāo)信息的開發(fā)、利用和管理，掌握現(xiàn)有的商標(biāo)情況。

（二）企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃

對于企業(yè)而言，依據(jù)國標(biāo)而開展的內(nèi)部商標(biāo)管理體系的構(gòu)建是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃的主要構(gòu)成部分?，F(xiàn)將企業(yè)商標(biāo)貫標(biāo)的基本流程簡要梳理如下：

第一步：企業(yè)決策者確定貫標(biāo)思路，明確貫標(biāo)的要求和期限；

第二步：企業(yè)決策者任命企業(yè)內(nèi)部知識產(chǎn)權(quán)管理代表，或成立臨時(shí)知識產(chǎn)權(quán)管理部門，以下的貫標(biāo)工作均由代表或者部門負(fù)責(zé)完成；

第三步：管理代表或者部門組建貫標(biāo)工作小組，完成以下工作：

1.企業(yè)商標(biāo)經(jīng)營現(xiàn)狀構(gòu)建，梳理企業(yè)商標(biāo)現(xiàn)狀，一般約5—10天；

2.企業(yè)商標(biāo)經(jīng)營體系診斷，梳理企業(yè)商標(biāo)經(jīng)營存在的問題，一般約5—10天；

3.相關(guān)人員培訓(xùn)，企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人員統(tǒng)一商標(biāo)意識，一般約3—5天；

4.編寫商標(biāo)經(jīng)營管理體系文件，明確各部門具體職責(zé)和制度體系，一般約30—40天；

5.全體人員宣傳貫標(biāo)體系培訓(xùn)，讓企業(yè)所有成員知曉貫標(biāo)，消除風(fēng)險(xiǎn)，一般約3—5天；

6.體系試運(yùn)行，企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行以檢測問題和效果，一般約3—6個(gè)月；

7.檢查分析與改正、內(nèi)審，對試運(yùn)行所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行修正，完善貫標(biāo)體系，一般約20—30天；

企業(yè)建立內(nèi)部商標(biāo)經(jīng)營管理貫標(biāo)體系，無論是作為定牌加工企業(yè)還是商標(biāo)權(quán)擁有企業(yè)，都能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能產(chǎn)生的OEM商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，將損失排除在發(fā)生之前，將企業(yè)停留在訴訟之外。并且，貫標(biāo)體系的建立不需要企業(yè)增加額外的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，只需要臨時(shí)設(shè)立內(nèi)部管理部門，依托外部專業(yè)人員的能力，一勞永逸建立完善企業(yè)自身的商標(biāo)制度，可以大大節(jié)約企業(yè)的管理成本。

四、結(jié)語

OEM商標(biāo)侵權(quán)案件頻發(fā)，不能成為我國對外開放經(jīng)濟(jì)政策的阻礙，商標(biāo)權(quán)的地域性決定了基于商標(biāo)而產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)利糾紛不會(huì)永遠(yuǎn)停止。在企業(yè)所參與的市場競爭中，商標(biāo)所發(fā)揮的作用越來越大，因此，企業(yè)必須要充分關(guān)注到涉訴之后所帶來的損失和風(fēng)險(xiǎn)，而有意識地將預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的成本前移。企業(yè)做好商標(biāo)經(jīng)營管理貫標(biāo)，一方面有助于企業(yè)自身預(yù)防商標(biāo)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；另一方面有助于減少因此而產(chǎn)生的商標(biāo)侵權(quán)訴訟，促進(jìn)交易繁榮；同時(shí)還能夠優(yōu)化市場競爭環(huán)境，營造和帶動(dòng)良好的知識產(chǎn)權(quán)競爭氛圍。