王箭 張瑾

摘要：本文從一件具體案例出發(fā)，分析了創(chuàng)造性評判過程中，對補交實驗數(shù)據(jù)的處理方式。對于申請日之后補交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查，補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性;補交實驗數(shù)據(jù);技術(shù)效果

中圖分類號：D923.42 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1003-5168（2020）03-0089-03

1 前言

在專利申請審查過程中對于補交的實驗數(shù)據(jù)如何考慮，《專利審查指南》（2010版）曾經(jīng)歷過多次修改，2017年4月1日執(zhí)行的《專利審查指南》[1]第二部分第十章新增的第3.5節(jié)“關(guān)于補交的實驗數(shù)據(jù)”，規(guī)定如下：

“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為準(zhǔn)。對于申請日之后補交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的?！北疚耐ㄟ^一個實際案例來分析補交的實驗數(shù)據(jù)是否能被接受。

2 具體案例與分析

2.1 案例介紹

本申請涉及一種保溫板及制備方法，其權(quán)利要求1如下：1.一種保溫板，其特征在于：該保溫板包括如下重量配比的組分：巖棉纖維：40%～60%;硅藻土：10%～20%;碳酸鈣：0%～15%;陶土：5～10%;有機纖維：5%;無機膠水：0%～2%。

說明書中記載的技術(shù)效果為：本發(fā)明提供的保溫板配方中沒有任何石棉，且所制的板材具有足夠的強度，能使用于700攝氏度的溫度。

審查意見通知書指出權(quán)利要求1相對于對比文件1和2的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。具體來說，對比文件1公開了一種保溫板，其組分及重量配比為：水性無機粘結(jié)劑（即無機膠水）25-35份、輕質(zhì)骨料18-47份、增強纖維（巖棉纖維和木質(zhì)纖維）15-23份、含鎂礦物質(zhì)硅藻土15-25份、填充料碳酸鈣20-30份、以及適量的水。

權(quán)利要求1與對比文件1公開的內(nèi)容相比，區(qū)別技術(shù)特征在于：（1）本申請還含有陶土5-10%;（2）本申請原料重量配比與對比文件1不同。對于區(qū)別技術(shù)特征（1），對比文件2公開了在保溫板中添加陶土以增強輕質(zhì)復(fù)合墻板，即對比文件2給出了添加適量陶土到保溫板中提高保溫板強度的技術(shù)啟示。對于區(qū)別技術(shù)特征（2），涉及的無機膠水、巖棉纖維、腈綸纖維、硅藻土以及碳酸鈣含量，則是在對比文件1公開的用量基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易根據(jù)保溫板的強度、防火性能、韌性等性能需要，能夠通過常規(guī)試驗調(diào)整得到的。

申請人在意見陳述書中認(rèn)為：經(jīng)過測試對比報告可知，采用本申請重量配比內(nèi)范圍內(nèi)的材料制成的保溫板，其抗拉強度在10MPa以上，而超出本申請重量配比（重量配比實質(zhì)上是指各種原料均含有，只是用量不在權(quán)利要求1要求保護(hù)的范圍內(nèi)，下文中提到的重量配比均是此種含義）內(nèi)范圍內(nèi)的材料制成的保溫板的抗拉強度均小于9.1MPa，特別是不含有陶土或碳酸鈣的保溫板，其抗拉強度只有6.6MPa、6.7MPa、6.8MPa（參見抗拉實驗數(shù)據(jù)的13、14、15項）;采用本申請重量配比內(nèi)范圍內(nèi)的材料制成的保溫板，其可耐700攝氏度高溫，而超出本申請重量配比內(nèi)范圍內(nèi)的材料制成的保溫板，在680度或以下就會出現(xiàn)變形。即本申請所制的保溫板材不僅具有足夠的強度，還能使用于700攝氏度的高溫，為了證明該結(jié)論，補交了實驗數(shù)據(jù)如表1：

2.2 案例分析

2.2.1 對于該補交實驗數(shù)據(jù)中涉及的抗拉強度的技術(shù)效果。原始申請文件僅僅記載“所制的板材具有足夠的強度”，并未記載強度的類型（如抗壓強度、抗折強度或抗拉強度）和大小，也沒有相關(guān)實驗數(shù)據(jù)的支持。而申請人補交的實驗數(shù)據(jù)目的在于證明重量配比、陶土或碳酸鈣直接影響抗拉強度，即超出本申請重量配比內(nèi)范圍內(nèi)的材料制成的保溫板的抗拉強度均小于9.1MPa，特別是不含有陶土或碳酸鈣的保溫板，其抗拉強度只有6.6MPa、6.7MPa、6.8MPa。

結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)分析抗拉強度的影響因素為：是否含有巖棉纖維和有機纖維以及其用量、是否含有陶土及其含量、其他原料的配比、板材整體的密實性以及制備工藝等，但申請文件并未記載何種因素是主要影響因素。原料的重量配比、陶土或碳酸鈣的有無確實能夠影響板材的抗拉強度，但其是否是影響抗拉強度的決定因素，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到。對于創(chuàng)造性評判而言，補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果在原始申請文件中沒有記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能夠從原始申請文件中合理推定得出的，補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果是不予認(rèn)可的。

2.2.2 對于該補交實驗數(shù)據(jù)中涉及的使用溫度的技術(shù)效果。對于使用溫度，原始申請文件記載“能使用于700攝氏度的溫度”，但沒有實驗數(shù)據(jù)的支持，且未記載“能使用于700攝氏度的溫度”的技術(shù)效果到底是何種因素帶來的。對于“能使用于700攝氏度的溫度”的技術(shù)效果，結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)分析其影響因素為：使用了無機膠水作為粘結(jié)劑、使用了無機填料碳酸鈣、使用不燃巖棉纖維、其他原料的重量配比以及整體板材的密實性和強度等，然而申請文件并未記載到底哪些因素是主要因素或者決定因素。原料的重量配比能夠影響板材能否使用于700攝氏度的溫度，但其是否是使用溫度的決定因素，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到。

對于創(chuàng)造性評判而言，如果補交實驗數(shù)據(jù)的技術(shù)效果在原始申請文件中有記載，但是無實驗數(shù)據(jù)的支持，那么本領(lǐng)域的技術(shù)人員就應(yīng)該從原始申請文件出發(fā)判斷技術(shù)效果的可預(yù)見性，如果預(yù)見性較高，那么補交實驗數(shù)據(jù)的可接受的可能性較高，反之，則補交的實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果是不予認(rèn)可的。

綜上，案例中申請人補交的實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的，審查員不予接受。2017年4月1日施行的新修改的《專利審查指南》雖然規(guī)定了“對于申請日之后補交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。但對于后補的實驗數(shù)據(jù)被接受的條件也作了具體的限制，“補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。

3 結(jié)語

對于創(chuàng)造性評判而言，補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果在原始申請文件中沒有記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能夠從原始申請文件中合理推定得出的，補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果是不予認(rèn)可的。對于補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果在申請文件中有記載的，在實際操作中也需要去分析，如果技術(shù)效果在原始申請文件中有數(shù)據(jù)證明，應(yīng)認(rèn)可相關(guān)的技術(shù)效果;如果補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果在原始申請文件中有記載，但是無實驗數(shù)據(jù)的支持，那么本領(lǐng)域的技術(shù)人員就應(yīng)該從原始申請文件出發(fā)判斷技術(shù)效果的可預(yù)見性，如果預(yù)見性較高，那么補交的實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果可接受的可能性較高，如果預(yù)見性較差或無法預(yù)見，則補交的實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果是不予認(rèn)可的。接受補交實驗數(shù)據(jù)證明的技術(shù)效果與申請的技術(shù)領(lǐng)域的可預(yù)見性、技術(shù)效果以及申請文件的關(guān)聯(lián)性密切相關(guān)。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.《審查指南》2010-修訂本[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2017：278，584.