張歡

摘? 要：文章以實際案例為入口，分析了發(fā)明專利中預料不到的技術(shù)效果與技術(shù)領(lǐng)域之間的關(guān)系。當申請人認為某產(chǎn)品能夠產(chǎn)生預料不到的技術(shù)效果時，可以在申請發(fā)明專利的權(quán)利要求中將與該技術(shù)效果相關(guān)的產(chǎn)品用途進行保護。

關(guān)鍵詞：預料不到的技術(shù)效果;創(chuàng)造性;技術(shù)領(lǐng)域

中圖分類號：D913? ? ? ? 文獻標志碼：A? ? ? ? ?文章編號：2095-2945（2020）16-0141-02

Abstract： This paper analyzed the relationship between the unexpected technical effect and the technical field in the invention patent through the actual case. The use of the product related to the technical effect can be protected in the claim of invention patent when the applicant thinks that the product can produce unexpected technical effects.

Keywords： unexpected technical effect; creativity; technical field

1 概述

《專利審查指南2010》（下稱《指南》）第二部分第四章[1]中規(guī)定“當發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性”?？梢姲l(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果是發(fā)明具備創(chuàng)造性的充分條件。在審查實踐中，對于創(chuàng)造性的判斷通常適用《指南》中規(guī)定的“非顯而易見性”，那么若通過上述兩種不同的判斷方法會得出不同的結(jié)論，此時應該如何認定發(fā)明的創(chuàng)造性呢;尤其是在化學領(lǐng)域的組合物發(fā)明，其技術(shù)效果的預測性低，如何對技術(shù)方案的“非顯而易見性”和“預料不到的技術(shù)效果”進行考量。

2 以實際案例入手進行分析

案例1：本發(fā)明涉及一種粉體涂料組合物，現(xiàn)有技術(shù)中存在涂裝PE/HAA 系的粉體涂料而燒結(jié)的涂膜在涂裝具有螺絲部的部件的情況，因此本發(fā)明通過在現(xiàn)有粉末涂料組合物的基礎上加入諾伊堡硅土以提高涂膜硬度和螺絲擰緊性;本申請的說明書中也記載了實驗數(shù)據(jù)證明了加入諾伊堡硅土后的涂層硬度和螺絲擰緊性都得到了提升。

發(fā)明權(quán)利要求1為：粉體涂料組合物，其含有組分A和B，以及諾伊堡硅土（C），其中相對于A和B的固體成分合計100質(zhì)量份，含有1-50質(zhì)量份的C。

審查員通過檢索，給出了對比文件1，公開了一種熱固性粉體涂料組合物，其含有A和B。還檢索到一篇公知常識證據(jù)，公開了諾伊堡硅土硬度高，可作為涂料添加劑。

在此基礎上，審查員發(fā)出第一次審查意見通知書，其中審查員基于權(quán)利要求1和對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征，確定的發(fā)明要解決的技術(shù)問題是：提高涂料的硬度。之后在對該區(qū)別進行評述的過程中，引入上述公知常識證據(jù)進行說理，認為本領(lǐng)域技術(shù)人員為了提高涂料的硬度，有動機選擇加入組分（C）。因此，權(quán)利要求1的技術(shù)方案是顯而易見的，不具備突出的實質(zhì)性特點，因而不具備創(chuàng)造性。

申請人在答復的意見陳述中表示：審查員給出的對比文件1中沒有公開或教導任何關(guān)于“螺絲擰緊性”的改進;審查員引用的公知常識中也沒有記載通過添加諾伊堡硅土（即組分C）能夠滿足螺絲擰緊性;因此，比文件1和公知常識中并未記載關(guān)于添加諾伊堡硅土能夠提供螺絲擰緊性的組合物，并未給出添加的動機。

該意見陳述的爭論焦點就在于：本發(fā)明的組合物能夠提高“硬度”和“螺絲擰緊性”，但是通過對比文件1與公知常識證據(jù)的結(jié)合雖然能夠提高組合物的硬度，但是并未給出可以提高組合物螺絲擰緊性的技術(shù)啟示。

在了解了申請人的意見后，審查員疑惑的是，若基于提高硬度性能的目的，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)Ρ任募?和公知證據(jù)結(jié)合得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案，得到方案是“顯而易見的”，那么能夠提高螺絲擰緊性能是可預期的。但是效果“螺絲擰緊性”確實在對比文件1中沒有記載，對比文件和現(xiàn)有技術(shù)中并未給出加入C物質(zhì)能夠改善“螺絲擰緊性”的技術(shù)啟示，而本發(fā)明在獲得改善硬度的同時還獲得了改善螺絲擰緊性的技術(shù)效果是預料不到的技術(shù)效果，那么本發(fā)明具備創(chuàng)造性。兩種思路好像都有道理，此時，到底應該如何評價該方案的創(chuàng)造性呢。

對于發(fā)明帶來了多個技術(shù)效果時，若A和B效果之間有關(guān)聯(lián)，或通過合乎邏輯的分析、推理必然能夠得到的，則不應當認為B效果是預料不到的技術(shù)效果;如A和B效果之間相互排斥，即現(xiàn)有技術(shù)中為了改善效果A，通常會導致效果B變劣，但是發(fā)明通過提出一種技術(shù)方案能夠同時提高兩種效果，則可認為效果B是預料不到的技術(shù)效果[2]。

但是如果A和B效果之間無關(guān)聯(lián)，沒有必然的聯(lián)系時，在判斷上則存在一定難度。上述案件中的“硬度”和“螺絲擰緊性”兩個效果之間就不存在必然的聯(lián)系。對于這種情況應該如何進行判斷是實際審查工作過程中的難點。對于這一點，有學者認為可以從預料不到的技術(shù)效果與技術(shù)領(lǐng)域之間的關(guān)系進行考慮[3]。

作者認為，對于本案而言，本發(fā)明和對比文件1均為粉末涂料領(lǐng)域。對比文件1公開了涂料可應用于建筑材料和汽車車體，可見對比文件1中的涂料是存在提高漆膜硬度的需求，因此可基于提高體系硬度的目的對對比文件1進行改進，而現(xiàn)有技術(shù)給出了明確的技術(shù)啟示，則預料不到的技術(shù)效果在創(chuàng)造性判斷中的比重就應該降低[4]。對于螺絲擰緊性，該性能僅僅是在當粉末涂料應用于螺絲部的部件這種特定的應用領(lǐng)域時才會被關(guān)注的性能，才是重要的性能。而本發(fā)明的權(quán)利要求中并未限定該粉末涂料是應用于螺絲部件的，其保護的就是一種粉末涂料組合物的配方組成，因此該技術(shù)效果體現(xiàn)出的差異并不會阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進。但是若申請人將類似于“應用于螺絲部件”這樣的用途限定到權(quán)利要求中時，“螺絲擰緊性”這個技術(shù)效果就體現(xiàn)出了本發(fā)明和對比文件1在應用領(lǐng)域上的差異，此時本發(fā)明權(quán)利要求中的涂料所應用的技術(shù)領(lǐng)域是非常關(guān)注“螺絲擰緊性”這項性能的，那么所選取的對比文件也要是涉及對這方面性能的改性才能給出結(jié)合啟示，否則該技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。

對于該觀點，通過下面這個案例可進行進一步的分析和探討。

相關(guān)案例2：本發(fā)明涉及一種化合物，說明書中指出該化合物不僅殺蟲能力提高，而且有選擇性殺蟲的效果[5]。

權(quán)利要求：一種化合物Q-C5H11。

對比文件1公開了一種通式結(jié)構(gòu)為Q-R的化合物，該化合物可殺蟲，其中R選自C1-C10的取代或未取代烷基，并具體公開了結(jié)構(gòu)為Q-C2H5的化合物;此外，對比文件1公開了母體為Q的化合物同系物中，隨著R碳原子數(shù)的增加，殺蟲能力穩(wěn)定提高。

對于本案，由于根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可知，同系物中，隨著碳原子數(shù)的增加，殺蟲效果也穩(wěn)定增加，那么，本領(lǐng)域技術(shù)人員為了增加殺蟲效果會選擇高碳原子數(shù)的R是很明確的選擇方式，因此雖然本發(fā)明具有預料不到的選擇性殺蟲效果，但是這樣的化合物發(fā)明仍然不具有創(chuàng)造性，但化合物對應于預料不到的選擇性殺蟲效果的用途具有創(chuàng)造性。

案例分析：對于一般的殺蟲劑，選擇性殺蟲并不是其關(guān)注的技術(shù)效果，只有當實際環(huán)境中需要殺死特定種類的蟲時，該技術(shù)效果才是會被關(guān)注的重要性能。而當發(fā)明僅僅保護一種產(chǎn)品，并未限定特定的用途時，發(fā)明聲稱的預料不到的技術(shù)效果并不一定能夠給發(fā)明帶來創(chuàng)造性。但是當權(quán)利要求限定選擇性殺蟲的用途時，“選擇性殺蟲”這個技術(shù)效果就體現(xiàn)出了本發(fā)明與對比文件1在應用領(lǐng)域上的差異，那么所選取的對比文件也要是涉及對這方面性能的改性才能給出結(jié)合啟示，否則該技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。而現(xiàn)有技術(shù)中并沒有給出化合物能夠選擇性殺蟲的任何啟示，因此，該用途具備創(chuàng)造性。

3 結(jié)束語

預料不到的技術(shù)效果對于發(fā)明創(chuàng)造性的判斷一直是專利實質(zhì)審查過程中的難點。在發(fā)明聲稱獲得了多個技術(shù)效果時，一方面，本領(lǐng)域技術(shù)人員要仔細分析現(xiàn)有技術(shù)是否能夠給出明確的技術(shù)啟示，判斷還原發(fā)明的過程是否會存在技術(shù)阻礙;若技術(shù)啟示明確，則發(fā)明即使取得了預料不到的技術(shù)效果也不能給發(fā)明帶來創(chuàng)造性;另一方面，若申請人發(fā)現(xiàn)了某一產(chǎn)品能夠產(chǎn)生預料不到的技術(shù)效果時，可以在申請發(fā)明專利的權(quán)利要求中將與該技術(shù)效果相關(guān)的產(chǎn)品的用途進行保護，那么審查員在檢索現(xiàn)有技術(shù)的過程中就必須要將該技術(shù)效果與現(xiàn)有技術(shù)的方案相聯(lián)系，檢索到的現(xiàn)有技術(shù)必須給出關(guān)于提高該技術(shù)效果的技術(shù)啟示才能夠用于評述該權(quán)利要求的創(chuàng)造性。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局（制定）.專利審查指南2010[P].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：182.

[2]王恒，等.淺析創(chuàng)造性審查中多個技術(shù)效果與技術(shù)啟示的判斷[J].中國發(fā)明與專利，2018，15（12）：116-119.

[3]代玲莉.預料不到的技術(shù)效果在發(fā)明創(chuàng)造性評判過程中的關(guān)聯(lián)性考量[J].科技與法律，2016（4）：700-709.

[4]葉青.創(chuàng)造性審查中對預料不到技術(shù)效果的考量[J].審查業(yè)務通訊，2014，20（11）：65-68.

[5]曲燕，等.預料不到的技術(shù)效果與發(fā)明的創(chuàng)造性[J].中國發(fā)明與專利，2009（12）：63-65.