徐菲 甄婉璐

摘要：本文分析了專利法第26條第3款的立法宗旨，考察了其在審查實踐中的適用現(xiàn)狀及其利弊，從立法宗旨出發(fā)研究了實審過程中涉及充分公開的相關審查意見的合理性，總結了在實審過程中適用專利法第26條第3款的時機，提出了對涉及公開不充分瑕疵的發(fā)明專利申請的處理建議。

關鍵詞：第26條第3款;充分公開;立法宗旨;補交證據(jù)

中圖分類號：G306文獻標識碼：A 文章編號：1003-5168（2020）33-0056-04

1 引言

在目前的審查實踐中，專利法第26條第3款（以下簡稱法26條3款）被使用的頻率較高，相當一部分申請人、代理人和審查員對該法條的適用條件和尺度把握感到困惑。不同的發(fā)明專利申請具體案情千差萬別，而專利法和審查指南只是對其做了相對較為上位和概括性的說明，缺乏明確和具體的判斷標準。因此，本文從該法律條款的立法宗旨出發(fā)，試圖分析并闡明其立法本意、所約束的范圍以及對申請人答復的處理。

2 法26條3款的立法宗旨

就法第26條第3款而言，其立法宗旨至少體現(xiàn)了三層含義。一是公開換保護，申請人必須向社會公眾充分公開其發(fā)明的技術方案，這是其獲得專利權的前提條件和必要基礎;二是付出與收益平衡，通過授予專利權使得申請人獲得的潛在收益的范圍與申請人通過公開專利技術而產生的對公共利益的貢獻相匹配;三是通過向公眾公開發(fā)明的技術方案實現(xiàn)科學技術知識的傳播，將每個發(fā)明人的研究成果轉換為人類知識寶庫的一部分。

而如果將整部專利法做為一個整體來看，專利法第1條也開宗明義的指出，其立法宗旨是為了鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，促進科學技術和經(jīng)濟社會發(fā)展。脫離這一立法宗旨孤立地去理解專利法律條款，則有可能失之偏頗，會導致法律條款被機械或者片面地執(zhí)行。在審查實踐中判斷一件專利申請是否應該收到公開不充分的質疑，應該從專利法的立法宗旨出發(fā)，考量審查意見是否能夠體現(xiàn)專利法的立法宗旨。

3 審查實踐中法26條3款的適用現(xiàn)狀

3.1 審查意見中涉及法26條3款的頻次較高

統(tǒng)計結果表明，在發(fā)明專利實質審查中使用法26條3款的情況較為突出。以化學領域高分子發(fā)明為例，選取一段連續(xù)時間內的800余件結案案件為樣本，其中涉及公開不充分的案件約占案件總量的6.3%。雖然這個比例給人直觀感受并不高，其絕對值低于其他如新穎性、創(chuàng)造性和不支持條款出現(xiàn)的頻率，但是在使用公開不充分法條時，案件的授權比例明顯低于其他條款，僅為25%左右，可見涉及公開不充分的審查意見對申請人殺傷力較大。另一方面，在涉及公開不充分缺陷的案件中，國內申請約占87%，國外申請僅占13%，國內申請的比例明顯高于國外申請。而國內申請涉及公開不充分的案件的授權率僅為24.4%，也低于國外申請的授權率。

3.2 一旦被質疑充分公開則幾乎無回旋余地

除了涉及充分公開的審查意見出現(xiàn)頻次偏高之外，對于受到公開不充分質疑的專利申請通常也很難通過修改或意見陳述克服缺陷。根據(jù)專利法第33條的規(guī)定，申請人對說明書的修改有著嚴格的限制，不能超出原申請文件公開的范圍，不能引入超出原申請文件的新的技術信息。申請人一旦受到公開不充分的質疑，就需要通過補充新的技術信息來克服缺陷，通過補充新的技術信息使得原本不清楚和不完整的技術方案變得清楚、完整。但是對公開不充分的缺陷的修補和修改不能超范圍的要求是一對矛盾，補充新的技術信息必然會超出元申請文件記載的范圍，使得申請人面對公開不充分的質疑左右為難。

3.3 補交證據(jù)通常于事無補

此外，申請人通過補交證據(jù)的方式來克服公開不充分的缺陷也非常困難。常見證據(jù)有三類：一類是申請日前的公開出版物;一類是申請日后的公開出版物;第三類是試驗數(shù)據(jù)。對于申請日前的公開出版物，雖然審查員接受起來相對容易，但是由于具備新穎性和創(chuàng)造性的發(fā)明本身就難以在現(xiàn)有技術中檢索到證據(jù)，實際上和發(fā)明點相關的缺陷也不大可能通過提高申請日前公開出版物證據(jù)而克服公開不充分的缺陷。只有當說明書撰寫本身并無任何問題的情況下，僅僅由于審查員個人認知問題而導致對個別術語或技術理解不準確，申請人通過提交申請日前的出版物幫助審查員了解現(xiàn)有技術并獲得正確的認知，此時才有可能通過提交申請日前的出版物克服缺陷。對于申請日后的公開出版物和試驗數(shù)據(jù)，審查員多數(shù)情況下不予接受。

4 涉及充分公開的審查意見與立法宗旨的辯證關系

4.1 實審階段過多使用法26條3款不利于鼓勵發(fā)明創(chuàng)造

說明書出現(xiàn)公開不充分的原因有兩類：一類是由于申請人撰寫水平和認識能力導致的，是無心之失;另一類是出于申請人維護自己利益的考慮，隱去了某些技術特征，是事出有因，也是在民法框架下當事人趨利避害的本能選擇。

中國專利發(fā)展歷程有兩個明顯的特點：一是起步較晚，發(fā)展時間較短，至今不過短短30年;二是專利申請量的變化并非平緩增長，而是近10年特別是近5年的專利申請占了多數(shù)。這意味著整個申請人和代理人隊伍相對較為年輕，申請文件的撰寫水平尚有待提高。申請人在撰寫申請文件時常常沿用撰寫科技論文或者研究報告的思維方式，很容易想當然的將自己熟知的知識無條件認定為為本領域的技術人員都應該知道或者不自覺地以為某一步驟的操作是本領域的技術人員都應該知道的，這會導致在說明書中有意或無意漏掉了很多本領域技術人員不能從現(xiàn)有技術中直接、唯一地獲得的技術信息[1]。對于一些經(jīng)驗較為豐富、已經(jīng)有意識地通過撰寫技巧來維護自己利益的申請人，則朝著另外一個方向走去。有時候會有意隱去與核心發(fā)明點相關的某些技術特征，甚至有時候會隱去最能體現(xiàn)發(fā)明核心構思的最佳實施例，有時候會模糊處理發(fā)明配方中某種關鍵成份，從而盡最大可能維護自己利益。

對于說明書中出現(xiàn)的上述瑕疵，如果過多使用法26條3款，質疑說明書公開不充分，雖然沒有違背審查指南的規(guī)定，具有一定的相對合理性，但是卻背離了專利法鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的初衷，并帶來一些負面影響。第一，打擊申請人從事發(fā)明創(chuàng)造的積極性。發(fā)明專利實審的核心和主線是包括新穎性、創(chuàng)造性在內的三性審查。如果放棄三性審查這條主線，頻繁采用非實質性條款，會使得申請人認為自己的勞動成果沒有受到認真的對待和尊重，申請專利意愿降低。第二，傷害申請人感情。很多科研工作者窮其一生之精力，致力于研究一項技術，背后付出的犧牲非常人所能想象，其對自己科研成果的珍如生命的感情也非常人所能理解。如果我們過多提出公開不充分的審查結論，對申請人的勞動成果徹底否定，并且明確指出不具備授權前景，很多申請人難以接受。這樣做出的審查意見也許合理合法，但是多少有些不合情。第三，不利于維護審查員和專利局的良好形象。機械教條地執(zhí)行法律條款，對發(fā)明缺乏尊重，誤解、曲解發(fā)明，為獲取個人利益而損害國家和申請人利益等等做法均屬于缺乏善意、缺少誠信的審查行為，都是職業(yè)道德缺失的表現(xiàn)。第四，對國內申請人尤其是中小企業(yè)打擊嚴重。根據(jù)前述統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，法26條3款的審查意見主要指向國內申請人，事實上造成同一個條款對不同申請人的區(qū)別對待。國內中小企業(yè)在生存環(huán)境、創(chuàng)新能力、研發(fā)投入上本來就對跨國公司處于劣勢，如果再在專利審查過程中通過使用某個法律條款進行指向性較為明確的進一步壓力，會違背公平競爭的原則。國家知識產權局也明確要求對小微企業(yè)創(chuàng)新成果要支持其在國內外盡快獲得授權。中國的專利制度對扶持本國中小企業(yè)成長過程中應起到良性作用，散發(fā)正能量，即使無法做到雪中送炭，但底線是不能雪上加霜。

4.2 不接受申請人修改陳述不利于維護其合法權益

審查員提出公開不充分的審查意見之后，申請人通常都會提交意見陳述進行解釋和說明。如果說明書本來是非常清楚和完整的，只是由于審查員認識水平的局限性導致沒有充分理解發(fā)明，那么申請人通過意見陳述幫助審查員進一步理解發(fā)明，這種陳述毫無疑義是應該接受的。但在審查實踐中出現(xiàn)更多的情況是，說明書撰寫確實存在瑕疵，申請人的意見陳述既是為了幫助審查員進行理解，同時也是為了對說明書中的瑕疵進行修補和完善。

究竟應該如何看待申請人的意見陳述呢？首先，申請人的陳述有助于將其發(fā)明構思清晰化和明確化，提高發(fā)明專利整體質量。由于中國專利制度實行先申請制，明顯不同于美國的先發(fā)明制，專利申請?zhí)峤粫r間非常重要。更不能回避中國學術界確實存在的一些剽竊和抄襲行為對科研人員造成了很大精神壓力，商業(yè)領域不正當競爭也相當嚴重，擔心自己的科研成果被他人搶先申請專利成為普遍情緒。所以，一項研究獲得初步成功之后，盡快申請專利從而確保自己的時間、金錢、感情投入不會付諸東流，這對申請人非常重要。如果一定要等到申請人將其發(fā)明進行深入的、全面的、系統(tǒng)的研究，確保其沒有任何瑕疵甚至是完成了產業(yè)應用之后再來申請專利，既是不合理的，也是不現(xiàn)實的，更不利于維護申請人合法權益。

其次，申請人的陳述并不會導致公眾利益受損或者申請人額外獲得超額的不合理收益，因為根據(jù)禁止返回原則，申請人在實審、復審和無效程序中所作的書面陳述都會構成對其保護范圍進一步限定，在侵權訴訟中會對申請人的權利主張構成束縛。最后，對申請人的修改和陳述如果不接受事實上也不利于科學技術的傳播。發(fā)明專利申請文件既是法律文書，也是科技文獻，說明書一經(jīng)公開，就構成了人類科學知識的一部分。如果說明書中存在瑕疵，又不允許申請人通過修改和陳述的方式將其克服，將會影響專利文獻的整體質量，不利于科學技術傳播。

因此，接受申請人合理的意見陳述有利于貫徹專利法的立法宗旨。特別是那些相對于現(xiàn)有技術具備新穎性和創(chuàng)造性的技術方案，公開不充分的缺陷應該是可以彌補的，應該容許申請人通過意見陳述或者修改來克服相關缺陷[2]。

4.3 不接受補交證據(jù)有違公平原則

在涉及法26條3款的審查實踐中，補交證據(jù)不予接受最為申請人和代理人所不能理解。專利審查既是行政執(zhí)法行為，也具有準訴訟的明顯特點，審查員和申請人都會大量的舉證和質證行為。專利審查應當體現(xiàn)法律思維，而法律思維的一個明顯特點就是對證據(jù)的重視，脫離證據(jù)的專利審查意見實際上是一種武斷的主觀臆斷[3]。舉證既是申請人面對公開不充分質疑時的義務和責任，同時也是其基本的權力和利益。排除證據(jù)不合法或者不符合相關程序之外，不應一概予以拒絕。通常情況下應該予以接受，進而考量其是否能夠支撐申請人的觀點和訴求。

對補交證據(jù)一概拒絕明顯有失公平。審查員和申請人都具有舉證的權利也都負有舉證的義務。在審查實踐中，如果審查員發(fā)現(xiàn)有申請日后公開的書面材料中發(fā)現(xiàn)有能夠用于表明發(fā)明所依據(jù)的推理或者事實是不成立的或者是錯誤的證據(jù)，那么，審查員可以說明這些證據(jù)并提出公開不充分的意見[4]。既然審查員可以使用申請日后的證據(jù)來佐證其觀點，那么相應地，申請人也應當有權使用申請日后地證據(jù)來捍衛(wèi)其權益。對于申請人補交實施例的行為，雖然因為受專利法第33條的限制不應當將其補入說明書內容之中，但是補交的實施例做為一份證據(jù)來支持申請人的某個觀點并無不妥之處。從專利權的本質剖析，專利權的客體是技術方案，本質上是一種抽象的智力成果，因此，在申請發(fā)明時允許該發(fā)明是未經(jīng)實施的[5]。發(fā)明既可以是已產業(yè)應用的技術，也可以是技術構思。如果本領域技術人員對該技術構思的可行性持有懷疑，則只能通過申請日之后提交的實施例或效果數(shù)據(jù)來證明技術構思是否能夠實施。從尊重客觀現(xiàn)實出發(fā)，對發(fā)明專利的審查總是在專利申請日之后。而且，如果申請日以后提交的實施例或效果數(shù)據(jù)與說明書和權利要求中的技術方案吻合，則恰恰印證說明書和權利要求的合理性。

其實，不管是中國專利法還是審查指南，都沒有將申請人在申請日時已經(jīng)完成了發(fā)明或者發(fā)明在申請日處于已經(jīng)完成的狀態(tài)作為法26條3款的一項判斷原則[6]。因此，對于申請人補交的實驗證據(jù)，不應一概拒絕，而應該認真研讀、在此基礎上結合案情判斷說明書是否滿足充分公開的要求。

5 實審過程中適用法26條3款的時機把握

由于審查員在對說明書是否充分公開進行判斷時通常不引用證據(jù)或少引用證據(jù)，即使引用文獻也僅是為了佐證某一技術特征而非對充分公開與否的客觀比對，因此導致其判斷主觀性明顯大于對新穎性和創(chuàng)造性的判斷。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，實審和復審前后審級對充分公開的理論認識不一致，審查中采用的審查標準和判斷過程不同，審查結論差異較大。因此，在實審過程中將大量的審查資源消耗到不同審級之間分歧較大的說明書撰寫問題上是否合理是有待商榷的。而國家知識產權局也要求知識產權領域各項改革應進一步深化，著力推動簡政放權和政府職能轉變。根據(jù)中央簡政放權的指導思想，具體體現(xiàn)在專利審查工作中，可審可不審的條款即不應審、各審級之間結論差異較大且無合理原因的條款即不應審、容易引起申請人和審查員之間對立矛盾的條款即不應審。

因此，審查員在實審過程中應該審慎地使用法26條3款進行審查。具體來說，第一，如果說明書僅給出了任務或設想，或者只表達了一種愿望或結果，而未給出人為核使得所屬技術領域的技術人員能夠實施的技術手段，那么當然應當質疑說明書沒有滿足充分公開的要求。而且這種情況下也不可能允許申請人通過修改申請文件、意見陳述或者補交證據(jù)來克服其缺陷，因為其并沒有對現(xiàn)有技術做出貢獻，授予專利權違背了專利法的立法宗旨。第二，如果說明書中給了技術手段，但是技術手段存在模糊不清楚的瑕疵，審查員不必要發(fā)出說明書公開不充分的審查意見，而是應當通過檢索來提高對發(fā)明的認識，把握發(fā)明構思和發(fā)明實質，對發(fā)明進行三性評判。第三，如果說明書中給出了具體的技術方案，但未給出實驗效果數(shù)據(jù)，審查員通常不需要對說明書質疑其是否公開充分，而應當把握三性評判的主線，對技術方案進行新穎性和創(chuàng)造性的檢索與審查。實際上，說明書中實驗效果數(shù)據(jù)的缺失已經(jīng)導致申請人在收到創(chuàng)造性質疑時減弱為自己辯護的力度，因此并無必要再對其進行公開不充分的質疑。如果審查員已經(jīng)對無實驗效果數(shù)據(jù)的發(fā)明發(fā)出了涉及法26條3款的審查意見并且申請人也提交了有效的實施例或者實驗效果數(shù)據(jù)，那么審查員應當接受申請人的證據(jù)，并進一步進行新穎性和創(chuàng)造性的審查，而不應當在拒絕了申請人的證據(jù)之后做出駁回決定，因為技術效果相對于現(xiàn)有技術的好壞并不是公開不充分的判斷標準[7]。從民法原則與精神考量，對于不具備經(jīng)濟價值的發(fā)明，無論是否滿足說明書充分公開的要求，授予專利權都不會對公眾利益造成影響;對于具備經(jīng)濟價值的發(fā)明，充分公開的問題也不會造成任何社會問題，因為利益相關方可以提起無效的方式來解決這一問題。

6 結論及建議

總之，對專利法第26條第3款的適用，應當緊緊圍繞專利法的立法宗旨，對每一件申請都認真思考自己的審查意見是否能夠起到鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、促進科學技術進步的作用，認真思考自己的審查意見是否能夠保護申請人的合法權益、是否維護了社會公平。特別是當遇到疑難案例的時候，更應當重新回到專利法的立法宗旨，從貫徹專利法的立法宗旨出發(fā)，并帶著最大的善意幫助自己做出正確的判斷。根據(jù)以上分析，現(xiàn)行《專利審查指南》中第二部分第二章第2.1.3節(jié)中關于公開不充分的五種例舉性說明已經(jīng)不能更好地指導審查實踐，建議將其刪除或者對其進行適當調整。

參考文獻：

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