李前 黃帥

多年的積累讓中國企業(yè)在全球價(jià)值鏈上越走越高。在深度參與全球競爭的過程中，難免會遇到更多的知識產(chǎn)權(quán)碰撞和沖擊。中國企業(yè)不僅要加強(qiáng)自身的知識產(chǎn)權(quán)意識，通過申請專利等形式保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)，而且還要面對來自競爭者的知識產(chǎn)權(quán)“發(fā)難”。特別是在美國市場，近些年不斷加碼的“337調(diào)查”，便是中美企業(yè)在全球供應(yīng)鏈上“狹路相逢”的典型例子。

在2019年12月4日舉行的第七屆中國電子家電企業(yè)國際化高峰論壇上，美國飛翰律師事務(wù)所上海辦公室管理合伙人王寧玲律師就如何應(yīng)對美國知識產(chǎn)權(quán)糾紛為企業(yè)支招，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

美國專利維權(quán)系統(tǒng)

對于中國企業(yè)來說，有一個可能無法避免的風(fēng)險(xiǎn)——知識產(chǎn)權(quán)糾紛，特別是在美國市場，這一風(fēng)險(xiǎn)尤為突出?！耙?guī)避該風(fēng)險(xiǎn)不僅是來自企業(yè)內(nèi)部的需求，而且美國合作伙伴（客戶）往往也會要求中國企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)方面做一定的規(guī)避?！?王寧玲表示。

正所謂“樹大招風(fēng)風(fēng)撼樹”，或許，越是那些在美國市場做大做強(qiáng)、有一定客戶基礎(chǔ)的企業(yè)，越是面臨更大的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)王寧玲介紹，在美國知識產(chǎn)權(quán)訴訟方面，之前大多數(shù)中國企業(yè)遇到的是美國聯(lián)邦地區(qū)法院訴訟，近幾年較多的是“337調(diào)查”，屬于美國準(zhǔn)司法聯(lián)邦機(jī)構(gòu)下的訴訟。

有些中國企業(yè)可能在美國沒有設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，也沒有相關(guān)人員，只有一個當(dāng)?shù)氐暮献骰锇?，并且合作伙伴是?dú)立的法人，產(chǎn)品通過代理商出口到美國。即便如此，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）對中國企業(yè)仍有管轄權(quán)。

“這就是為什么‘337調(diào)查對于很多中國企業(yè)來說是一個非常大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。它是對物的管轄，而不是對人的管轄?！?王寧玲進(jìn)一步解釋道，從這個角度來看，只要中國企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入美國，不管是以什么形式進(jìn)入，也不管是用當(dāng)?shù)乜蛻舻钠放七€是自己的品牌，可能都會涉及“337調(diào)查”的類型。

2012年以來，美國發(fā)明法案給予了專利被告方一個很好的機(jī)會，即到美國專利商標(biāo)局專利審判和上訴委員會（PTAB）去做專利無效申辯。這導(dǎo)致了美國聯(lián)邦地區(qū)法院訴訟案件數(shù)量的下降，原因是企業(yè)一旦在美國聯(lián)邦地區(qū)法院成為被告，大多數(shù)企業(yè)會到美國專利商標(biāo)局去告專利無效。這時(shí)候，美國聯(lián)邦地區(qū)法院的案子一般會終止，等待PTAB關(guān)于專利有效性的決定。

另外，王寧玲提醒說，就美國聯(lián)邦地區(qū)法院或美國國際貿(mào)易委員會的裁決，當(dāng)事方可以在美國聯(lián)邦巡回上訴法院上訴，當(dāng)事方可以在美國聯(lián)邦巡回上訴法院上訴，之后當(dāng)事方可以就美國聯(lián)邦巡回上訴法院的裁決向美國最高法院提出上訴， 美國最高法院有權(quán)決定是否接受該上訴。一旦接受，美國最高法院將做出最終的裁決。

LED行業(yè)實(shí)戰(zhàn)案例?

2018年，美國飛翰律師事務(wù)所代理了一個有關(guān)模塊化LED顯示面板及其組件的案件。該案件訴訟狀于2018年3月27日遞交并于2018年4月16日修改，涉及LED行業(yè)的39家中國企業(yè)，包括中國企業(yè)及其在美國的子公司。在該案件中，原告是美國當(dāng)?shù)匾患医蠻ltravision Technology LLC的公司。據(jù)王寧玲介紹，這家公司規(guī)模不大，它的一些技術(shù)是與中國企業(yè)討論開發(fā)的，但它申請了美國專利之后，卻反過來告中國企業(yè)專利侵權(quán)。

實(shí)際上，在模塊化LED顯示面板及其組件方面，中國企業(yè)的技術(shù)已經(jīng)非常成熟，但在美國仍然不能避免成為被告。2018年，這個案件在中國LED行業(yè)引起了廣泛關(guān)注，因?yàn)樗粌H要求有限排除令，還要求普遍排除令。而普遍排除令意味著，一旦敗訴，中國所有LED顯示面板相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品均不能進(jìn)入美國市場，市場影響面非常大。在中國企業(yè)配合美國飛翰律師事務(wù)所積極應(yīng)訴并收集證據(jù)的情況下，2018年12月初，原告遞交了撤訴動議。最后該案件以原告撤訴而結(jié)束。

王寧玲表示，證據(jù)收集是整個案件中做得比較詳細(xì)的部分，包括書面質(zhì)問、要求提供文件、證言筆錄、檢查產(chǎn)品、要求自認(rèn)等，最終迫使原告撤訴。

應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)訴訟的七大選擇

面對美國知識產(chǎn)權(quán)訴訟，中國企業(yè)通常采取不同的應(yīng)對策略，主要包括七大類。王寧玲分析了每一個選項(xiàng)的特點(diǎn)，如下。

第一，不應(yīng)訴。2008年，中國LED行業(yè)也曾遇到過“337調(diào)查”。那時(shí)候，很多中國企業(yè)采取的策略是不應(yīng)訴，甚至不惜以放棄美國市場為代價(jià)。但不回應(yīng)的后果一定是敗訴，由此涉案產(chǎn)品無法再進(jìn)入美國市場。如果所有被告都不應(yīng)訴，并且在普遍排除令之下，那么整個涉案行業(yè)的產(chǎn)品都無法再進(jìn)入美國市場。而在2018 年這起LED案件中，大多數(shù)中國企業(yè)采取了積極應(yīng)訴的策略。這是一個很大的變化，說明過去10年，中國企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的重視度和在知識產(chǎn)權(quán)方面的自信心都大大提升。

第二，取得同意令。作為被告，可以同意原告的一些要求，然后讓原告撤訴。在上述2008年的案件中，很多企業(yè)采取了同意令的方式，在有限排除令條件之下，即使一些產(chǎn)品撤出美國市場，其他產(chǎn)品仍然能夠進(jìn)入。在2018年這起案件中，也有企業(yè)取得了同意令，但由于最后原告自己主動撤訴，那些取得了同意令的企業(yè)面臨的束縛就可能比較大。所以，策略的選擇對最后的結(jié)果有很大的影響。

第三，和解。美國聯(lián)邦地區(qū)法院的大多數(shù)案件都是以和解結(jié)束的?！?37調(diào)查”案件和解的可能性相對小一些，因?yàn)樗麄€程序進(jìn)行得比較快，為12—16個月。對企業(yè)來說，如果能達(dá)成雙贏的和解結(jié)果，其實(shí)是一個很好的選擇。

第四，積極應(yīng)訴。在積極應(yīng)訴方面，產(chǎn)品不侵權(quán)非常重要，這對勝訴很有利。還可以告對方專利無效或者專利不可執(zhí)行。這些都是在訴訟中可以考慮的主打策略，能有效迫使對方撤訴。

第五，主動出擊。如果中國企業(yè)有比較強(qiáng)的專利組合和專利儲備，包括中國專利和美國專利，那么，可以考慮運(yùn)用這一策略，在中國或美國進(jìn)行反訴。同時(shí)，中國企業(yè)也可以到美國專利商標(biāo)局提出對方專利無效。

第六，要求供應(yīng)商補(bǔ)償。很多中國企業(yè)在與美國客戶簽訂供應(yīng)合同時(shí)，可能會承諾自己承擔(dān)所有的風(fēng)險(xiǎn)，即只要對方購買產(chǎn)品，無論未來出現(xiàn)什么風(fēng)險(xiǎn)，都由自己擔(dān)著。簽訂這樣的條款，對中國企業(yè)來說風(fēng)險(xiǎn)非常大。從合同條款上，應(yīng)盡可能減少這樣的風(fēng)險(xiǎn)。

第七，規(guī)避設(shè)計(jì)。這對中國企業(yè)來說是一個非常有效的策略。如果發(fā)現(xiàn)自己的產(chǎn)品確實(shí)落入了競爭對手的專利范圍內(nèi)，一定要讓技術(shù)團(tuán)隊(duì)考慮可能的規(guī)避設(shè)計(jì)，通過設(shè)計(jì)出新的產(chǎn)品，跳出對方的專利范圍。實(shí)際上，這樣的規(guī)避設(shè)計(jì)也是企業(yè)創(chuàng)新的一條有效的捷徑。因?yàn)槠髽I(yè)進(jìn)行了規(guī)避設(shè)計(jì)之后，也會考慮將創(chuàng)新成果作為自己的專利保護(hù)起來。

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王寧玲律師現(xiàn)任美國飛翰律師事務(wù)所上海辦公室管理合伙人。她在為跨國公司及中國公司提供專利申辦、出具法律意見、開展盡職調(diào)查、提供許可、專利訴訟等方面擁有將近20年的豐富經(jīng)驗(yàn)。

本文編輯：李前。聯(lián)系郵箱：157720740@qq.com