李東鵬 孫曉妍（等同第一作者）

（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心，天津300000）

1 概述

專利審查不僅需要審查員具備足夠的專業(yè)技術(shù)素養(yǎng)，更需要審查員具備必要的法律素養(yǎng)。審查工作中，法律素養(yǎng)關(guān)鍵體現(xiàn)在法律思維運(yùn)用上。而“證據(jù)意識(shí)”作為法律思維運(yùn)用的重要組成部分，一直以來(lái)都是審查員審查能力建設(shè)的重要一環(huán)，近年來(lái)，專利局圍繞“以證據(jù)為核心進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查”做了很多工作，審查員證據(jù)意識(shí)普遍有所提升，但仍存在事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤、證據(jù)無(wú)效及遺漏更優(yōu)證據(jù)等問(wèn)題，這些問(wèn)題都反映出不是審查員缺乏“證據(jù)優(yōu)先意識(shí)”而不去用證據(jù)，而是審查員的證據(jù)運(yùn)用能力不足；同時(shí)，《專利審查與證據(jù)意識(shí)》第六章第三節(jié)中指出[1]：“審查結(jié)論是否準(zhǔn)確，一方面取決于是否準(zhǔn)確把握了申請(qǐng)人的發(fā)明構(gòu)思和關(guān)鍵技術(shù)手段，另一方面還取決于是否能夠準(zhǔn)確解讀現(xiàn)有證據(jù)并合理運(yùn)用”，可見，要想作出準(zhǔn)確的審查結(jié)論以提高審查質(zhì)量和效率，“準(zhǔn)確解讀現(xiàn)有證據(jù)并合理運(yùn)用證據(jù)”的能力是不可或缺的。針對(duì)上述問(wèn)題，筆者通過(guò)一個(gè)實(shí)際案例談一談關(guān)于提升證據(jù)運(yùn)用能力的一些思考。

2 案例及啟示

2.1 案情介紹

該案例涉及一種珠鏈?zhǔn)罪棿帕郏@種磁力扣靠磁力吸合，現(xiàn)有技術(shù)中這種磁力扣磁鐵表面易污損，降低磁力扣使用壽命，本申請(qǐng)通過(guò)在磁力扣磁鐵表面設(shè)置防護(hù)層來(lái)避免磁鐵表面污損，提高磁力扣使用壽命，其權(quán)利要求為“1、一種對(duì)開式珠鏈?zhǔn)罪棿帕?，其特征在于，包括左扣體和右扣體，所述的左、右扣體的空腔內(nèi)分別設(shè)有極性相異的左、右磁體，左、右磁體表面分別設(shè)有防護(hù)層。2、根據(jù)權(quán)利要求1 所述的對(duì)開式珠鏈?zhǔn)罪棿帕?，其特征在于，防護(hù)層為金屬片?！睆臋?quán)利要求中可以看出，獨(dú)立權(quán)利要求1 限定其關(guān)鍵手段——左、右磁體表面分別設(shè)有防護(hù)層。從屬權(quán)利要求2 限定防護(hù)層為金屬片。

審查員在第一次審查意見通知書中使用一篇對(duì)比文件1，對(duì)比文件1 也是一種首飾磁力扣，同樣也采用防護(hù)層對(duì)磁力扣磁鐵表面防護(hù)，獨(dú)立權(quán)利要求1 相對(duì)于對(duì)比文件1 不具備新穎性。而對(duì)于從屬權(quán)利要求2，區(qū)別僅在于防護(hù)層具體方式不同，從屬權(quán)利要求2 采用金屬片防護(hù)，對(duì)比文件1 采用涂層防護(hù)，審查員在第一次審查意見通知書中認(rèn)為金屬片防護(hù)或涂層防護(hù)僅是具體防護(hù)手段的常規(guī)選擇，從屬權(quán)利要求2 不具備創(chuàng)造性。

申請(qǐng)人答復(fù)第一次審查意見通知書將從屬權(quán)利要求2 并入獨(dú)立權(quán)利要求1 中，并認(rèn)為：采用金屬片防護(hù)并非常規(guī)選擇，理由是“沒有證據(jù)表明金屬片防護(hù)是常規(guī)選擇，且金屬片比涂層更耐磨，防護(hù)效果更好。”

基于申請(qǐng)人意見陳述，審查員進(jìn)行證據(jù)衡量，確實(shí)沒有充分證據(jù)表明用金屬片防護(hù)磁鐵就是常規(guī)選擇，于是審查員進(jìn)行補(bǔ)充檢索，獲得一篇對(duì)比文件2，對(duì)比文件2 也是一種首飾磁力扣，對(duì)比文件2 有磁鐵一側(cè)也采用金屬片包覆磁鐵來(lái)防護(hù)磁鐵表面，審查員認(rèn)為對(duì)比文件2 給出“使用金屬片防護(hù)磁鐵”的啟示，因此，在第二次審查意見通知書中認(rèn)為本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件1 與對(duì)比文件2 的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

申請(qǐng)人答復(fù)第二次審查意見通知書并未修改權(quán)利要求，并指出：對(duì)比文件1 說(shuō)明書第4 段背景技術(shù)中記載“現(xiàn)有技術(shù)中通過(guò)金屬片密封磁鐵防止磁鐵污損。這樣的金屬片減弱扣件磁閉合力。本申請(qǐng)的目的在于尋求不減弱扣件磁閉合力的替代防護(hù)方案?！鄙暾?qǐng)人認(rèn)為基于對(duì)比文件1 的記載，對(duì)比文件1 存在反向教導(dǎo)：對(duì)比文件1 有意將金屬片改進(jìn)為涂層以避免使用金屬片減弱扣件磁閉合力，基于對(duì)比文件1 的教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)動(dòng)機(jī)再將涂層改為金屬片。

審查員在第三次審查意見通知書中認(rèn)為：雖然對(duì)比文件1記載“采用防護(hù)涂層替代金屬片”，但對(duì)比文件2 也給出“使用金屬片防護(hù)磁鐵”的啟示，基于該啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)把防護(hù)涂層替換為金屬片。

申請(qǐng)人答復(fù)第三次審查意見通知書仍未修改權(quán)利要求，并指出：即便對(duì)比文件2 給出啟示，對(duì)比文件1 也仍然沒有改進(jìn)動(dòng)機(jī)，對(duì)比文件1 明確表明“放棄金屬片而使用涂層”，強(qiáng)行使用對(duì)比文件1 棄用的手段違背了對(duì)比文件1 初衷，創(chuàng)造性動(dòng)機(jī)與啟示的認(rèn)定不應(yīng)脫離對(duì)比文件客觀事實(shí)的指引。

接到意見陳述，審查員認(rèn)為，雖然本申請(qǐng)方案明顯屬于現(xiàn)有技術(shù)，但意見陳述的反向教導(dǎo)問(wèn)題確實(shí)存在，現(xiàn)有證據(jù)說(shuō)服力不足。于是，審查員再次進(jìn)行補(bǔ)充檢索，又獲得一篇對(duì)比文件3，這篇對(duì)比文件完全公開本申請(qǐng)技術(shù)方案，可以評(píng)述本申請(qǐng)新穎性。審查員以此發(fā)出第四次審查意見通知書后，申請(qǐng)人未答復(fù)，該申請(qǐng)視撤結(jié)案。

2.2 分析及啟示

反思該案審查過(guò)程的一波四折，正好體現(xiàn)了目前審查員“證據(jù)運(yùn)用能力不足”，而筆者認(rèn)為，其原因至少包括以下方面：

（1）未對(duì)證據(jù)進(jìn)行整體考量，忽視反向教導(dǎo)、結(jié)合障礙等影響因素和限制條件；（2）未從證據(jù)中的客觀事實(shí)出發(fā)，為便于評(píng)述，主觀臆斷改進(jìn)動(dòng)機(jī)和結(jié)合啟示；（3）該案直到第四次審查意見通知書才找到合適的新穎性文件，說(shuō)明：審查員未對(duì)證據(jù)進(jìn)行優(yōu)選，檢到對(duì)比文件即停止檢索，忽視更優(yōu)證據(jù)的檢索獲取，影響了審查效能。

同時(shí)，基于該案，筆者認(rèn)為，“提升證據(jù)運(yùn)用能力”可以從以下方面入手：

首先，還是要有“用證據(jù)”的意識(shí)，即，證據(jù)優(yōu)先意識(shí)，審查中要擺證據(jù)、論事實(shí)，以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，明確事實(shí)勝于雄辯；

其次，還要關(guān)注證據(jù)有效性，要有“用好證據(jù)”和“把證據(jù)用好”的意識(shí)，要做到這兩點(diǎn)就必須遵循證據(jù)使用的兩個(gè)原則，整體原則和客觀原則，另外，還要有證據(jù)優(yōu)選意識(shí)。

整體原則是重要的審查原則，在證據(jù)使用中同樣要遵循整體原則，要對(duì)證據(jù)做整體考量，對(duì)單個(gè)證據(jù)要立足對(duì)比文件的整體記載去看技術(shù)方案和技術(shù)手段，對(duì)多個(gè)證據(jù)之間也要整體考量，要考量現(xiàn)有技術(shù)是否整體上給出了技術(shù)啟示，避免像剛才案例中的審查員一樣只盯著對(duì)比文件中要用的技術(shù)方案看而忽視了對(duì)比文件整體上的反向教導(dǎo)，從而陷入一葉障目的誤區(qū)，導(dǎo)致使用無(wú)效的對(duì)比文件進(jìn)而影響審查質(zhì)量和效能。

客觀、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)是審查工作的基本原則。在證據(jù)使用中同樣要遵循客觀原則，從證據(jù)的客觀事實(shí)出發(fā)來(lái)使用證據(jù)，避免像剛才案例中的審查員一樣認(rèn)為方案、手段公開了就一定能夠結(jié)合，從而“想當(dāng)然”的主觀臆斷，這樣的證據(jù)使用就違背了證據(jù)使用的客觀原則而變成了主觀臆斷下的強(qiáng)行拼湊。

最后，在遵循證據(jù)使用的整體原則和客觀原則的基礎(chǔ)上，還要有證據(jù)優(yōu)選意識(shí)。要明確好用的證據(jù)不僅能評(píng)價(jià)原始權(quán)利要求的新創(chuàng)性，還能夠在申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改后繼續(xù)評(píng)價(jià)修改后的權(quán)利要求的新創(chuàng)性，同時(shí)，好用的證據(jù)還應(yīng)是說(shuō)服力強(qiáng)、申請(qǐng)人容易信服的證據(jù)。提高第一次審查意見通知書的全面性和有效性是提高審查質(zhì)量和效率的有效保障，而第一次審查意見通知書就基于整體申請(qǐng)文件從發(fā)明構(gòu)思出發(fā)進(jìn)行證據(jù)的全面檢索和篩選就是提高第一次審查意見通知書全面性和有效性的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3 結(jié)論

證據(jù)運(yùn)用能力不足是目前審查工作中的短板。證據(jù)使用中缺乏“整體”、“客觀”和“證據(jù)優(yōu)選”意識(shí)是造成證據(jù)運(yùn)用能力不足的重要原因。進(jìn)一步提升“證據(jù)優(yōu)先意識(shí)”，在證據(jù)使用中重視“整體原則”和“客觀原則”，并著力提升“證據(jù)優(yōu)選意識(shí)”是提升證據(jù)運(yùn)用能力的有效途徑。