張 鈴

(清華大學 法學院,北京 100084)

商標注冊取得制下,注冊程序是商標權(quán)取得進路中的必要階段,但與商標注冊取得制如影隨形的問題是商標搶注、商標囤積等資源浪費現(xiàn)象。2013年修訂的《商標法》為了實現(xiàn)遏制商標搶注、清除閑置商標、釋放稀缺資源、提高商標管理效率的目的,不僅重申并完善了注冊商標連續(xù)三年不使用撤銷制度(以下簡稱“不使用撤銷制度”),而且在商標侵權(quán)制度中允許在后商標使用人以在先注冊商標連續(xù)三年不使用抗辯,抗辯成功的法律后果為免除損害賠償責任(以下簡稱“不使用抗辯規(guī)則”),實現(xiàn)了商標法的體系統(tǒng)一。立法的完善在遏制商標囤積等方面發(fā)揮了重要作用,但理論界對此問題的認識遠未達成一致,爭議主要集中于侵害不使用的注冊商標是否應承擔除損害賠償責任以外的其他民事責任?一種觀點認為,侵害長期不使用的注冊商標不構(gòu)成侵權(quán),不應承擔任何形式的民事責任。[注]參見張玉敏:《注冊商標長期不使用撤銷制度體系化解讀》,《中國法學》2015年第1期;王芳:《我國注冊商標權(quán)利行使上的使用要求之制度構(gòu)建——以歐盟相關(guān)立法為鑒》,《法學家》2015年第4期;王蓮峰:《我國商標權(quán)利取得制度的不足與完善》,《法學》2012年第11期。另一種觀點認為,侵害不使用的注冊商標應承擔除損害賠償責任以外的其他責任,以責令停止侵權(quán)行為作為主要責任方式。[注]參見汪澤:《未使用注冊商標的民事救濟與限制》,《知識產(chǎn)權(quán)》2006年第3期;郭修申:《以“實際使用”為核心構(gòu)建商標保護制度》,《中華商標》2009年第10期。對此問題的解決需回溯到不使用撤銷制度的內(nèi)生邏輯,以及現(xiàn)行不使用抗辯規(guī)則的設計是否與不使用撤銷制度的內(nèi)生邏輯一脈相承?此外,有必要審視不使用抗辯規(guī)則的引入是否遵循商標侵權(quán)認定的基本規(guī)則?對上述問題的澄清有利于實現(xiàn)商標不使用法律后果的體系統(tǒng)一,正確解讀商標注冊取得制等深層次的問題。

一、不使用抗辯規(guī)則對混淆理論的扭曲

(一)解釋論下混淆理論在不使用抗辯規(guī)則中的失靈

《商標法》第57條第(一)、(二)項列舉的商標侵權(quán)行為包括:未經(jīng)商標權(quán)人許可,在同一商品上使用與注冊商標相同的商標,以及在同一或類似商品上使用相同或近似商標,容易導致混淆的。此條給出的信息是:混淆可能性是認定商標侵權(quán)的實質(zhì)要件[注]理論界與實務界對于被控侵權(quán)人在同一種商品上使用與注冊商標相同的商標是否仍以混淆可能性為實質(zhì)要件存在爭議。有學者認為：Trips協(xié)議第16條第1款規(guī)定在相同商品上使用相同商標，則直接推定具有混淆的可能性。此處法官無需再考慮其他因素，可直接認定后者使用商標的行為能夠使消費者產(chǎn)生混淆。在相同商品上使用相同商標都被直接認定為侵權(quán)行為，其實在這種情況下再去考慮是否可能造成混淆并沒有實際意義。參見管玲玲：《混淆理論在商標侵權(quán)認定中的適用及發(fā)展》，《中華商標》2012年第3期。筆者認為，無論商標是否使用在同一商品上，均以混淆可能性為實質(zhì)要件，Trips協(xié)議第16條第1款的真實意思是指，在同一種商品上使用與注冊商標相同的商標混淆可能性大，但并不意味著不需混淆可能性。。

《商標法》第64條第1款規(guī)定：“注冊商標專用權(quán)人請求賠償,被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯的,人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年實際使用該注冊商標的證據(jù)。注冊商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該商標,也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的,被控侵權(quán)人不承擔賠償責任?！币晕囊饨忉尀闃藴?該條包含以下兩點結(jié)論:第一,不使用抗辯規(guī)則的適用條件是存在三年不使用注冊商標的客觀事實和沒有為注冊商標專用權(quán)人造成任何損失;第二,只要不使用抗辯成立,法律后果為免除被控侵權(quán)人的賠償責任。

2001年《商標法》第44條規(guī)定了連續(xù)三年停止使用的注冊商標,由商標局責令限期改正或撤銷,2013年《商標法》第49條第2款完善了商標不使用撤銷制度,不僅規(guī)定了正當理由是阻礙商標撤銷的條件,而且規(guī)定了不使用撤銷程序的申請人與審理期限,體現(xiàn)了商標使用在商標權(quán)維持中的核心地位。此種情況下,為了在商標保護中突出商標使用及與不使用撤銷制度相協(xié)調(diào),2013年《商標法》采取折衷方法,免除被告對此類商標的賠償責任。[注]參見芮松艷：《“使用”對商標侵權(quán)認定及賠償責任的影響——評2013年〈商標法〉》，《中國工商管理研究》2013年第10期。采取這種方案的原因在于我國實行商標民事侵權(quán)程序與行政撤銷程序的二元分立體制,法院只能對行政機關(guān)相關(guān)決定的合法性與正當性作出裁決,而無法觸及商標權(quán)的效力,[注]參見劉春林：《商標三年不使用抗辯制度研究》，《中華商標》2014年第10期。故在侵權(quán)判定中,法院仍然持商標權(quán)有效的保守態(tài)度。

這種不徹底的制度改造導致不使用抗辯規(guī)則的成立條件和法律后果與《商標法》第57條之間存在難以調(diào)和的矛盾。具體而言,在注冊商標長期未在市場中使用的情況下,《商標法》第64條允許商標權(quán)人以注冊商標權(quán)正當有效為由,請求法院保護其商標外殼,禁止商標使用人對商標的繼續(xù)使用。但是,根據(jù)商標侵權(quán)判定的混淆理論,商標權(quán)無法支撐指控商標使用人承擔侵權(quán)責任的訴訟請求,原因在于,根據(jù)巴黎公約第6條之5規(guī)定,在決定商標是否符合受保護的條件時,必須考慮一切實際情況,尤其是已經(jīng)使用時間的長短。巴黎公約在確定商標的保護問題時并未區(qū)分商標注冊取得與商標使用取得,這意味著無論商標取得模式如何,商標使用是判斷商標侵權(quán)的重要考慮因素。結(jié)合我國《商標法》第57條的規(guī)定,商標侵權(quán)的判斷要求被告的行為產(chǎn)生引起相關(guān)公眾對商品來源誤認的可能性。因此,混淆可能性的認定必然包含商標使用。但商標注冊取得制更強調(diào)商標權(quán)取得的效率和商標權(quán)保護的安全,因此商標侵權(quán)認定中必然要降低混淆可能性對使用的要求,但即使不要求存在實際混淆,商標權(quán)人也需具有使用商標的主觀意圖與現(xiàn)實可能,如果商標權(quán)人不滿足上述條件,他人在市場上使用相同或近似商標,相關(guān)公眾不會產(chǎn)生誤認商品來源的可能性,混淆可能性即不存在。如果被告未進行產(chǎn)生混淆可能性的使用,就不構(gòu)成商標侵權(quán)意義上的“商標使用”,此時,被告并不構(gòu)成侵權(quán)。因此,在商標注冊后不使用未達到法定期限,以及商標不使用存在正當理由的情形下,難以認定注冊商標權(quán)利人不具有使用商標的主觀意圖與現(xiàn)實可能,將商標的形式要件作為認定商標混淆的決定條件是不違背混淆可能性判斷的基本前提的。但如果在商標權(quán)人無繼續(xù)使用注冊商標的主觀意圖與行為的情況下,仍堅持“商標即使不使用,也存在混淆可能性”的觀念,則與混淆可能性認定的商標使用或使用預期的前提相背離?？赡苡袑W者認為,如果長期未使用或停止使用的注冊商標能夠在商標被撤銷前,基于重新使用注冊商標恢復商標效力,則使用商標仍然存在與注冊商標混淆之可能性。不過,這也只是一種主觀臆斷,并不能否定注冊商標在重新啟用之前就被他人撤銷的可能性。實際上,作為理性的經(jīng)濟人,完全有理由相信商標使用人在商標侵權(quán)訴訟后,為了掃除商標使用的障礙,申請撤銷注冊商標,而不具有阻礙商標使用正當理由的商標權(quán)人,難以在短時間內(nèi)實際使用注冊商標。因此,商標侵權(quán)中混淆可能性的認定需要法官通過考察商標使用的主觀意圖與現(xiàn)實可能綜合認定,而非主觀臆斷或猜測。在不存在阻礙商標使用的正當理由的情況下,難以證明商標權(quán)人有使用注冊商標的意圖與行為,進而難以認定在后商標使用具有混淆可能性。在不存在或沒有足夠理由說明商標使用具有混淆可能性的情況下,第64條仍將被控侵權(quán)人對注冊商標的使用認定為侵權(quán),與第57條要求商標侵權(quán)具有混淆可能性的根本準則不相吻合。

(二)不使用抗辯規(guī)則忽視混淆理論的侵權(quán)判定功能

在民法與知識產(chǎn)權(quán)法領(lǐng)域,侵權(quán)責任與侵權(quán)損害賠償責任是不同的法律概念,兩者在構(gòu)成要件上也存在差異。正如鄭成思教授所言,侵權(quán)損害賠償(tort)的范圍要稍窄些,它只覆蓋了負有損害賠償責任的侵權(quán),而侵權(quán)責任(infringement)的覆蓋面較寬,它除了把損害賠償責任涵蓋在內(nèi),還涵蓋了一切侵犯他人權(quán)利或利益的行為。[注]鄭成思:《中國侵權(quán)法理論的誤區(qū)與進步》,《中國專利與商標》2000年第4期。侵權(quán)責任本身強調(diào),某一行為只要進入他人權(quán)利范圍,就應承擔侵權(quán)責任,“而不問行為人的主觀狀態(tài)和行為的實際損害”[注]歐修平、李嶸:《論知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為與民事責任的關(guān)系》,《科技與法律》2009年第3期。。主觀過錯、損害行為、損害事實、因果關(guān)系僅是判斷侵權(quán)損害賠償責任而非侵權(quán)責任的要件,侵權(quán)責任的構(gòu)成要件要比侵權(quán)損害賠償責任的構(gòu)成要件寬松,同時侵權(quán)損害賠償責任的承擔以侵權(quán)成立為前提。在商標法領(lǐng)域,“未經(jīng)商標權(quán)人的同意使用注冊商標,容易引起混淆”為判斷商標是否侵權(quán)的實質(zhì)要件,無實際損失是損害賠償責任免除的依據(jù),商標權(quán)的排他性范圍涵蓋所有與注冊商標存在混淆可能性的商業(yè)標識在特定商品上的使用。

由此可知,在不使用抗辯規(guī)則中,首先要解決的問題不是侵權(quán)賠償責任的免除,而是是否構(gòu)成商標侵權(quán)的問題。有學者指出:從侵權(quán)損害賠償原理來說,實際損害是承擔損害賠償責任的條件之一,侵犯注冊商標專用權(quán)造成的“損害”,體現(xiàn)為消費者對商品來源的混淆、誤認。而原告不使用其注冊商標,市場中的消費者難以造成混淆,在缺乏“損害”的情況下,侵權(quán)損害賠償失去了基礎(chǔ)。[注]馮曉青:《我國商標法修改的最新進展及其完善研究(上)》,《邵陽學院學報(社會科學版)》2014年第1期。不少學者支持《商標法》對不使用注冊商標的禁止權(quán)保護,并進一步指出未經(jīng)撤銷程序的注冊商標仍具有形式意義上的商標權(quán),為有效商標,商標法應予保護,并以責令停止侵權(quán)行為作為主要責任方式,不支持賠償請求。[注]汪澤:《未使用注冊商標的民事救濟與限制》,《知識產(chǎn)權(quán)》2006年第3期;郭修申:《以“實際使用”為核心構(gòu)建商標保護制度》,《中華商標》2009年第10期。由此可見,學者論證商標侵權(quán)的基本邏輯是:商標權(quán)人享有形式意義上的商標權(quán)→侵害形式意義上的商標權(quán)不會造成消費者混淆→商標權(quán)人沒有實際損失→被控侵權(quán)人需承擔除損害賠償責任以外的其他責任[注]汪澤:《未使用注冊商標的民事救濟與限制》,《知識產(chǎn)權(quán)》2006年第3期。。不難發(fā)現(xiàn),認為被控侵權(quán)人應承擔侵權(quán)責任的學者同樣認為,使用注冊商標不具有使消費者混淆商品來源的可能性,遺憾的是,學者只將其作為認定商標權(quán)人沒有實際損失的緣由,而忽略了混淆可能性在認定商標侵權(quán)責任是否成立中的獨立作用。根據(jù)《商標法》第57條的規(guī)定,混淆可能性是商標侵權(quán)責任認定的實質(zhì)條件,不存在混淆可能性的商標使用,不可能構(gòu)成商標侵權(quán)。不使用抗辯規(guī)則導致的不合理后果是,不構(gòu)成侵權(quán)責任的被告仍需承擔損害賠償責任。

(三)司法實踐中商標注冊取得制對混淆理論的束縛

2013年《商標法》出臺之前,法院對于侵害不使用注冊商標的案件形成了兩種不同的處理意見:一類為認定被告不構(gòu)成侵權(quán),如“紅河”商標侵權(quán)案中,法院認為,商標權(quán)人自商標注冊后未實際使用注冊商標,“紅河”商標與被申請人的產(chǎn)品未形成固定聯(lián)系,相關(guān)公眾不存在混淆商品來源的可能性。而“紅河紅”商標經(jīng)長時間大規(guī)模使用,已經(jīng)發(fā)揮識別作用,相關(guān)公眾不會產(chǎn)生混淆或誤認,且申請人主觀上也沒有造成與被申請人商標相混淆的不正當意圖。因此被告不構(gòu)成侵權(quán)[注]最高人民法院(2008)民提字第52號。;一類為認定被告構(gòu)成侵權(quán),并承擔損害賠償責任。如“接堂”商標侵權(quán)糾紛中,法院認為即使原告有三年以上沒有生產(chǎn)經(jīng)營使用“接堂”商標的產(chǎn)品,在商標局作出撤銷注冊商標的行為以前,原告仍然是“接堂”商標的專有權(quán)人。但在確定賠償數(shù)額時,法院認為,應當結(jié)合被告侵權(quán)的主觀過錯程度及侵權(quán)所獲利潤、時間跨度等因素予以酌定[注]湖北省宜昌市中級人民法院(2006)宜民三初字第8號。。

2013年《商標法》出臺以后,司法界對商標侵權(quán)中不使用規(guī)則的做法實現(xiàn)統(tǒng)一,涉及此類問題,均依第64條判決被告免除損害賠償責任的承擔。對于法院如此判決的理由,廣東省高院在格力公司與美的公司“五谷豐登”商標糾紛案中給出了比較深入的解讀。法院的裁判思路可分為兩部分:第一,針對損害賠償責任的承擔問題,法院認為,商標法保護注冊商標的目的在于保護商標的識別功能即商標的顯著性,從保護商標正當性的道德基礎(chǔ)出發(fā),值得法律保護的是商標經(jīng)過經(jīng)營者長期使用和持續(xù)投入的勞動成果。而未使用的商標沒有區(qū)別商品來源的功能,不會造成消費者混淆,也不會給商標權(quán)人造成損失;不使用的商標也不是商譽的載體,侵權(quán)人無從借用商譽推銷自己的產(chǎn)品,所以侵權(quán)人的獲利與商標權(quán)人沒有任何聯(lián)系,其侵權(quán)損害賠償請求權(quán)不成立;第二,針對侵權(quán)責任的成立,法院認為,在商標權(quán)被撤銷或宣告無效前,商標權(quán)人仍然擁有完整的商標權(quán)利,有權(quán)排斥他人在相同或類似商品上使用相同或近似商標,商標權(quán)人基于行使權(quán)利所支出的合理開支應當?shù)玫劫r償。[注]廣東省高級人民法院(2015)粵高法民三終字第145號。

法院判決存在的問題在于,混淆可能性與商標法保護注冊商標的目的是論證商標侵權(quán)責任而非商標損害賠償責任應考慮的因素,法院與部分學者一樣,存在混淆商標侵權(quán)責任與損害賠償責任構(gòu)成要件以及判斷順序的錯誤。在后使用商標不存在與在先不使用注冊商標混淆的可能性,對在先不使用注冊商標的任何商標法保護都是缺乏道德基礎(chǔ)與事實基礎(chǔ)的,按照此種邏輯推理,在后使用注冊商標并沒有承擔侵權(quán)責任的正當性依據(jù)。但法院基于商標民事侵權(quán)程序與行政撤銷程序的二元分立體制,只免除了被告的損害賠償責任。

綜上所述,大多數(shù)學者與法官被“商標注冊即取得商標權(quán)”的絕對觀念所固化:學者與法院根深蒂固的論證前提是事實上不使用的注冊商標仍為有效商標,堅持對注冊商標的絕對保護,甚至忽略混淆理論在商標侵權(quán)認定中的基礎(chǔ)作用。此種觀點導致商標法基本理論在不使用抗辯規(guī)則中的失靈與顛覆,也無法貫徹注冊商標長期不使用撤銷制度的立法目的。為了更好地解讀商標侵權(quán)制度中不使用抗辯規(guī)則的目的與適用規(guī)則,有必要從不使用撤銷制度中事實上不使用注冊商標的法律性質(zhì)入手,破除商標注冊取得制對不使用抗辯規(guī)則的束縛。

二、不使用抗辯規(guī)則與不使用撤銷制度的脫節(jié)

在商標侵權(quán)制度中,事實上不使用的注冊商標處于何種法律狀態(tài),學界關(guān)注較少,但此問題的明確對不使用撤銷制度與商標侵權(quán)制度的協(xié)調(diào)具有重要意義,它關(guān)系到不使用抗辯的法律后果。

(一)不使用抗辯規(guī)則對不使用商標法律性質(zhì)的忽視

1.事實上不使用的注冊商標權(quán)利相對失效

從國內(nèi)學者的研究現(xiàn)狀來看,關(guān)于事實上不使用注冊商標法律性質(zhì)的界定,除了前述學者堅持的“未經(jīng)撤銷程序的注冊商標仍為有效商標”[注]馮曉青:《我國商標法修改的最新進展及其完善研究(上)》,《邵陽學院學報(社會科學版)》2014年第1期。,另一種觀點認為,事實上不使用的注冊商標在商標糾紛程序中于特定當事人之間權(quán)利相對失效,未經(jīng)撤銷程序的注冊商標在商標撤銷程序之前存在恢復效力的可能,經(jīng)過撤銷程序的注冊商標權(quán)利絕對失效[注]張玉敏:《注冊商標長期不使用撤銷制度體系化解讀》,《中國法學》2015年第1期。。

不難發(fā)現(xiàn),堅持事實上不使用注冊商標仍為有效商標觀點的學者,論證邏輯在于:商標注冊即可取得商標權(quán),未經(jīng)異議、無效、撤銷等商標權(quán)消滅的法定程序,商標權(quán)不受任何限制。但是,2013年《商標法》對不使用撤銷制度的設計本身即是對絕對的商標注冊取得原則的巨大突破。具體而言,原則上,商標注冊并不要求申請人在先使用商標,但為了遏制由此產(chǎn)生的商標囤積以獲取不正當利益的情形發(fā)生,《商標法》要求商標權(quán)人在取得商標權(quán)后及時使用注冊商標,如果商標權(quán)人無正當理由繼續(xù)閑置商標資源,推定商標權(quán)人缺乏使用商標的意圖與能力。此種情形下,釋放公共資源,維護商標管理秩序,形成良好的競爭秩序以及維護消費者利益等公共利益為剝奪私權(quán)提供了足夠充分且正當?shù)睦碛?。由此導致的法律后果?單純的履行商標注冊程序不能保證注冊商標持續(xù)有效,只有在注冊后,持續(xù)使用注冊商標,發(fā)揮其識別商品的功能與價值時,商標權(quán)才不可動搖。與此一致,《商標法》第64條排除了不使用商標權(quán)人的損害賠償請求權(quán),進一步強調(diào)了未經(jīng)使用的注冊商標權(quán)是不完整的商標權(quán)。因此,商標注冊程序并不能保證商標注冊即持續(xù)有效,商標注冊取得原則在不使用撤銷制度中的作用大打折扣。

各國對事實上不使用注冊商標法律性質(zhì)的態(tài)度是:美國《蘭哈姆法》第45條規(guī)定,商標停止使用滿三年,且沒有繼續(xù)使用的意思,視為放棄商標權(quán);法國商標法第714-5條規(guī)定,無正當理由連續(xù)五年沒有在注冊指定的商品或服務上實際使用商標時,其所有人喪失商標權(quán)利,失效自五年期滿之日起算,失效具有絕對效力;俄羅斯《商標、服務標記和原產(chǎn)地名稱法》第22條規(guī)定,商標的法律保護可以因其注冊后,任何連續(xù)三年未使用在全部或部分商品上提前終止。比較法上,各國對事實上不使用注冊商標效力的認定是絕對失效,我國的特殊之處在于撤銷程序是注冊商標絕對失效的生效要件。不過,第49條規(guī)定能夠提起撤銷程序的是任何單位與個人,表明事實上不使用的注冊商標已經(jīng)失去了商標法保護的必要與價值,撤銷程序只是將商標失效的效力向公眾公示,以維護商標交易安全與市場秩序。由此可知,事實上不使用的注冊商標在符合商標撤銷的實質(zhì)要件下,商標權(quán)即失效,不過基于商標注冊登記簿的效力,商標權(quán)的失效不具有絕對性,經(jīng)過撤銷程序的注冊商標才絕對、確定失效。

2.不使用抗辯規(guī)則未貫徹權(quán)利相對失效的認定

按照不使用撤銷制度中對事實上不使用注冊商標權(quán)利相對失效的界定,商標權(quán)人要求被控侵權(quán)人承擔法律責任缺乏有效的支撐,按照邏輯推理,被控侵權(quán)人使用商標不構(gòu)成商標侵權(quán),但第64條仍堅持形式意義上的商標為有效商標的觀點,導致的后果是被控侵權(quán)人申請撤銷在先注冊商標后,還需向已撤銷的注冊商標承擔侵權(quán)責任的悖論。在商標侵權(quán)訴訟中,損害賠償只是責任承擔方式的一種,相對而言,禁止商標使用的威懾力更大[注]王芳:《我國注冊商標權(quán)利行使上的使用要求之制度構(gòu)建——以歐盟相關(guān)立法為鑒》,《法學家》2015年第4期。。被控侵權(quán)人在不知悉注冊商標的存在,經(jīng)過實際使用占據(jù)了一定市場份額的情況下,如果商標注冊人要求其承擔停止侵權(quán)等民事責任的主張得到法院支持,則被控侵權(quán)人不得不改用其他商標,其通過使用商標積聚的信用和財產(chǎn)都將付諸東流,而商標注冊人則可輕而易舉地獲得他人通過勞動和投資在商標上積聚的信用或無形財產(chǎn),這對被控侵權(quán)人是極不公平的[注]李揚:《注冊商標長期不使用撤銷制度中的“商標使用”界定——中國與日本相關(guān)立法、司法之比較》,《法學》2009年第10期。。即使被控侵權(quán)人之后可以通過撤銷程序撤銷注冊商標,但在商標局審理期限內(nèi)仍錯過了商機,產(chǎn)生了實際損失。此外,考慮到商標注冊前,第三人通常會對商標注冊情況進行檢索,是出于不存在或不侵害在先商標權(quán)的善意而使用商標,民法存在對善意第三人的傾斜性保護,而《商標法》第64條的規(guī)定顯然放棄了對在后使用人的實質(zhì)利益的保護,而選擇了商標的形式外殼,其不合理性是顯而易見的。

(二)不使用抗辯規(guī)則脫離不使用撤銷制度的內(nèi)生邏輯

根據(jù)《商標法》第49條第2款的規(guī)定,因不使用撤銷注冊商標的條件有三:第一,注冊商標未按照法律要求使用;第二,不使用的期限為連續(xù)三年;第三,沒有正當理由的阻礙。正當理由決定了即使注冊商標連續(xù)三年不使用,其仍為合法有效的商標,只有不存在阻礙商標正當使用的正當理由時,不使用的注冊商標才屬于應被撤銷的注冊商標。由此,不使用撤銷制度本身的論證邏輯因正當理由的存在,分為兩種路徑:“注冊商標連續(xù)三年不使用→有正當理由→商標權(quán)有效”與“注冊商標連續(xù)三年不使用→無正當理由→商標權(quán)應被撤銷”。如前所述,商標權(quán)人是否具有使用商標的主觀意圖與現(xiàn)實可能是認定混淆可能性的關(guān)鍵因素,而此要素可通過是否具有阻礙商標使用的正當理由來判斷。在商標存在不使用的正當理由時,連續(xù)三年不使用并不能表明商標權(quán)人不具有繼續(xù)使用商標的意圖與能力,允許商標權(quán)人行使禁止權(quán),禁止在后商標使用人繼續(xù)使用商標,是在利益平衡的前提下,堅持商標注冊取得基本原則的必然結(jié)果,此種結(jié)果是公平原則與比例原則的綜合考量,其立法設計具有合理性。在商標不使用不存在正當理由達到法定期限時,注冊商標就滿足了撤銷的實質(zhì)條件,此時事實上不使用的注冊商標權(quán)相對于使用人失效,商標權(quán)人無法尋求任何法律保護?！渡虡朔ā返?4條與第49條第2款最明顯的區(qū)別是,不使用抗辯規(guī)則并不區(qū)分商標不使用是否基于正當理由,一概認為需承擔除損害賠償責任以外的其他責任,顯然忽略了在不使用撤銷制度第二種分析路徑中,商標權(quán)利狀態(tài)本身的變化對商標侵權(quán)制度的影響,以偏概全地統(tǒng)合了兩種分析路徑下的不同權(quán)利狀態(tài),由此必然導致不使用抗辯規(guī)則與不使用撤銷制度的不相契合,不使用抗辯規(guī)則的合理性遭到合理質(zhì)疑。

三、不使用抗辯規(guī)則的完善

不使用撤銷制度是對商標注冊取得制的突破,是對絕對的商標注冊即取得觀念的修正,《商標法》對商標注冊取得制的修正應不僅體現(xiàn)在不使用撤銷制度、商標先用權(quán)等明確的法律規(guī)則中,還應貫穿《商標法》始終。不使用抗辯規(guī)則的設計在一定程度上又回歸到絕對的商標注冊取得制下,由此造成與商標侵權(quán)認定的混淆理論和不使用撤銷制度效力認定路徑的不一致。解決這個問題最根本的方法就是堅持不使用撤銷制度的內(nèi)生邏輯與混淆理論,徹底改造不使用抗辯規(guī)則的法律后果,明確規(guī)定侵害無正當理由不使用的注冊商標,不構(gòu)成侵權(quán)。

(一)改造不使用抗辯規(guī)則的合理性分析

長期以來,學術(shù)界對將勞動理論適用于商標法存在爭議,因為商標權(quán)的獲得并不要求商標注冊人事先的商標使用。而不使用抗辯規(guī)則在一定程度上是對支撐私人權(quán)利來源的勞動理論的回歸,不使用撤銷制度要求,商標權(quán)的持續(xù)有效以商標使用為前提,而商標使用需要商標權(quán)人持續(xù)的資產(chǎn)投入與勞動,不使用撤銷制度以影響商標權(quán)效力的方式使商標權(quán)回歸證成私人權(quán)利來源的自然法基礎(chǔ)[注]黃匯:《商標權(quán)正當性自然法維度的解讀——兼對中國〈商標法〉傳統(tǒng)理論的澄清與反思》,《政法論壇》2014年第5期。。不使用抗辯最直接的理論基礎(chǔ)來源于勞動理論,同時勞動理論也為不使用抗辯規(guī)則改造提供了正當性依據(jù)。

在勞動理論的指引下,商標標識在未使用之前,處于未開發(fā)的天然狀態(tài),這種狀態(tài)下的注冊商標既沒有利用的價值,也沒有保護的意義。商標注冊人通過實際使用注冊商標,賦予了商業(yè)標識新的生命,使商標從“能指”轉(zhuǎn)向“所指”,凝聚了獨立于商業(yè)標識本身的財產(chǎn)價值,使商業(yè)標識價值增值,商標實際使用的勞動投入是他人對知識產(chǎn)權(quán)主體權(quán)利尊重的源泉[注]郭修申:《以“實際使用”為核心構(gòu)建商標保護制度》,《中華商標》2009年第10期。。無正當理由不使用的注冊商標即使沒有經(jīng)過撤銷程序,其未凝聚商標權(quán)人的“生產(chǎn)性”勞動的事實,也使商標權(quán)失去了存在的正當性依據(jù),商標權(quán)人再絕對排斥他人對注冊商標的使用,導致勞動與權(quán)利失衡。在勞動者付出的努力與生成物的財產(chǎn)權(quán)價值不成比例的情況下,這些權(quán)利就是不合適的酬金[注]羅比特·P·墨杰斯，彼特·S·邁乃爾，馬克·A·萊姆利等：《新技術(shù)時代的知識產(chǎn)權(quán)法》，齊筠、張清、彭霞等譯，北京：中國政法大學出版社，2003年，第3頁。,對于不合適的酬金應當予以調(diào)整,才能平衡私人權(quán)利與公共利益的關(guān)系。因此,對于無正當理由不使用的注冊商標,仍然給予除損害賠償責任以外的其他民事責任保護,缺乏正當性基礎(chǔ)。此外,如前所述,事實上不使用的注冊商標權(quán)利相對失效,被控侵權(quán)人享有的抗辯屬于請求權(quán)消滅抗辯。而對于有正當理由不使用的注冊商標,其不使用沒有積累商譽,不存在商標法保護的財產(chǎn)利益,他人使用商標也不存在搭便車的主觀故意與客觀可能,因此商標使用未給商標權(quán)人造成實際損失。但商標權(quán)人不使用并非出于本意,其受商標法保護的正當性依然存在,故僅排除商標權(quán)人的損害賠償請求權(quán)能夠平衡各方利益。

(二)改造不使用抗辯規(guī)則的必要性分析

現(xiàn)行商標不使用抗辯的立法與實踐并未清楚認識和落實商標法保護的實質(zhì)內(nèi)容。受商標法保護的對象究竟是什么?主流觀點認為,商標法僅僅在保護商標所有人商譽的范圍內(nèi)提供禁止他人使用該商標的權(quán)利[注]Prestonettes,Ine.v.Coty,264U.5.359(1924).。也有觀點主張,商標法保護的不是商標設計,也不是商標申請的民事法律行為,而是基于商標使用形成的兩類秩序:一類是有利于商標所有人的競爭秩序;一類是消費者的認購秩序[注]趙克:《注冊商標撤銷制度的功能芻議》,《中華商標》2016年第3期。。還有學者認為,商標法表面看是對符號的保護,實際是對特定符號與特定商品之間聯(lián)系的保護[注]鄭其斌:《論商標權(quán)的本質(zhì)》,北京:人民法院出版社,2009年,第89頁。。美國有學者主張,法律對商標提供保護是為了激發(fā)公司投資使用商標,成功的商標就像一個信息包,保護沒有向消費者傳遞任何信息的商標需要付出巨大但沒有必要的代價[注]Stephen L.Carter,“The Trouble with Trademark”,99 Yale L.J.759,760(1989-1990).。這些觀點均認為商標法保護的是負載在商標標識上的其他利益而非標識本身。結(jié)合前文的分析,在商標注冊取得制下,只要商標標識被注冊,商標權(quán)人即獲得商標禁止權(quán),但這種權(quán)利是不穩(wěn)定的,如果商標權(quán)人于他人在相同或類似商品上注冊或使用相同或近似商標前,未投入使用或停止使用達到法定期限,商標權(quán)即失效,商標注冊人只有實際使用才能維持商標權(quán)的存續(xù)。因此,商標保護在不同時期產(chǎn)生的基礎(chǔ)不同,一般而言,在注冊商標長期不使用撤銷制度規(guī)定的法定期限之內(nèi),商標法保護的是商標權(quán)人獨占使用注冊商標的權(quán)利,此種權(quán)利產(chǎn)生于商標申請的民事法律行為;而超過法定期限,商標法不僅保護商標專用權(quán),更重要的是保護負載在商標標識上的財產(chǎn)利益,正如一位美國法官所言,商標所有者努力將商標應用于市場,形成一種標志的吸引力,以此形成人們的購物傾向,如果他人竊取了商標所有人創(chuàng)造的標識上的吸引力,所有者可以獲得法律上的救濟[注]See Mishawaka Rubber & Woolen MFG Co.v.S.S.Kresge Co,316 U.S.205(1942).。據(jù)此,商標法保護的是“權(quán)利人通過使用勞動,賦予商標以商譽內(nèi)涵的過程”[注]黃匯:《商標權(quán)正當性自然法維度的解讀——兼對中國〈商標法〉傳統(tǒng)理論的澄清與反思》,《政法論壇》2014第5期。,而受商標法保護的禁止權(quán)和財產(chǎn)利益或吸引力來源于商標的實際使用。當然，如果存在阻礙商標使用的正當理由,商標權(quán)人的專用權(quán)與禁止權(quán)仍受法律保護,這是公平原則在商標法領(lǐng)域的特殊要求。由此可知,商標注冊人僅實施了商標申請的民事法律行為,無正當理由不實際使用商標,缺乏商標法保護的實質(zhì)利益,不應認定被控侵權(quán)人構(gòu)成侵權(quán),而現(xiàn)行立法與實踐顯然將不具有商標保護利益的空殼商標作為保護對象,與商標法鼓勵商標使用的目的不相吻合,導致不合理的法律后果。

(三)不使用抗辯規(guī)則的完善

從比較法而言,根據(jù)《歐盟理事會第207/2009號歐共體商標條例》第51條第1款的規(guī)定,如果商標注冊后連續(xù)五年沒有實際使用于核定商品或服務上,也沒有不使用的正當理由,注冊商標應被撤銷或在商標侵權(quán)程序中以反訴撤銷[注]Council Regulation(EC)No 207/2009 of 20 February 2009 on the Community trade mark,Council Regulation (EC) http://www.ciplawyer.com/article.asp?articleid=1509.最后訪問時間:2017.3.10.。我國與歐盟及其主要國家均采用了商標注冊取得制,且現(xiàn)代商標保護已經(jīng)發(fā)展為保護消費者認知與保護商譽,這一點從商標法對描述性標志的保護可見一斑?！渡虡朔ā返?1條規(guī)定,通用標識、描述性標識等其他缺乏顯著性的標志不能作為商標注冊,但同時又允許通過使用取得顯著特征的商標可以獲得注冊。如此規(guī)定的原因便揭示了商標法的價值追求——保護商譽,這與反假冒對商譽保護的法理基礎(chǔ)相一致。因此,在我國,商譽是法律保護的實質(zhì)內(nèi)容。我國與歐盟及其主要國家相似的制度因素與理論基礎(chǔ)為我國借鑒國外立法提供了可能[注]王芳:《我國注冊商標權(quán)利行使上的使用要求之制度構(gòu)建——以歐盟相關(guān)立法為鑒》,《法學家》2015年第4期。。從相關(guān)組織與國家的立法來看,無論是在侵權(quán)程序中以反訴撤銷注冊商標,還是排除商標注冊人的各項請求權(quán),均否認了不使用的注冊商標獲得法律救濟的可能,而我國現(xiàn)行立法僅排除了被控侵權(quán)人損害賠償責任的承擔,與國際立法存在差距。

因此,為了實現(xiàn)不使用抗辯規(guī)則與不使用撤銷制度的邏輯銜接,實現(xiàn)不使用抗辯規(guī)則應有的價值,其法律后果應與不使用撤銷制度的內(nèi)生邏輯保持一致。鑒于我國實行民事侵權(quán)程序與行政撤銷程序的二元分立體制,不宜在侵權(quán)程序中允許被告反訴原告商標失效,要求法院撤銷該商標,而只能以商標使用不構(gòu)成混淆,商標權(quán)相對失效為由,免除相對人的侵權(quán)責任。基于此,筆者建議《商標法》第64條修改為:注冊商標專用權(quán)人請求賠償,被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人不使用注冊商標提出抗辯的,人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標的證據(jù)。注冊商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標,且無正當理由的,不構(gòu)成侵權(quán);注冊商標專用權(quán)人能證明不使用的正當理由的,被控侵權(quán)人不承擔賠償責任。

四、結(jié) 語

不使用抗辯規(guī)則是2013年《商標法》修訂的亮點之一,一方面在商標法中實現(xiàn)了與不使用撤銷制度的體系統(tǒng)一,另一方面強調(diào)了商標使用在商標權(quán)取得與維持中的作用。但是,不使用抗辯規(guī)則的設計不僅導致商標侵權(quán)判定基本規(guī)則——混淆理論的失靈,且難以充分發(fā)揮遏制商標搶注、杜絕商標囤積的功能。造成這一后果的根本原因在于,忽略了正當理由在不使用撤銷制度中對權(quán)利狀態(tài)的影響。因此,筆者建議,不使用抗辯規(guī)則仍應以不使用撤銷制度的權(quán)利性質(zhì)為基礎(chǔ),以正當理由為分界點,細化不使用抗辯規(guī)則的規(guī)定,明確侵害無正當理由不使用的注冊商標,不構(gòu)成侵權(quán)。