前 言

《專利法》第九條規(guī)定了“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人”。

專利權(quán)的基本含義是權(quán)利人禁止他人未經(jīng)其許可實施其發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利。因此，對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，即使有兩個以上的申請人分別提出了專利申請，并且都符合授予專利權(quán)的條件，也不能都授予專利權(quán)，否則在多項專利權(quán)之間就會發(fā)生沖突。這就是“禁止重復(fù)授權(quán)”的原則。也有人稱之為“一發(fā)明一專利”原則。顯然，禁止重復(fù)授權(quán)是專利制度的基本原則之一。

在實質(zhì)審查中，碰到比較多的情況是同一申請人在同一日或前后相差幾日就同一個發(fā)明創(chuàng)造分別提交了一份實用新型申請和一份發(fā)明申請，審查員在對其發(fā)明申請檢索時檢索到了已經(jīng)授權(quán)的實用新型專利。這時，就需要審查員對同一發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行判斷和處理。而且這種情況還比較多。制定重復(fù)授權(quán)判斷基準(zhǔn)，有利于審查員對法律條款理解的統(tǒng)一，規(guī)范審查員的審查實踐操作。在目前審查質(zhì)量與審查數(shù)量、審查周期要求都很高的環(huán)境下，若對重復(fù)授權(quán)問題的處理有統(tǒng)一的審查標(biāo)準(zhǔn)，就可以提高審查速度，縮短審查周期。

但是審查員在實質(zhì)審查中會遇到一些除《審查指南》幾種情況以外的一些其他情況，下面筆者針對其他幾種情況進(jìn)行了梳理和思考。

重復(fù)授權(quán)問題的幾種實際情形

主要有以下三種情況：一是不同申請人同日提出的兩件同樣發(fā)明創(chuàng)造專利申請，其中一件已經(jīng)被授予專利權(quán);二是同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造先后申請發(fā)明和實用新型、而實用新型先獲得授權(quán)的情形的處理方法; 三是發(fā)明和實用新型具有相同申請人、相同的優(yōu)先權(quán)日，但申請日不同。下面以實際案例進(jìn)行說明。

不同申請人同日提出的兩件同樣發(fā)明創(chuàng)造專利申請，其中一件已經(jīng)被授予專利權(quán)

案例1，不同申請人（部分發(fā)明人相同）同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提交了實用新型和發(fā)明專利申請。在實用新型專利申請授權(quán)后，發(fā)明專利申請在實質(zhì)審查階段告知其申請人，按照《專利法》第九條的規(guī)定同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。之后該申請人提交了意見陳述，表示已與實用新型的專利權(quán)人協(xié)商，后者同意放棄實用新型專利權(quán)，并附上實用新型專利權(quán)人簽章的實用新型專利權(quán)放棄聲明。

對于不同申請人同日提出的兩件同樣發(fā)明創(chuàng)造專利申請，其中一件已經(jīng)被授予專利權(quán)，尚未授權(quán)的專利申請符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)該如何處理？本案例涉及如何處理不同權(quán)利人的放棄實用新型專利權(quán)聲明的問題。

本案例中，申請人不同，因而不屬于同一申請人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明專利的情況，不能適用《專利法》第九條第一款規(guī)定的“先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”的情形。同時，本案例也不屬于《專利審查指南》第二部分第三章6.2.1.2規(guī)定的“對于不同申請人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提出專利申請并且均符合授權(quán)的其他條件的，應(yīng)根據(jù)《〈專利法〉實施細(xì)則》第四十一條第一款自行協(xié)商”的情況，因為上述規(guī)定是針對兩件申請均處于待授權(quán)的狀態(tài)，而本案中相同發(fā)明創(chuàng)造之一的實用新型已經(jīng)授權(quán)，故理論上兩個權(quán)利人的地位是不平等的，不具備協(xié)商解決的基礎(chǔ)。

另一方面，既然不同申請人同一日申請專利并不為專利法所禁止，而僅僅是審批制度或?qū)徟鞒痰仍驅(qū)е乱患暾埾缺皇跈?quán)，另一件尚未授予專利權(quán)，致使之前擁有平等地位的兩個權(quán)利人變得地位不平等而失去了協(xié)商基礎(chǔ)，那么這種情況下根據(jù)《專利法》第九條第一款規(guī)定的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”而駁回尚未授權(quán)的專利申請是不合理的。因此實踐中，通常的做法是對尚未授權(quán)的專利申請作授權(quán)處理，以符合《專利法》第二十一條對公正的要求，因上述授權(quán)而造成的重復(fù)授權(quán)，可通過無效程序解決。

對本案例而言，在發(fā)一通時可以不提出要求申請人放棄實用新型專利權(quán)的聲明意見，按通常的審查程序進(jìn)行審查，如果滿足授權(quán)條件則授予發(fā)明專利，至于存在的重復(fù)授權(quán)問題，留待無效程序解決。

進(jìn)一步思考，本案例的特殊之處在于，由于部分發(fā)明人相同，在審查員通知書的指引下，實用新型專利權(quán)已被權(quán)利人放棄，在沒有反面證據(jù)證明該放棄聲明真實性存在問題的情況下，應(yīng)當(dāng)可以確認(rèn)是經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)的結(jié)果。由于本案例中實用新型專利權(quán)的放棄已經(jīng)從程序上提前解決了同樣的發(fā)明創(chuàng)造被授予兩項專利權(quán)而導(dǎo)致的權(quán)利不穩(wěn)定問題，故亦無必要將該問題再保留至無效程序進(jìn)行“通知-協(xié)商-選擇”這一在實質(zhì)審查階段客觀上已經(jīng)經(jīng)歷過的流程。審查員按照常規(guī)處理程序來處理，選擇實用新型進(jìn)入放棄程序即可。

總的來說，對于不同申請人同日提出的兩件同樣發(fā)明創(chuàng)造專利申請，其中一件已經(jīng)被授予專利權(quán)，尚未授權(quán)的專利申請符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)，以符合《專利法》第二十一條對公正的要求，因上述授權(quán)而造成的重復(fù)授權(quán)，可通過無效程序解決。

同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造先后申請發(fā)明和實用新型而實用新型先獲得授權(quán)的情形的處理方法

案例2，在其發(fā)明申請日后第二天，同一申請人提交了同樣的實用新型申請，并且該實用新型已被授權(quán)。

如果在審發(fā)明后續(xù)走向授權(quán)，那么由于之前授權(quán)的實用新型專利權(quán)的存在，則會存在“重復(fù)授權(quán)”問題，應(yīng)該如何處理？

本案的關(guān)鍵在于發(fā)明專利申請是已授權(quán)的實用新型的抵觸申請。

出現(xiàn)這種情況主要原因是我國發(fā)明申請和實用新型申請實行不同的審查制度，從而實用新型申請不經(jīng)過實審，因此會更早獲得授權(quán)。雖然發(fā)明是在先申請，由于存在《專利法》第九條第一款避免重復(fù)授權(quán)的規(guī)定，導(dǎo)致不能被授權(quán)的尷尬結(jié)果。

如果我們無視《專利法》第九條第一款的規(guī)定，授予發(fā)明申請專利權(quán)，有利之處在于給予了在先發(fā)明申請人合理的權(quán)利;有害之處在于，社會上就存在兩份一模一樣的專利，一方面會讓公眾質(zhì)疑專利行政部門行為的合法性，如何堅持法律的權(quán)威性，另一方面也會給后續(xù)程序帶來很多的不確定性。特別是發(fā)明和實用新型的申請人相同的情況下，由于不存在利益沖突的權(quán)利人，沒有人會主動來申請無效其實用新型?，F(xiàn)實的情況是，出現(xiàn)這種特殊情形的案例，基本上全是同一申請人提出的申請。

反過來，如果駁回發(fā)明申請，則弊端在于，由于該發(fā)明構(gòu)成實用新型的抵觸申請，在后續(xù)無效程序中，實用新型因發(fā)明構(gòu)成其抵觸申請將被無效，當(dāng)事人兩項權(quán)利都沒有拿到，很顯然這不是他申請專利的初衷。這對不同申請人而言，對于發(fā)明申請的申請人尤為不公平。駁回發(fā)明申請的有利之處在于，涉及此類情況絕大部分的案子都是同一申請人，同一申請人可以在收到審查員發(fā)出不符合《專利法》第九條第一款的通知書之后，進(jìn)行權(quán)衡，或放棄實用新型，或?qū)Πl(fā)明進(jìn)行修改使之與實用新型權(quán)利要求不同，從而使得申請人的權(quán)利不受到侵害，風(fēng)險可控。

綜上考慮，依據(jù)對公眾利益損害最小而申請人利益損害輕微原則：對于這種情況，如果在審發(fā)明后續(xù)走向授權(quán)，則需要判斷擬授權(quán)的權(quán)利要求中，是否存在與實用新型專利的權(quán)利要求范圍相同的權(quán)利要求，如果有，則可以按照中國《專利法》第九條中同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定，駁回本申請。

總的來說，對于同一申請人提交的申請日在前的發(fā)明專利申請和權(quán)利要求范圍相同的申請日在后的實用新型，如果實用新型先被授權(quán)，在未發(fā)現(xiàn)發(fā)明專利申請具有其他不可授予專利權(quán)的缺陷的情況下，應(yīng)在審查意見通知書中告知申請人，如果希望獲得授權(quán)，則需修改發(fā)明專利申請的權(quán)利要求使之有別于實用新型專利，或者將實用新型宣告無效;否則，由于存在實用新型專利從而發(fā)明專利申請不符合《專利法》第九條第一款的規(guī)定，發(fā)明專利申請將予以駁回。

發(fā)明和實用新型具有相同申請人、相同的優(yōu)先權(quán)日，但申請日不同

案例1為PCT申請，其具有優(yōu)先權(quán)，在國際階段申請人進(jìn)行了變更，并在進(jìn)入中國國家階段后提交申請權(quán)轉(zhuǎn)讓證明。

審查員在審查過程中共發(fā)出三次審查意見通知書，之后予以授權(quán)。

另外，變更后的申請人在中國申請實用新型，并享有原始申請人轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先權(quán)，其優(yōu)先權(quán)與本申請相同。

其中本申請的權(quán)利要求1與實用新型的權(quán)利要求1雖然文字上有部分差異，但保護(hù)范圍實質(zhì)上完全相同。

如果在實用新型已經(jīng)授權(quán)的情況下，若對本發(fā)明授予專利權(quán)，是否符合專利法第九條第一款的規(guī)定？

根據(jù)《專利法》第九條及專利法實施細(xì)則第四十一條的規(guī)定，對于同一申請人申請的同樣的發(fā)明和實用新型，實用新型已獲得專利權(quán)的情況下，要想獲得發(fā)明專利權(quán)，可以通過放棄實用新型專利或者修改發(fā)明的方式獲得發(fā)明專利權(quán)。

值得注意的是：對于在先申請構(gòu)成抵觸申請或者已公開構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的，應(yīng)根據(jù)《專利法》第二十二條第二、三款，而不是根據(jù)《專利法》第九條對在后專利申請（專利）進(jìn)行審查。因此，對于同一申請人申請的同樣的發(fā)明和實用新型，實用新型已獲得專利權(quán)的情況下，如該實用新型構(gòu)成發(fā)明專利申請的抵觸申請或者已公開構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，則應(yīng)根據(jù)《專利法》第二十二條第二、三款對發(fā)明專利申請進(jìn)行審查。

具體到本案例，發(fā)明和實用新型的申請人均為同一申請人，其在申請實用新型時，通過優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式獲得與發(fā)明相同的優(yōu)先權(quán)，即兩者具有相同申請人、相同的優(yōu)先權(quán)日，但申請日不同，且也并未在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利。因此，本案申請人不能夠通過放棄實用新型獲得發(fā)明專利權(quán)，只能通過修改獲得發(fā)明專利權(quán)。

因此，對于本案，在授權(quán)前，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出重復(fù)授權(quán)通知書，指出本發(fā)明不符合A9.1的規(guī)定，并告知申請人可修改本發(fā)明，使得修改后的發(fā)明與實用新型不再屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，以克服重復(fù)授權(quán)問題，符合A9.1的規(guī)定。

結(jié) 論

筆者通過以上3個實際審查案例，對《專利法》和《專利審查指南》中沒有明確規(guī)定如何處理的兩種情況進(jìn)行了梳理和思考;根據(jù)筆者能力和審查經(jīng)驗，提出了一些初步思路和建議，以利于公正高效地進(jìn)行審查。

作者簡介：相超（1984—），男，碩士，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心助理研究員，研究方向：材料領(lǐng)域發(fā)明申請的實質(zhì)審查;劉超（1988—），男，碩士，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心助理研究員，研究方向：材料領(lǐng)域發(fā)明申請的實質(zhì)審查（等同于第一作者）。