龔 敏 張 莉

一、前 言

筆者作為涉外專(zhuān)利代理人，在實(shí)務(wù)當(dāng)中處理過(guò)一定數(shù)量的審查意見(jiàn)答復(fù)，無(wú)論是通過(guò)《巴黎公約》途徑進(jìn)入中國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)，還是PCT國(guó)家階段進(jìn)入中國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)，一般都會(huì)要求在先同族專(zhuān)利或?qū)＠暾?qǐng)的優(yōu)先權(quán)，而在實(shí)質(zhì)審查階段的新穎性和創(chuàng)造性評(píng)判中，審查員也會(huì)根據(jù)各權(quán)利要求的技術(shù)方案能否享有優(yōu)先權(quán)而確定適用的對(duì)比文件。在此情況下，能否享有優(yōu)先權(quán)往往成為一件專(zhuān)利申請(qǐng)最終能否被授予專(zhuān)利權(quán)的決定性因素。

二、關(guān)于核實(shí)優(yōu)先權(quán)

在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，如果檢索出的技術(shù)內(nèi)容或主題相關(guān)的文件（非專(zhuān)利文件或?qū)＠募┑墓_(kāi)日在該申請(qǐng)的申請(qǐng)日（有優(yōu)先權(quán)的是指優(yōu)先權(quán)日）之前，則可明確該檢出文件為該申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)，無(wú)需再作進(jìn)一步核實(shí)。

然而如有以下情況，則還需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)。

具體而言，根據(jù)《專(zhuān)利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6節(jié)的規(guī)定，一般檢索出現(xiàn)PX、PY或PE類(lèi)文件時(shí)，需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)。

PX、PY和PE類(lèi)文件的定義如下：

PX或PY：對(duì)比文件公開(kāi)了與申請(qǐng)的主題相同或密切相關(guān)的內(nèi)容，而且對(duì)比文件的公開(kāi)日在申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間；PX文件單獨(dú)影響權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性；PY文件與檢索出的其他PY文件組合后影響權(quán)利要求的創(chuàng)造性。

PE：任何單位或者個(gè)人在專(zhuān)利局的申請(qǐng)所公開(kāi)的內(nèi)容與申請(qǐng)的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者的申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日在后者的申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請(qǐng)日或申請(qǐng)日之后。

對(duì)于PX或PY類(lèi)文件，如果經(jīng)過(guò)核實(shí)要求的優(yōu)先權(quán)不成立，那么這類(lèi)文件將會(huì)構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)而影響新穎性或創(chuàng)造性；對(duì)于PE類(lèi)文件，如果經(jīng)過(guò)核實(shí)要求的優(yōu)先權(quán)不成立，那么這類(lèi)文件將會(huì)構(gòu)成抵觸申請(qǐng)而影響新穎性。

而且需要注意的是，申請(qǐng)人的在先相關(guān)申請(qǐng)有時(shí)也可能被檢索出成為上述PX、PY或PE類(lèi)文件，在此情況下，一旦經(jīng)核實(shí)優(yōu)先權(quán)不成立，申請(qǐng)人自己的在先申請(qǐng)就會(huì)構(gòu)成其在后申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請(qǐng)，由于在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)的技術(shù)主題密切相關(guān)性，因此往往成為審查員用來(lái)評(píng)價(jià)新穎性和創(chuàng)造性的有力證據(jù)。

此外，還需注意的是，有時(shí)盡管經(jīng)核實(shí)申請(qǐng)可以享有優(yōu)先權(quán)，但申請(qǐng)人的其他在先相關(guān)申請(qǐng)的公開(kāi)日早于其優(yōu)先權(quán)日，那么所述在先相關(guān)申請(qǐng)就會(huì)構(gòu)成該申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)而可能影響其創(chuàng)造性。

三、典型案例示例解析

在此，筆者將通過(guò)辦理過(guò)的一件涉及優(yōu)先權(quán)的典型案例來(lái)淺析優(yōu)先權(quán)在專(zhuān)利申請(qǐng)的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中的影響。

（一）案例概述

該案例（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該申請(qǐng)”）屬于韓國(guó)PCT申請(qǐng)進(jìn)入中國(guó)的國(guó)家階段，其要求3件韓國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，該申請(qǐng)和各優(yōu)先權(quán)文件的申請(qǐng)日和公開(kāi)日如下：

該申請(qǐng)共有21項(xiàng)權(quán)利要求，其中權(quán)1、4、7、14為獨(dú)立權(quán)利要求；權(quán)利要求的技術(shù)方案及其在優(yōu)先權(quán)文件中的記載情況可概括如下：

（1）獨(dú)立權(quán)利要求1保護(hù)一種復(fù)合型螺旋槳轂帽，包括收縮形部21（特征A）和擴(kuò)散形部22（特征B），如圖1所示。

圖1 實(shí)施例1的復(fù)合型螺旋槳轂帽的整體結(jié)構(gòu)圖

即獨(dú)立權(quán)利要求1為：A+B；經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求1和其從屬權(quán)利的方案僅記載于優(yōu)先權(quán)文件2。

（2）獨(dú)立權(quán)利4要求保護(hù)一種復(fù)合型螺旋槳轂帽，包括第一擴(kuò)散形部51（特征C）、直線(xiàn)形部52（特征D）、收縮形部53（特征A）、以及第二擴(kuò)散形部54（特征B），如圖2所示。

圖2 實(shí)施例2的復(fù)合型螺旋槳轂帽的整體結(jié)構(gòu)圖

即獨(dú)立權(quán)利要求4為：A+B+C+D；經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求4和其從屬權(quán)利要求的方案僅記載于優(yōu)先權(quán)文件1。

（3）獨(dú)立權(quán)利要求7要求保護(hù)一種復(fù)合型螺旋槳轂帽，包括收縮性部81（特征A）、擴(kuò)散形部82（特征B）、以及多個(gè)引導(dǎo)鰭83（特征E），如圖3所示。

圖3 實(shí)施例3的復(fù)合型螺旋槳轂帽的整體結(jié)構(gòu)圖

即獨(dú)立權(quán)利要求7為：A+B +E；經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求7和其從權(quán)從屬權(quán)利要求方案僅記載于優(yōu)先權(quán)文件3。

（4）獨(dú)立權(quán)利要求14要求保護(hù)一種復(fù)合型螺旋槳轂帽，包括第一擴(kuò)散形部111（特征C）、直線(xiàn)形部112（特征D）、收縮形部113（特征A）、第二擴(kuò)散形部114（特征B）以及多個(gè)導(dǎo)引鰭115（特征E），如圖4所示。

圖4 實(shí)施例4的復(fù)合型螺旋槳轂帽的整體結(jié)構(gòu)圖

即獨(dú)立權(quán)利要求14為：A+B+C+D+E；經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求14和其從屬權(quán)利要求的方案僅記載于優(yōu)先權(quán)文件3。

在“第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)”中，審查員引用了3份對(duì)比文件分別來(lái)評(píng)價(jià)獨(dú)立權(quán)利要求1、7和14的創(chuàng)造性，其中，對(duì)比文件1為一件公開(kāi)日為1991年1月11日的日本專(zhuān)利，而對(duì)比文件2和對(duì)比文件3則分別是該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)文件2和優(yōu)先權(quán)文件1。審查員沒(méi)有對(duì)權(quán)利要求4～6進(jìn)行評(píng)價(jià)，即一般認(rèn)為審查員認(rèn)可了權(quán)利要求4～6的新穎性和創(chuàng)造性。

（二）該案例涉及的優(yōu)先權(quán)問(wèn)題

1. 涉及多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)

所謂多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)，是指權(quán)利要求書(shū)中所反映的各種技術(shù)方案，分別記載在作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的多件外國(guó)或者本國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)中，并分別具有不同的優(yōu)先權(quán)日。

在該申請(qǐng)中，權(quán)利要求4～6的技術(shù)方案由于僅記載在優(yōu)先權(quán)文件1中，因此僅可享有優(yōu)先權(quán)文件1的優(yōu)先權(quán)，其優(yōu)先權(quán)日為2014年5月28日；權(quán)利要求1～3技術(shù)方案僅記載于優(yōu)先權(quán)文件2，因此僅可享有優(yōu)先權(quán)文件2的優(yōu)先權(quán)，其實(shí)際優(yōu)先權(quán)日為2014年9月12日；同理，權(quán)利要求7～20僅可享有優(yōu)先權(quán)文件3的優(yōu)先權(quán)，其實(shí)際優(yōu)先權(quán)日為2015年3月4日。

單就權(quán)利要求1和權(quán)利要求7的技術(shù)方案而言，二者差別僅在于權(quán)利要求7中還含有技術(shù)特征E，權(quán)利要求1可享有優(yōu)先權(quán)文件2的優(yōu)先權(quán)，其優(yōu)先權(quán)日為2014年9月12日，而權(quán)利要求7相比于權(quán)利要求1由于含有新增的技術(shù)特征，其技術(shù)方案整體上未記載在優(yōu)先權(quán)文件2中，因此不能享有優(yōu)先權(quán)文件2的優(yōu)先權(quán)，類(lèi)似于部分優(yōu)先權(quán)的情形，即在在后申請(qǐng)中，其技術(shù)方案已在在先申請(qǐng)中清楚記載的權(quán)利要求可以享有優(yōu)先權(quán)，而其技術(shù)方案未在在先申請(qǐng)中記載的權(quán)利要求則不能享有優(yōu)先權(quán)。權(quán)利要求14相較于權(quán)利要求4也屬于類(lèi)似的情形。

2.申請(qǐng)人自己的優(yōu)先權(quán)文件構(gòu)成評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性的對(duì)比文件

在該申請(qǐng)中，優(yōu)先權(quán)文件1和2構(gòu)成權(quán)利要求7和14的現(xiàn)有技術(shù)而被用來(lái)評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性，也就是上述提到的在先申請(qǐng)構(gòu)成在后申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)而影響創(chuàng)造性的情形。那么，該申請(qǐng)中，優(yōu)先權(quán)文件是如何構(gòu)成對(duì)比文件的呢？

該申請(qǐng)的申請(qǐng)日為2015年5月22日，如果不進(jìn)行優(yōu)先權(quán)核實(shí)的話(huà)，該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日是最早申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)文件1的申請(qǐng)日，即2014年5月28日。

由于該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)文件均不屬于在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的申請(qǐng)，因此對(duì)其是否構(gòu)成PE類(lèi)文件的情況在此可不做考慮。

優(yōu)先權(quán)文件1、2的公開(kāi)日均在該申請(qǐng)的申請(qǐng)日和上述優(yōu)先權(quán)日之間，因此同時(shí)還構(gòu)成了前述的PX或PY類(lèi)文件。根據(jù)前述案例概述可知，權(quán)利要求7～20的技術(shù)方案在優(yōu)先權(quán)文件1中均沒(méi)有記載，因此其所要求的該優(yōu)先權(quán)不成立，由此造成優(yōu)先權(quán)文件1、2成為權(quán)利要求7～20的現(xiàn)有技術(shù)。由于優(yōu)先權(quán)文件2與權(quán)利要求7的技術(shù)方案更為接近，優(yōu)先權(quán)文件1與權(quán)利要求14的技術(shù)方案更為接近，因此審查員用優(yōu)先權(quán)文件2（對(duì)比文件2）來(lái)評(píng)價(jià)權(quán)利要求7的創(chuàng)造性，用優(yōu)先權(quán)文件1（對(duì)比文件3）來(lái)評(píng)價(jià)權(quán)利要求14的創(chuàng)造性。

3.范圍大的權(quán)利要求具有創(chuàng)造性，而比之范圍較小的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性

例如，該申請(qǐng)的權(quán)利要求4和權(quán)利要求14。在“第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)”中，審查員認(rèn)可了權(quán)利要求4的創(chuàng)造性，而認(rèn)為比權(quán)利要求4限定更多、范圍更小的權(quán)利要求14不具備創(chuàng)造性。

對(duì)此，不少人可能會(huì)產(chǎn)生這樣的想法：既然審查員認(rèn)可了權(quán)利要求4的創(chuàng)造性，那么權(quán)利要求14比權(quán)利要求4限定特征更多，范圍更小，當(dāng)然也應(yīng)當(dāng)具備創(chuàng)造性！其實(shí)不然，權(quán)利要求4正是因?yàn)橄碛袃?yōu)先權(quán)文件1的優(yōu)先權(quán)且沒(méi)有其他影響新穎性和創(chuàng)造性的對(duì)比文件所以具有新穎性和創(chuàng)造性；而權(quán)利要求14盡管比權(quán)利要求4范圍更小，但由于權(quán)利要求14的技術(shù)方案不僅沒(méi)有記載在最早的優(yōu)先權(quán)文件即優(yōu)先權(quán)文件1中而且優(yōu)先權(quán)文件1的公開(kāi)日在權(quán)利要求14的實(shí)際優(yōu)先權(quán)日之前，因此不僅不能享有在先申請(qǐng)（即優(yōu)先權(quán)文件1）的優(yōu)先權(quán)而且在先申請(qǐng)還構(gòu)成其現(xiàn)有技術(shù)，從而導(dǎo)致創(chuàng)造性問(wèn)題。

另外，按照專(zhuān)利代理人的一般思維，在獨(dú)立權(quán)利要求具有創(chuàng)造性前提下，引用其從屬權(quán)利要求時(shí)，由于含有獨(dú)權(quán)的全部技術(shù)特征，從屬權(quán)利要求也必然具有創(chuàng)造性，如此將權(quán)利要求14改寫(xiě)為權(quán)利要求4的從屬權(quán)利要求不就能克服創(chuàng)造性問(wèn)題了嗎？

答案依然是否定的，因?yàn)闊o(wú)論作為獨(dú)立權(quán)利要求還是作為從屬權(quán)利要求，其技術(shù)方案本身是完整而獨(dú)立的，在優(yōu)先權(quán)的適用上仍是各自獨(dú)立比較判斷的，因此權(quán)利要求14的技術(shù)方案即使作為權(quán)利要求4的從屬權(quán)利要求仍然不能享有優(yōu)先權(quán)文件1的優(yōu)先權(quán)，與權(quán)利要求4在新穎性和創(chuàng)造性評(píng)價(jià)時(shí)適用的現(xiàn)有技術(shù)的范圍還是不一樣，因此仍然會(huì)面臨類(lèi)似的創(chuàng)造性問(wèn)題。由此可見(jiàn)優(yōu)先權(quán)對(duì)于能否授予專(zhuān)利權(quán)的重要性。也正是由于優(yōu)先權(quán)問(wèn)題，在此還可以得出的一個(gè)結(jié)論是：在獨(dú)立權(quán)利要求具有創(chuàng)造性時(shí)，從屬權(quán)利要求不必然具有創(chuàng)造性。

（三）案例啟示

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，不可避免地出現(xiàn)后續(xù)申請(qǐng)的改進(jìn)技術(shù)方案不能享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，然而在先申請(qǐng)構(gòu)成在后申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)而被用來(lái)評(píng)價(jià)在后申請(qǐng)的創(chuàng)造性的情形是可以避免的。對(duì)此，可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮：

（1）如果不是技術(shù)研發(fā)本身的時(shí)間周期導(dǎo)致的申請(qǐng)時(shí)間延遲的話(huà)，則應(yīng)盡量在在先申請(qǐng)的公布日之前提交在后申請(qǐng)。

如此，則可避免申請(qǐng)人自己的在先申請(qǐng)成為實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中的對(duì)比文件被審查員用來(lái)評(píng)價(jià)在后申請(qǐng)的創(chuàng)造性的情形。比如，在該申請(qǐng)中，如果優(yōu)先權(quán)文件3的申請(qǐng)日在優(yōu)先權(quán)文件1、2的公布日之前，那么就不會(huì)出現(xiàn)優(yōu)先權(quán)文件1、2成為優(yōu)先權(quán)文件3的現(xiàn)有技術(shù)，進(jìn)而權(quán)利要求7和14可能就不會(huì)有創(chuàng)造性問(wèn)題。

（2）如果后續(xù)還有其他相關(guān)申請(qǐng)，則應(yīng)考慮盡量不要提前公開(kāi)。

例如，在該申請(qǐng)中，優(yōu)先權(quán)文件2的申請(qǐng)日和公開(kāi)日之間僅間隔了3個(gè)月，顯然是經(jīng)要求提前公開(kāi)的情況，反之如果按照申請(qǐng)日（或優(yōu)先權(quán)日）起18個(gè)月公開(kāi)，那么優(yōu)先權(quán)文件2的公開(kāi)日顯然就不會(huì)早于優(yōu)先權(quán)文件3的申請(qǐng)日，因此就不會(huì)成為在后申請(qǐng)中權(quán)利要求7和14的現(xiàn)有技術(shù)，當(dāng)然，是否要求提前公開(kāi)可能還需權(quán)衡其他因素，需要申請(qǐng)人具體分析。

三、小 結(jié)

本文分析了優(yōu)先權(quán)在專(zhuān)利申請(qǐng)創(chuàng)造性評(píng)判中的影響。并從一件典型案例出發(fā)，介紹了涉及多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)、申請(qǐng)人自己的優(yōu)先權(quán)文件構(gòu)成評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性的對(duì)比文件，以及獨(dú)立權(quán)利要求具有創(chuàng)造性而從屬權(quán)利要求不必然具有創(chuàng)造性的情形，希望對(duì)于審查意見(jiàn)答復(fù)以及專(zhuān)利申請(qǐng)具有一定的參考意義。