譚 天

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自1790年頒布第一部專利法以來，專利制度在美國業(yè)已經(jīng)歷了200多年的發(fā)展和演變，通過長期不懈的的理論探索和司法實踐，時至今日已成為十分成熟的制度體系?？v觀世界專利制度的發(fā)展史，雖然美國并不是現(xiàn)代專利的誕生地，但其在英國殖民者影響下建立專利制度以后便迅速成為世界范圍內(nèi)專利制度和理論的主導(dǎo)者和先行者，無論是最早成立了統(tǒng)一審查和管理專利的政府部門，還是最先采用了實質(zhì)審查制度，無論是首創(chuàng)了“非顯而易見性”的創(chuàng)新性判斷模式，還是一度篤定的堅持“先發(fā)明制”的新穎性判斷標(biāo)準(zhǔn)，這些都充分證明了美國在專利制度方面的特色和先進(jìn)性。

另一方面，在專利法體系中，新穎性和非顯而易見性(或稱創(chuàng)造性)是獲取專利權(quán)基本的、也是最重要的條件，一項發(fā)明只有在滿足新穎性和非顯而易見性的前提下，才能有效激勵創(chuàng)新，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展。因此，理清新穎性和非顯而易見性彼此在創(chuàng)新性評價中的關(guān)系和作用，對于確定創(chuàng)新性評價的標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)好為鼓勵創(chuàng)新而授予的專利壟斷權(quán)與群眾乃至國家的利益間的關(guān)系，具有重要的意義。

綜上，本文以美國專利制度中新穎性、非顯而易見性的發(fā)展歷史和二者的關(guān)系為研究對象，探討二者在專利創(chuàng)新性評價中的優(yōu)劣和作用，以期為我國專利創(chuàng)新性評價提供借鑒[1]。

一、新穎性衍生出非顯而易見性的歷史及原因

美國專利法的創(chuàng)制源于憲法賦予國會的權(quán)力，其必須要遵循憲法宗旨中“促進(jìn)…實用技藝的發(fā)展”的明確限定。因此，美國專利法自創(chuàng)制始，就要求專利申請必須具有實用性和新穎性。

在美國第一部專利法頒布之初，專利申請量很小，1790-1793年期間，依據(jù)1790年法案授權(quán)的專利，僅有55項，加之新穎性的評價體系還不規(guī)范和完善，作為最初“審查員”的國務(wù)卿、作戰(zhàn)部長和司法部長3位國家高級領(lǐng)導(dǎo)還勉強(qiáng)可以通過討論、調(diào)研等方式來確定該申請是否滿足新穎性這個可授予專利權(quán)的條件。然而此后，隨著美國人在追求知識產(chǎn)權(quán)方面權(quán)利的狂熱，以及科技發(fā)展速度的不斷加快導(dǎo)致專利所涉及的技術(shù)領(lǐng)域越來越細(xì)化，成立了專門的審查機(jī)構(gòu)。

美國19世紀(jì)中期后的司法實踐進(jìn)一步說明了上述新穎性評價所面臨的困境：

首先，是霍奇基斯案，其專利申請涉及一種改進(jìn)的球形把手的制造方法，其與現(xiàn)有技術(shù)的不同之處僅在于，在把手和金屬長柄組成的結(jié)構(gòu)中，采用了粘土制備的把手，替換了木頭或者金屬制備的把手；而法院認(rèn)定，一件物品如果僅僅是材料的替換，而沒有相應(yīng)地其他的配合組成，或者新的制備模式或者制備流程，則這樣的申請不屬于發(fā)明。可見，在新穎性獨(dú)自承擔(dān)創(chuàng)新性評價重任之初，對于新穎性的理解絕不僅僅是與現(xiàn)有技術(shù)字面的嚴(yán)格相同，而是其也涵蓋了與現(xiàn)有技術(shù)具有區(qū)別的情況。

然而，雖然自霍奇基斯案以來，法院一直遵循其缺乏專利新穎性的司法先例，但100多年的司法和審查實踐表明，如何標(biāo)準(zhǔn)一致的來有效確定滿足新穎性要件是十分困難的。因此，人們對于一項專利申請的授權(quán)和授權(quán)后的權(quán)利的有效性都缺乏穩(wěn)定的預(yù)期。

正是基于上述問題，美國國會在總結(jié)了霍奇基斯案以來100多年的司法實踐后，提出了“非顯而易見性”的概念，來替換之前在司法和審查中一直使用的“發(fā)明”，以便在判斷是否可取得專利和已取得專利有效性時，具有更多的穩(wěn)定性和可預(yù)期性，并隨后在1966年的格雷厄姆案中對于非顯而易見性的實施作出了解釋和判決，以有效指導(dǎo)之后的司法和審查。

二、新穎性與非顯而易見性的脫離及分工細(xì)化[2]

具體看看自非顯而易見性誕生前后到二者完全脫離過程中，司法判例以及審查指南中新穎性和非顯而易見性相關(guān)章節(jié)(即“依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)駁回部分”)的變化：

(一)1949年之前，審查指南中僅提及了“權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)不是新的以及可專利的予以駁回”的情況。毫無疑義，這一階段審查員在進(jìn)行創(chuàng)新性的審查時，完全是僅依據(jù)新穎性標(biāo)準(zhǔn)來作出授權(quán)或駁回決定的。

(二)1949年11月版指南，在前版內(nèi)容的基礎(chǔ)上，增加了“權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)不包含發(fā)明的予以駁回”的情況，然而對于“不包含發(fā)明”具體的含義，仍舊沒有進(jìn)一步詳細(xì)深入的限定。

(三)1951年12月版指南，在前版內(nèi)容的基礎(chǔ)上，對于“權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)不包含發(fā)明的予以駁回”的情況進(jìn)行了進(jìn)一步的解釋，即“相對于現(xiàn)有技術(shù)不包含發(fā)明”是指“相對于現(xiàn)有技術(shù)是可預(yù)見的”，可以說是在進(jìn)一步對新穎性標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行解讀和限定，以使得用新穎性來評價創(chuàng)新性時更為規(guī)范和客觀。在隨后的司法實踐中，“可預(yù)見性”被反復(fù)地解釋以使其含義更加明確：例如，在“215U.S.P.Q.(BNA)979”判例中對于“可預(yù)見性”的標(biāo)準(zhǔn)作出如下解釋，“除了非實質(zhì)的差別，發(fā)明包含了與現(xiàn)有公開或?qū)＠嗤娜吭?，并以相同的方式運(yùn)行以實現(xiàn)同樣的功能”；而“20U.S.P.Q.2D(BNA)1746”判例中則對“可預(yù)見性”作出如下解釋，“可預(yù)見性規(guī)則中適度的靈活性是指權(quán)利要求中除普通技術(shù)知識之外的每一個元素都出現(xiàn)在一篇文獻(xiàn)中”。

(四)隨后，雖然在1952年修改了專利法，但審查指南中的相關(guān)規(guī)定一直沒有變化，直到1964年11月版，才首次在指南中“依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)駁回部分”提出“權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)既不滿足102條新穎性的要求，也不滿足103條非顯而易見的要求的予以駁回”?？梢?，此時依據(jù)一篇文獻(xiàn)評價創(chuàng)新性時，存在適用102條或103條的選擇問題，而選擇的關(guān)鍵在于相對于該篇文獻(xiàn)，未被其公開的內(nèi)容是“可預(yù)見的”還是“顯而易見的改進(jìn)”。

(五)在之后很長一段時間，指南中對于二者的規(guī)定只是略作調(diào)整和細(xì)化，諸如規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)語段等。直到1995年9月，審查指南最終將二者的界線清晰劃分，即“依據(jù)102條中可預(yù)見的進(jìn)行駁回時，一篇現(xiàn)有技術(shù)必須通過明示或暗示而教導(dǎo)了權(quán)利要求的每一方面；任何未被直接教導(dǎo)的特征必須是其固有存在的”。

(六)直到1995年9月，審查指南最終將二者的界線清晰劃分，即“依據(jù)102條中可預(yù)見的進(jìn)行駁回時，一篇現(xiàn)有技術(shù)必須通過明示或暗示而教導(dǎo)了權(quán)利要求的每一方面；任何未被直接教導(dǎo)的特征必須是其固有存在的”。同時還刪除了“依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)駁回部分”中的子章節(jié)“公知技術(shù)”部分，這也從另一方面反應(yīng)出由于對新穎性駁回中“可預(yù)見的”情況進(jìn)一步嚴(yán)格的限定，已經(jīng)不需要“公知技術(shù)”的相應(yīng)解釋來與“可預(yù)見的”相配合。隨后的判例確認(rèn)了指南中的這一改變：“50U.S.P.Q.2D(BNA)1910”有著與前面提到的“31U.S.P.Q.2D(BNA)1671”近似的技術(shù)情況，指出“可預(yù)見的應(yīng)該滿足一篇文獻(xiàn)公開了權(quán)利要求中的每一個限定”(即嚴(yán)格的字面相同)，而后者則巡回法庭則維持了專利局關(guān)于“可預(yù)見的而不具有新穎性的”判決，指出“一篇現(xiàn)有技術(shù)(評價新穎性時)，必須與本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的知識結(jié)合在一起考慮”。

三、新穎性和非顯而易見性在創(chuàng)新性評價中各自的作用和優(yōu)劣

(一)二者在創(chuàng)新性評價中各自承擔(dān)的作用

由第三部分的分析可知，在非顯而易見性誕生之后、二者徹底劃清界線之前，新穎性和非顯而易見性在創(chuàng)新性評價中都曾各自承擔(dān)了相應(yīng)的作用。

首先來看新穎性(102條)，由前面的分析可知，依據(jù)新穎性予以駁回的情況大體分為兩種，一種是專利申請的權(quán)利要求的技術(shù)特征完全被一篇現(xiàn)有技術(shù)所公開的情況(即我們通常認(rèn)為的嚴(yán)格字面相同)，毫無疑問，這是不恰當(dāng)?shù)叵胍獙儆诠娨延械募夹g(shù)來取得專利的壟斷權(quán)，顯然與專利制度的創(chuàng)制初衷相悖而不可能獲得專利權(quán)，此時可以認(rèn)為其僅僅是涉及到創(chuàng)新性評價中的“新”而并未達(dá)到需要判斷“創(chuàng)”的程度；而另一種則是可被一篇現(xiàn)有技術(shù)完全預(yù)見的情況，此時專利申請的權(quán)利要求與一篇現(xiàn)有技術(shù)公開的內(nèi)容比較，允許存有非實質(zhì)性的差別(即我們通常認(rèn)為的實質(zhì)相同)，其中“非實質(zhì)性的差別”可以進(jìn)一步解釋為“普通技術(shù)知識”或者“公知技術(shù)”。

而如前討論過的，非顯而易見性也涉及兩種情況，第一種是“需要對一篇文獻(xiàn)加以改進(jìn)”的情況，另一種是“將一篇文獻(xiàn)與另外一篇或多篇相結(jié)合”的情況，這兩種情況顯然都是針對創(chuàng)新性中的“創(chuàng)”字所進(jìn)行的評價。

(二)二者在創(chuàng)新性評價中優(yōu)劣的比較

毋庸置疑，“非顯而易見性”在判斷創(chuàng)新性的客觀性和標(biāo)準(zhǔn)一致性方面明顯優(yōu)于“新穎性”，而這也正是美國專利發(fā)展過程中由“新穎性”衍生出“非顯而易見性”的根本原因。但凡事有利有弊，相比于“新穎性”，“非顯而易見性”在判斷專利申請創(chuàng)新性時的不足也是十分明顯的，這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

第一，由于天生的“客觀性”，加之隨后發(fā)展中的層層加碼，使得“非顯而易見性”在操作過程中標(biāo)準(zhǔn)過于僵化和嚴(yán)格，在評價創(chuàng)新性時被束縛了手腳，削弱了專利局和法院阻止不當(dāng)申請授權(quán)和無效不當(dāng)專利的作用，但這些年的經(jīng)驗表明，此前的擔(dān)心并非多余，“非顯而易見性”在實際應(yīng)用中的問題暴露的越來越明顯，美國司法界也已充分意識到這一點(diǎn)，這也正是美國聯(lián)邦最高法院提審KSR案的主要原因。

第二，由于二者面對的法律程序不同，使得二者在審查和訴訟階段面臨的問題明顯不同。在審查階段的舉證方面，新穎性由于是審查員提出了專利申請是可以被一篇文獻(xiàn)完全預(yù)見到的，根據(jù)審查指南的規(guī)定，其無需對其所認(rèn)定的“可預(yù)見性”或者說“公知常識”進(jìn)行舉證，除非遭到申請人的質(zhì)疑并且審查員也認(rèn)為有必要進(jìn)行舉證，相反申請人則負(fù)有舉證責(zé)任以說明其申請與對比文件之間的差異。

第三，有一些特定情況的申請是“非顯而易見性”鞭長莫及而“新穎性”處理則游刃有余的。

四、結(jié)論

可見，“新穎性”自專利法創(chuàng)制始，就全部或部分承擔(dān)了創(chuàng)新性評價的職責(zé)，只是出于客觀性、規(guī)范性等需要，才在其基礎(chǔ)上衍生出“非顯而易見性”；并且，“新穎性”和“非顯而易見性”的脫離并非一蹴而就，而是經(jīng)歷了幾十年的漫長歷程，其間由新穎性和非顯而易見性共同承擔(dān)創(chuàng)新性評價的職責(zé)。