陶乾

關(guān)鍵詞

作品名稱

注冊商標

正當使用

近年來，與電影、圖書、網(wǎng)絡游戲、客戶端應用軟件等作品的名稱有關(guān)的商標權(quán)侵權(quán)糾紛不斷出現(xiàn)。如果與作品名稱相同或相似的文字被核準注冊為商標，當作品或作品的復制件以商品或服務的形式進入市場并落入已注冊商標核準使用類別的范圍時，商標侵權(quán)糾紛即可能會產(chǎn)生。本文全面總結(jié)和分析了我國法院審理此類糾紛的已生效判決，從而為此類糾紛的侵權(quán)判定提供解決思路。

一、考察使用相關(guān)文字作為作品名稱是否具有正當性

1. 考察對作品名稱中的文字的使用是否是對作品內(nèi)容、對象、作者、用途、效果、特點等特征的描述性使用。如果作品名稱旨在概括說明作品內(nèi)容表達的主題，具有客觀敘述作品特征的作用，則屬于對相關(guān)文字的正當使用。是否是描述性的文字，要以相關(guān)領(lǐng)域消費者對該文字所表達的含義的理解程度為評判標準。比如，在“世界經(jīng)理人”商標侵權(quán)糾紛中，雖然世界經(jīng)理人文摘公司在第16類雜志、印刷品、印刷出版物、書籍、期刊等商品上擁有第3226295號“世界經(jīng)理人”文字商標的注冊商標專用權(quán)，但世界經(jīng)理人資訊公司在其出版的《世界經(jīng)理人週刊》上使用“世界經(jīng)理人”，表明該雜志的服務對象、用途及特點，具有正當使用的理由1。再如，與托福、雅思等考試相關(guān)的輔導教材的書名中包含TOEFL字樣，并不會侵犯商標權(quán)人美國考試中心的商標專用權(quán)2；網(wǎng)絡游戲?qū)⒁褳殛兾髅耖g相關(guān)公眾普遍知悉和接受的特定撲克牌游戲名稱“三代”在其網(wǎng)站與其他撲克牌游戲并列作為游戲種類的名稱進行使用，也屬于正當使用3。

2. 要考慮使用相關(guān)文字作為作品名稱是否具有善意。對此，考量因素包括使用人的使用行為與商標專用權(quán)人的注冊行為發(fā)生時間的先后順序、作品已在消費者中形成的知名度、使用人的使用相關(guān)文字的歷史延續(xù)性以及相關(guān)文字的固有含義。比如，在江蘇省高級人民法院審理的“隨堂通”商標案中，2005年5月延邊教育出版社出版了《課時詳解隨堂通》系列教輔書，而盛煥華于2005年9月申請注冊“隨堂通”商標，而后于2009年6月被核準注冊，故延邊教育出版社在盛煥華申請注冊“隨堂通”商標前即已經(jīng)開始使用“隨堂通”文字，其在后續(xù)出版的涉案圖書上繼續(xù)將“隨堂通”作為圖書名稱的組成部分使用，是一種出于善意的、正當?shù)?、作為圖書名稱的組成部分的沿用行為4。

3. 對于外文作品的譯本，要考慮中文譯名與外文作品名稱的對應關(guān)系。這種對應，可以是語義上的對應，可以是語音上的對應；可以是精確的直譯對應，也可以是非精確的意譯對應。作品上對于相關(guān)文字的使用，是忠于原作品名稱的使用方式，屬于著作權(quán)意義上的作品使用，比如，“功夫熊貓”電影與“kunfu Panda”，“彼得兔”書名與“Peter Rabbit”。而且，對于譯作的名稱，還需考慮到相關(guān)行業(yè)的使用慣例，比如，在譯著書名中包含作者的中文譯名，用以將該作者所著作品與相同題材的其他作者的作品進行區(qū)分，這是圖書命名中的常用做法。

4. 對于已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的作品，如果相關(guān)人物及角色名稱、作者中外文姓名、作品名稱和譯名等原作品中的元素被注冊為商標，商標專用權(quán)人不應以商標權(quán)為由阻礙他人對作品進行正當?shù)氖褂?，否則勢必會不當?shù)叵拗谱髌返膫鞑?，架空著作?quán)保護期制度。比如，在“彼得兔”案中，費德里克·沃恩有限責任公司在第16類上注冊了第1062897號“比得兔”商標，文字來源于畢翠克絲·波特創(chuàng)作的作品中的代表性小動物形象“Peter Rabbit”的常用中文譯名“彼得兔”。法院認為，該商標直接標識了作品的內(nèi)容，而畢翠克絲·波特的作品已進入公有領(lǐng)域，因此，商標專用權(quán)人對這些商標享有的專用權(quán)將受到一定限制，即不得以其享有上述商標專用權(quán)為由阻礙他人對畢翠克絲·波特作品進行正當使用。如果他人對上述商標中的文字的使用是用于說明作品的內(nèi)容，而非作為商業(yè)標識使用時，則不構(gòu)成對注冊商標專用權(quán)的侵犯5。

二、作品名稱中的使用是否是《商標法》意義上的使用

1. 作品名稱對文字的使用是否屬于商標意義上的使用，要看其是否起到了標示商品或服務來源的作用，應以對相關(guān)文字的具體使用方式及客觀效果為判斷依據(jù)，不能簡單地一概而論。就圖書而言，需要考察作品名稱的顯示方式是否是能夠起標示來源作用的突出使用，同時需要兼顧圖書封面、封底、裝幀設(shè)計的行業(yè)慣例。在北京市第一中級人民法院審理的兩起“隨堂通”商標案中，因案情的不同，所導致的判決結(jié)果也截然不同。在第一起案件中，涉案圖書《課時詳解隨堂通歷史必修3》封面右上方印有四個橫向排列的黑色宋體字“課時詳解”，其下方印有同向排列但字型更大的“隨堂通”三個字，顏色為棕黃色。這種突出的使用方式客觀上已具有商標指示來源的意義，相關(guān)公眾會將其與商品來源相聯(lián)系，因而具有商品來源的識別意義，屬于商標意義上的使用6。在第二起案件中，對于涉案圖書《課時詳解化學必修1》， “課時詳解”字樣位于封面顯著位置并用醒目字體突出標示，其右側(cè)印有一個金黃色博士帽圖案，博士帽下方印有縱向排列的“課課清隨堂通”字樣，字體遠小于“課時詳解”，所以，“課課清隨堂通”字樣作為一個整體位于封面非顯著位置，字體相對小得多，這種使用方式不會使公眾以為“隨堂通”字樣系指示商品來源的標識即商標，因此對于一般消費者而言并未起到區(qū)分商品來源的作用，而是作為宣傳用語使用，體現(xiàn)該書可能達到的使用效果，故不屬于商標意義上的使用7。就客觀效果而言，在APP客戶端名稱被訴侵權(quán)一案中，醋溜公司經(jīng)營的APP手機客戶端名稱為“楚楚街”，重要的考量因素是，APP手機客戶端的頁面頂端顯著位置標注“楚楚街”標識或字樣，起到了標示商品或服務來源的作用，法院認為該使用行為系商標意義上的使用8。

2. 要區(qū)分《著作權(quán)法》意義上的相關(guān)公眾對作品相關(guān)權(quán)利歸屬的認知與《商標法》意義上的相關(guān)公眾對商品或者服務來源的認知。比如，在“功夫熊貓”商標侵權(quán)糾紛中，茂志公司主張權(quán)利的是其于2010年6月28日在第41類電影制作等服務上獲準注冊的第6353409號“功夫熊貓及圖”商標。涉案電影《功夫熊貓2》中使用“功夫熊貓”字樣是對其2008年制作的《功夫熊貓》電影的延續(xù)。因為該系列電影的廣泛宣傳，相關(guān)消費者知道該電影是由美國電影公司或者夢工場公司、派拉蒙公司等制作、發(fā)行，但這是《著作權(quán)法》意義上的對電影作品相關(guān)權(quán)利歸屬的認知和確定，并非是對商品或者服務來源的認知9。endprint

三、作品名稱中的對相關(guān)文字的使用是否有造成消費者混淆的可能性

1.要考察涉案商標在其注冊的商品或服務類別上的顯著性。對于顯著性較強的商標，商標專用權(quán)人有權(quán)禁止他人在相同或類似商品上的對相同文字進行商標意義上的使用并造成相關(guān)公眾混淆的行為。例如“智慧背囊”案，華僑出版社出版的圖書封面上半部中間位置突出顯示有較大字體的“智慧背囊”文字，并用鮮亮顏色與其他文字予以區(qū)別，封面中下部用較小的字體顯示有“寫給青少年的智慧書”字樣10。湖南少兒出版社出版的被訴侵權(quán)書籍封面的右上角顯著位置突出標注有“掌中寶”字樣，而被訴侵權(quán)圖書封面正中偏下位置標注了“基礎(chǔ)知識與高中歷史”等書籍名稱11。在這兩個案子中，對于具有較強顯著性的“智慧背囊”和“掌中寶”文字標識的使用方式，容易造成消費者對商品來源的混淆誤認。對于顯著性較弱的注冊商標，權(quán)利人不得禁止或者限制他人對相關(guān)文字固有含義的正常使用。比如，在“古劍奇譚”與“古劍奇?zhèn)b”商標侵權(quán)案中，網(wǎng)元圣唐公司享有在第41類、42類商品類別上核準注冊的“古劍”商標許可使用權(quán)。但是，“古劍”作為古代傳統(tǒng)兵器，屬于古俠類文學作品或者游戲中的常用元素，其顯著性并不明顯。被訴侵權(quán)游戲作為古俠類游戲，在名稱和游戲內(nèi)容中采用“古劍”這一元素較為多見，注冊商標“古劍”保護的范圍應以其核定的范圍為限，不得禁止或者限制他人對“古劍”二字的正常使用12。再如，在“小小孩”商標糾紛案中，“小小孩”是由“小”和“小孩”組成，“小小孩”的本來含義一般是指較小的兒童，其具有一定的指代幼兒的作用，“小小孩”所具有的本來含義在一定程度上弱化了涉案商標的顯著性。因此，不能將“小小孩”這一帶有本身含義的詞匯完全由權(quán)利人專享，從而排除公眾的合理使用，否則必將擴大了商標專用權(quán)的范圍，并不合理地限制社會公眾對文字固有含義的使用13。

2. 對于顯著性不強的商標，還應考慮涉案商標是否已在相關(guān)公眾的意識中建立起該詞匯與商品來源之間的對應聯(lián)系，從而使得相關(guān)公眾看到被控侵權(quán)人的商品名稱時容易產(chǎn)生對商品來源的誤認。如果商品的知名度使得相關(guān)公眾將該商標與商品來源產(chǎn)生對應關(guān)系，那么，商標專用權(quán)應獲得保護。比如，上海文藝出版社的“故事會”商標于1989年核準注冊在第16類“書報雜志”上。通過多年持續(xù)使用，《故事會》雜志及“故事會”商標獲得了諸多榮譽，已在公眾中樹立了良好的形象，在“書報雜志”類商品范圍內(nèi)享有很高的知名度和顯著性，因此，大眾文藝出版社在其出版、發(fā)行的《精品故事會》雜志上突出使用“故事會”三字的行為構(gòu)成對“故事會”商標專用權(quán)的侵犯14。再如，海豚出版社享有第16類“無敵”注冊商標的許可使用權(quán)，其出版的初高中英語、數(shù)學等教輔圖書，通過大量宣傳，具有一定的知名度。陜西人民出版社出版同類型的教輔圖書的封面上方橫向排列“無敵教練”，書脊上也標有相同字體的“無敵教練”，容易使相關(guān)消費者對來自不同出版者的同類圖書產(chǎn)生混淆、誤認15。

3.在比較作品名稱與涉案商標的近似性時，應以相關(guān)公眾的注意力為標準，考察作品名稱的實際使用狀態(tài)與注冊商標給人的視覺感受的差異。這需要比較字體、字體顏色、藝術(shù)化處理、排列方式、整體色調(diào)、文字與圖形的組合等元素是否有明顯差異。比如，將游戲名稱“古劍奇?zhèn)b”與注冊商標“古劍奇譚”進行比對，雖然二者在“古、劍、奇”三字文字、讀音、含義相同，但兩者的藝術(shù)字體、文字排列、字體顏色和底色搭配上均不相同；“譚”和“俠”在文字、讀音、含義等方面更存在差異，故從整體上看，二者在文字、讀音、字體、含義、顏色以及組合和整體編排布局等方面均有明顯區(qū)別，不構(gòu)成相近似16。

4.考察原被告雙方的已商業(yè)化的作品內(nèi)容、對象、特征、功能等方面的實際差異。比如，騰訊公司享有“逆戰(zhàn)”的注冊商標專用權(quán)和 “穿越火線”注冊商標的中國境內(nèi)獨占性使用權(quán)。騰訊運營的《逆戰(zhàn)》、《穿越火線》游戲與泰金聯(lián)公司開發(fā)的《全民逆戰(zhàn)—穿越生死線》游戲相比，在游戲運行平臺上，二者分別運行受眾有一定區(qū)分的PC端與手機端；在游戲類型上，分別為第一人稱射擊類游戲與具有塔防特點的射擊游戲；在游戲風格上，分別為寫實風格與卡通風格。因存在上述不同，游戲消費者比較容易將《逆戰(zhàn)》、《穿越火線》游戲與《全民逆戰(zhàn)—穿越生死線》游戲區(qū)分開，不會僅因游戲名稱當中使用了部分相同或類似的文字而將類型、風格完全不同的游戲混淆17。

5. 分析混淆的可能性時，應結(jié)合相關(guān)公眾對同類商品來源的主要區(qū)分方式、相關(guān)公眾的主觀辨別和區(qū)分能力，并考慮已客觀形成的市場格局。對于商業(yè)化后的作品或作品復制件，相關(guān)公眾區(qū)分商品來源的關(guān)注點有所不同。比如，在圖書市場中，一般來說，消費者購買書籍時的消費習慣更多地在于關(guān)注書籍的作者或譯者以及相應的出版機構(gòu)。尤其是對于同一基礎(chǔ)知識題材的作品或者同一原著的翻譯，可能有多個不同作者或譯者的作品由不同的出版社出版，應尊重已客觀形成的出版市場格局。對于游戲軟件，游戲用戶主要通過游戲名稱、游戲圖標、游戲參數(shù)及游戲介紹來區(qū)分不同游戲。比如，在另一起“穿越火線”商標案中，小奧公司的游戲使用“穿越火線2”名稱，且該游戲與騰訊公司運營的“穿越火線”均屬于射擊類網(wǎng)絡游戲，在“穿越火線”已經(jīng)推出較長時間且獲得較高市場認知度的情況下，容易造成服務對象誤認為“穿越火線2”是騰訊公司“穿越火線”的更新版，足以導致用戶在游戲下載過程中對游戲來源的混淆和誤認18。

綜上，在此類案件中，需要考察使用相關(guān)文字作為作品名稱是否具有正當性以及作品名稱中的使用是否是《商標法》意義上的使用，這兩點通常應結(jié)合起來予以考察。此類案件最核心的判斷要點是，作品名稱中的對相關(guān)文字的使用是否有造成消費者混淆的可能性。endprint