米開拉·莫迪亞羅

歐洲專利局最近發(fā)布了新版《審查指南》，該指南將于今年11月1日正式生效。新指南特別涵蓋了形式審查、檢索、實質(zhì)審查程序、可專利性、訂正和修改等方面的內(nèi)容。

新指南關(guān)于修訂的部分涉及了《歐洲專利公約》（EPC）關(guān)于禁止對一個歐洲專利或歐洲專利申請做使該專利/專利申請的內(nèi)容超出原申請內(nèi)容的修改的規(guī)定。

新版指南更新并修改了這一部分關(guān)于修改能否被EPC所接受的案例。

值得注意的是，這部分內(nèi)容還增加了關(guān)于刪除權(quán)利要求中的技術(shù)特征的規(guī)定。新指南指出，當(dāng)權(quán)利要求的一個或多個技術(shù)特征被刪除，如修改后的權(quán)利要求僅限于原申請保護的發(fā)明的一部分，則修改后權(quán)利要求的內(nèi)容必須可根據(jù)原始發(fā)明申請本身直接且無歧義地推論出來。換句話說，根據(jù)新指南，限定的發(fā)明必須能夠解決技術(shù)問題并且在被刪除的技術(shù)特征缺失的情況下能夠?qū)嵤?，且這一點在原申請中必須清楚說明。

新指南還有一個值得關(guān)注的修改是關(guān)于將附加技術(shù)特征納入權(quán)利要求的規(guī)定。該部分指出，在權(quán)利要求中增加技術(shù)特征是允許的，只要修改后技術(shù)特征的組合（而不是單獨每一個技術(shù)特征）明確且無歧義地在原申請中公開。根據(jù)新指南，原申請中的這種公開可以是明確的或者隱含的，但必須呈現(xiàn)于原申請中。不過，如果修改后的技術(shù)特征的組合相對于原申請時是新的內(nèi)容——比如，在某種虛擬情形下，含有該技術(shù)特征組合的權(quán)利要求被包含在在后專利申請中，而正在審查中的專利申請成為現(xiàn)有技術(shù)的一部分——那么，根據(jù)最新指南，與技術(shù)特征組合相關(guān)的修改后權(quán)利要求不應(yīng)被認定為滿足了“一項歐洲專利申請的修改不導(dǎo)致其內(nèi)容超出原申請的內(nèi)容”這一要求。

新指南中關(guān)于對權(quán)利要求增加技術(shù)特征的部分進一步解釋稱，當(dāng)修改后技術(shù)特征的組合可被視為與原申請說明書不一致時，其通常不足以成為根據(jù)《歐洲專利公約》應(yīng)被允許的相應(yīng)修改。同理，如果修改后技術(shù)特征的組合相對于原專利申請的內(nèi)容可被視為合理推斷或者顯而易見時，該修改亦不足以成為根據(jù)《歐洲專利公約》應(yīng)被允許的修改。新指南強調(diào)，這是因為與應(yīng)被允許的技術(shù)特征組合相關(guān)的修改后權(quán)利要求必須滿足的標(biāo)準(zhǔn)是該技術(shù)特征組合應(yīng)在原專利申請中明確且無歧義地公開。因此，根據(jù)新指南，一致性、合理性或顯而易見性均不能滿足該特殊標(biāo)準(zhǔn)。

該指南是歐洲專利局發(fā)布的一份無強制拘束力的法律文件。但是，它無疑提供了一個重要的工具，能夠幫助大家理解歐洲專利局關(guān)于修改的處理方法，因此為歐洲專利申請引入的每一個修訂提供了最佳的可能論辯。當(dāng)新指南發(fā)布時，所有使用這一體系的代理專家們都會仔細審閱修訂部分，形成新的實踐，以此為他們的客戶取得最佳方案。endprint