摘要：課題組以北京知識產(chǎn)權(quán)法院速審團(tuán)隊(duì)2016年3月份以來審結(jié)的商標(biāo)駁回復(fù)審案件為基礎(chǔ)，結(jié)合其他國家對制止惡意注冊行為的制度性安排、典型案例以及我國參加國際條約所應(yīng)履行的條約義務(wù)，采取實(shí)證分析、比較分析的調(diào)研方法，對上述情形的相關(guān)法律問題進(jìn)行梳理和研究，進(jìn)而提出有利于推動(dòng)實(shí)質(zhì)性解決糾紛的行政訴訟程序措施，為進(jìn)一步規(guī)范商標(biāo)申請注冊秩序，遏制惡意注冊行為，提升司法裁判的公信力，發(fā)揮進(jìn)一步指引作用。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)申請，惡意注冊，商標(biāo)駁回復(fù)審

一、選題的意義

申請?jiān)谙仍瓌t是商標(biāo)注冊制度所遵循的一項(xiàng)基本原則，這一原則的優(yōu)勢在于，商標(biāo)注冊申請審查機(jī)關(guān)可以較為便捷地確定申請主體并進(jìn)行相應(yīng)審查。但這一制度由于不涉及對申請注冊商標(biāo)的“實(shí)際使用”或“意向使用”這一申請基礎(chǔ)事實(shí)的審查，因此也就產(chǎn)生了相應(yīng)社會和法律問題，其中最為突出的就是商標(biāo)惡意注冊行為。

修正后的《中華人民共和國商標(biāo)法》（簡稱商標(biāo)法）在第十三條、第十五條、第三十二條等條款中對制止惡意注冊明確了相應(yīng)的法律規(guī)范，并在第七條1中增加了原則性的規(guī)定。上述條款的比照、結(jié)合適用，在商標(biāo)不予注冊復(fù)審案件、宣告注冊商標(biāo)無效案件中，對制止惡意注冊行為發(fā)揮了積極作用。但商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛案件（簡稱商標(biāo)駁回復(fù)審案件）中，商標(biāo)惡意注冊的表現(xiàn)形式與上述類型案件存在較大差異，集中體現(xiàn)為：存在惡意注冊情形的是引證商標(biāo)而非訴爭商標(biāo)。盡管訴爭商標(biāo)申請人往往會提出引證商標(biāo)存在惡意注冊的主張，但基于申請?jiān)谙仍瓌t，人民法院仍將引證商標(biāo)作為訴爭商標(biāo)申請注冊的在先權(quán)利障礙事實(shí)加以認(rèn)定，并依據(jù)商標(biāo)法第三十條、三十一條有關(guān)法律規(guī)定駁回訴爭商標(biāo)申請人的訴訟請求，而對于引證商標(biāo)注冊行為是否屬于惡意注冊訴爭商標(biāo)申請人已經(jīng)享有的合法在先權(quán)益不作實(shí)體審理。

課題組認(rèn)為，商標(biāo)注冊制度的宗旨在于善意注冊并積極在商品流通領(lǐng)域中使用商標(biāo)標(biāo)志。針對商標(biāo)駁回復(fù)審案件中引證商標(biāo)存在惡意注冊影響訴爭商標(biāo)申請注冊的情形，為促進(jìn)爭議的實(shí)質(zhì)性解決，課題組以北京知識產(chǎn)權(quán)法院速審團(tuán)隊(duì)2016年3月份以來審結(jié)的商標(biāo)駁回復(fù)審案件為基礎(chǔ)，結(jié)合其他國家對制止惡意注冊行為的制度性安排、典型案例以及我國參加國際條約所應(yīng)履行的條約義務(wù)，采取實(shí)證分析、比較分析的調(diào)研方法，對上述情形的相關(guān)法律問題進(jìn)行梳理和研究，進(jìn)而提出有利于推動(dòng)實(shí)質(zhì)性解決糾紛的行政訴訟程序措施，為進(jìn)一步規(guī)范商標(biāo)申請注冊秩序，遏制惡意注冊行為，提升司法裁判的公信力，發(fā)揮進(jìn)一步指引作用。

二、商標(biāo)惡意注冊的現(xiàn)狀及危害性后果

自2016年3月至12月，我院速審團(tuán)隊(duì)審結(jié)商標(biāo)申請駁回復(fù)審案件共計(jì)1578件。其中涉及商標(biāo)法第三十條和第三十一條的約970件，訴爭商標(biāo)申請人主張引證商標(biāo)存在惡意注冊情形的案件共67件，均集中于此類案件中，占6.9%。

課題組發(fā)現(xiàn)，主張商標(biāo)惡意注冊的民事主體大都對該商標(biāo)標(biāo)志進(jìn)行了前期的商業(yè)使用并獲取了一定商業(yè)利益，或基于該商標(biāo)標(biāo)志享有其他在先合法民事權(quán)益。惡意注冊行為會造成損害其上述民事權(quán)益的法律后果。同時(shí)，訴爭商標(biāo)申請人亦會采取針對性的維權(quán)措施，維護(hù)其合法權(quán)益。課題組選取了訴爭商標(biāo)申請人所屬國籍或國際組織、引證商標(biāo)惡意注冊具體情形、訴爭商標(biāo)申請人目前所采取的程序性和實(shí)體維權(quán)措施等視角，對商標(biāo)惡意注冊的現(xiàn)狀、特點(diǎn)、危害后果作一梳理，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析商標(biāo)駁回復(fù)審案件中惡意注冊行為難以得到有效遏制的原因，為制定相應(yīng)的程序性解決措施指明方向。

（一）訴爭商標(biāo)申請人所屬國籍或國際組織情況

在上述67件案件中，涉及歐盟成員國的22件2美國16件，中國大陸13件，中國香港5件，中國臺灣4件，日本2件，韓國、泰國、加拿大、新西蘭、阿聯(lián)酋各1件。其中，訴爭商標(biāo)申請人主體具有涉外因素的案件有54件，占80.6%。

上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)體現(xiàn)出，針對我國法域外具有較高知名度商標(biāo)實(shí)施的惡意注冊行為所占比例較高，占80.5%。雖然針對國內(nèi)商標(biāo)實(shí)施的惡意注冊行為所占比例相對較低，但絕對數(shù)量相比已經(jīng)僅次于美國和歐盟。

（二）引證商標(biāo)存在惡意注冊的具體情形

在上述67件案件中，訴爭商標(biāo)標(biāo)志具有較強(qiáng)固有顯著性且與引證商標(biāo)高度近似的有64件。其中有53件案件的訴爭商標(biāo)申請人就引證商標(biāo)惡意注冊行為所損害其特定的在先民事權(quán)益加以了明確。課題組認(rèn)為，從該視角分析可以總結(jié)概括出惡意注冊行為所損害的合法在先民事權(quán)益的種類，并對其中最具典型性的行為加以規(guī)制。具體情況為：

1、有3件案件體現(xiàn)為，引證商標(biāo)注冊系在同一種或者類似商品上對訴爭商標(biāo)（未在中國注冊的馳名商標(biāo)）復(fù)制、摹仿或者翻譯的情形，即商標(biāo)法第十三條第二款所調(diào)整的情形；

2、有1件案件體現(xiàn)為，引證商標(biāo)權(quán)利人與訴爭商標(biāo)申請人存在商業(yè)代理、代表關(guān)系，未經(jīng)授權(quán)，擅自將訴爭商標(biāo)申請人使用的商標(biāo)以自己的名義進(jìn)行注冊，即商標(biāo)法第十五條所調(diào)整的情形；

3、有49件案件體現(xiàn)為，引證商標(biāo)系對訴爭商標(biāo)申請人享有在先民事權(quán)益的客體進(jìn)行商標(biāo)注冊，或?qū)ζ湓谙仁褂貌⒂幸欢ㄓ绊懙纳虡?biāo)進(jìn)行注冊的情形，即商標(biāo)法第三十二條所調(diào)整的情形3；

4、在53件案件中，還有17件案件同時(shí)涉及大量搶注他人權(quán)利標(biāo)志或?qū)⒐操Y源進(jìn)行商標(biāo)注冊的情形，即商標(biāo)法第四十四條第一款所調(diào)整的情形。

具體見下表：

表一：

表二：

基于上述統(tǒng)計(jì)可以較為清晰的體現(xiàn)出幾個(gè)特點(diǎn)：

1、訴爭商標(biāo)標(biāo)志具有較強(qiáng)固有顯著性且與引證商標(biāo)高度近似。課題組認(rèn)為，惡意注冊行為主要特征之一即商標(biāo)標(biāo)志之間存在高度近似，刻意復(fù)制、摹仿的特點(diǎn)十分突出，極易造成相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)；

2、引證商標(biāo)權(quán)利人對所申請注冊的商標(biāo)標(biāo)志并未早于訴爭商標(biāo)申請人使用或基于該標(biāo)志內(nèi)容擁有其它合法在先民事權(quán)益。其注冊行為擾亂商標(biāo)注冊秩序并攫取或不當(dāng)利用了訴爭商標(biāo)申請人的市場聲譽(yù)，違反了誠實(shí)信用原則；endprint

3、惡意注冊行為所侵害的合法在先民事權(quán)益包括：未注冊馳名商標(biāo)權(quán)益、在先使用有一定影響的未注冊商標(biāo)權(quán)益、在先著作權(quán)、商號權(quán)、姓名權(quán)等；

4、涉及商標(biāo)法第四十四條第一款的主要體現(xiàn)為大量惡意注冊情形以及對社會公共資源的侵占。課題組認(rèn)為，在商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，該情形往往作為引證商標(biāo)注冊行為具有主觀惡意的輔助性事實(shí)加以體現(xiàn)；

在上述總結(jié)基礎(chǔ)上課題組認(rèn)為，在先使用有一定影響的未注冊商標(biāo)被惡意注冊的情形最為突出，雖然對未注冊馳名商標(biāo)惡意注冊的情形相對較少，但由于商標(biāo)知名度較高，社會影響較大，且涉及與在先使用有一定影響商標(biāo)之間就知名度事實(shí)的認(rèn)定以及法律適用的協(xié)調(diào)問題，因此將上述兩種情形一并作為主要研究的典型案件類型。

（三）訴爭商標(biāo)申請人所采取的程序性和實(shí)體維權(quán)措施

訴爭商標(biāo)申請人針對引證商標(biāo)的惡意注冊行為，往往采取兩方面措施：一方面針對引證商標(biāo)提出異議申請、撤銷注冊申請或宣告商標(biāo)無效申請等實(shí)體維權(quán)措施 ；另一方面，在訴爭商標(biāo)的商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，基于前述實(shí)體維權(quán)措施進(jìn)而請求法院中止案件審理，或主張引證商標(biāo)注冊違反誠實(shí)信用原則，不應(yīng)成為訴爭商標(biāo)注冊的合法在先權(quán)利障礙。

1、在前述67件案件中，訴爭商標(biāo)申請人明確對引證商標(biāo)采取實(shí)體維權(quán)措施的有42件，未采取維權(quán)措施的有15件，還有10件未予以明確。

2、在前述67件案件中，訴爭商標(biāo)申請人明確提出案件應(yīng)當(dāng)中止審理的34件，未提出的33件；

3、在前述67件案件中，訴爭商標(biāo)申請人明確提出引證商標(biāo)不應(yīng)成為訴爭商標(biāo)申請注冊在先權(quán)利障礙的25件，未提出的42件。

具體見下表：

訴爭商標(biāo)申請人通常采取的具體措施包括：

1、針對引證商標(biāo)惡意注冊行為，依據(jù)商標(biāo)法第四十九條第二款提出撤銷注冊申請的有4件；

2、針對引證商標(biāo)惡意注冊行為違反商標(biāo)法第十三條第二款、第十五條、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定，依據(jù)商標(biāo)法第三十三條提出異議申請的有2件；

3、針對引證商標(biāo)惡意注冊行為違反商標(biāo)法第十三條第二款、第十五條、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定，依據(jù)商標(biāo)法第四十五條提出宣告該注冊商標(biāo)無效申請以及針對同時(shí)存在其他大量惡意注冊商標(biāo)情形，依據(jù)商標(biāo)法第四十四條第一款提出宣告該注冊商標(biāo)無效申請的36件。

具體見下表：

基于上述統(tǒng)計(jì)，課題組對商標(biāo)駁回復(fù)審案件中惡意注冊行為難以得到有效遏制的原因有了更為深刻的認(rèn)識：

1、引證商標(biāo)的惡意注冊行為系利用商標(biāo)申請注冊制度中的申請?jiān)谙仍瓌t，而作為實(shí)際使用在先的訴爭商標(biāo)申請人的已有商標(biāo)正常商業(yè)使用以及后續(xù)商標(biāo)申請注冊，均會受到惡意注冊的干擾和影響。申請?jiān)谙仍瓌t與使用在先原則的辯證認(rèn)知和協(xié)調(diào)適用是遏制商標(biāo)惡意注冊的首要問題；

2、商標(biāo)申請注冊的形式審查和實(shí)質(zhì)審查，是商標(biāo)局及商標(biāo)評審委員會依職權(quán)進(jìn)行的行政確認(rèn)或行政許可行為4。審查過程中審查員依職權(quán)選擇適當(dāng)?shù)囊C商標(biāo)加以對比并作出判斷，該過程不會聽取訴爭商標(biāo)申請人的意見陳述。訴爭商標(biāo)申請人只有在收到商標(biāo)注冊申請的駁回決定后，才能得知引證商標(biāo)的相關(guān)信息。引證商標(biāo)是否存在惡意注冊的情形只有待商標(biāo)駁回復(fù)審程序中訴爭商標(biāo)申請人主動(dòng)提出才能加以呈現(xiàn)；

3、基于現(xiàn)有認(rèn)識和解決途徑，訴爭商標(biāo)申請人只能另行通過對引證商標(biāo)采取提起宣告商標(biāo)無效等措施維護(hù)自身權(quán)益。而在訴爭商標(biāo)自身的商標(biāo)駁回復(fù)審行政審查中，商標(biāo)評審委員會不會將引證商標(biāo)惡意注冊納入評審范圍；

4、后續(xù)行政訴訟程序中，訴爭商標(biāo)申請人雖然一方面以對訴爭商標(biāo)提起宣告商標(biāo)無效為由申請案件中止審理，另一方面主張引證商標(biāo)系惡意注冊，不應(yīng)成為訴爭商標(biāo)注冊的在先權(quán)利障礙，但實(shí)際結(jié)果卻差強(qiáng)人意。在上述34件案件中針對訴爭商標(biāo)申請人提出的中止審理申請均未予以準(zhǔn)許。主要原因在于，該情形并未納入商標(biāo)評審審查范圍，基于行政訴訟對行政行為合法性審查的特點(diǎn)，訴訟程序亦不將該情形納入案件審理范圍。此外由于針對引證商標(biāo)啟動(dòng)的其他評審程序?qū)彶橹芷陂L、審查結(jié)論不確定性等因素，在訴訟中往往將引證商標(biāo)仍視為合法有效的先權(quán)利障礙，進(jìn)而駁回訴爭商標(biāo)申請人的訴訟請求；

5、目前的司法實(shí)踐中，法官已經(jīng)開始注意到部分引證商標(biāo)存在惡意注冊較大可能性的因素，且在訴爭商標(biāo)申請人已經(jīng)向商標(biāo)評審委員會就引證商標(biāo)惡意注冊提出了撤銷注冊或宣告無效請求后，會視情況將案件中止審理。但中止審理掌握的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。主要表現(xiàn)為：部分案件在引證商標(biāo)撤銷注冊、宣告無效行政裁決作出后，且已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序時(shí)考慮中止案件審理；部分案件在尚未作出行政裁決時(shí)即中止案件審理。其原因在于，前者主要從關(guān)聯(lián)案件針對引證商標(biāo)惡意注冊事實(shí)已經(jīng)進(jìn)入司法審查階段，無需就此事實(shí)重復(fù)審理角度予以認(rèn)定，后者主要從行政裁決審查周期較長，司法主導(dǎo)性可以體現(xiàn)在引證商標(biāo)惡意注冊事實(shí)的及時(shí)預(yù)判與確認(rèn)予以認(rèn)定。

三、惡意注冊的內(nèi)涵、構(gòu)成要件以及典型形態(tài)

在前述統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上，課題組對商標(biāo)惡意注冊的內(nèi)涵、在商標(biāo)駁回復(fù)審案件中體現(xiàn)的構(gòu)成要件以及典型形態(tài)有了更為清晰的認(rèn)知。

（一）內(nèi)涵

商標(biāo)惡意注冊系違背誠實(shí)信用原則，以攫取或不正當(dāng)利用他人市場聲譽(yù)，損害他人在先合法民事權(quán)益，或者以侵占公共資源為目的的商標(biāo)注冊行為。5

（二）商標(biāo)駁回復(fù)審案件中對惡意注冊認(rèn)定的構(gòu)成要件

1、訴爭商標(biāo)在引證商標(biāo)申請注冊日之前作為商標(biāo)持續(xù)使用并具有相應(yīng)的知名度，或訴爭商標(biāo)申請人就該標(biāo)志享有其他合法在先民事權(quán)益；

2、訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)標(biāo)志相同或近似；

3、訴爭商標(biāo)指定使用商品、服務(wù)與引證商標(biāo)核定使用商品、服務(wù)具有密切關(guān)聯(lián)性；

4、引證商標(biāo)注冊行為屬于違反誠實(shí)信用原則的情形，包括但不限于：商標(biāo)法第十三條第二款、第十五條、第三十二條、第四十四條第一款所調(diào)整的情形；其他違反誠實(shí)信用原則的情形；endprint

5、引證商標(biāo)的申請注冊行為無歷史原因的正當(dāng)性；

6、在惡意注冊行為構(gòu)成的前提下，惡意情形加重的考慮因素，包括但不限于：引證商標(biāo)權(quán)利人針對訴爭商標(biāo)申請注冊人，基于引證商標(biāo)專用權(quán)行使請求權(quán)；訴爭商標(biāo)權(quán)利人就該商標(biāo)向特定或不特定民事主體實(shí)施兜售或其他圖謀獲取不當(dāng)利益的行為等。

（三）商標(biāo)駁回復(fù)審案件中惡意注冊行為侵害特定民事權(quán)益的典型類型及法律適用

1、典型類型：

（1）搶注他人在先使用并有一定影響的未注冊商標(biāo)；

（2）搶注他人在我國法域范圍內(nèi)未注冊的馳名商標(biāo)。

2、法律適用分析：

（1）區(qū)分未注冊馳名商標(biāo)與在先使用并有一定影響的未注冊商標(biāo)的事實(shí)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，其中：

①未注冊馳名商標(biāo)，在其實(shí)際使用商品領(lǐng)域的馳名事實(shí)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要嚴(yán)格一些，因?yàn)橄嚓P(guān)事實(shí)區(qū)別于工商行政機(jī)關(guān)就馳名事實(shí)進(jìn)行審查并認(rèn)定，而是直接由司法審查在個(gè)案中加以認(rèn)定；

②對在先使用并有一定影響商標(biāo)的事實(shí)認(rèn)定下線標(biāo)準(zhǔn)可以因惡意注冊情形而適當(dāng)放寬。

（2）在馳名事實(shí)認(rèn)定中，相對已注冊馳名商標(biāo)而言應(yīng)當(dāng)對馳名事實(shí)的證據(jù)采取更為嚴(yán)格的審查。

（3）加強(qiáng)全球化因素的考量：

外國企業(yè)擁有注冊在我國法域外的馳名商標(biāo)，該企業(yè)在與我國經(jīng)營性主體存在商業(yè)接觸、商業(yè)廣告投放、公益活動(dòng)以及賽事贊助等活動(dòng)中在我國法域范圍內(nèi)使用該商標(biāo)，適度考慮域外使用證據(jù)在馳名商標(biāo)事實(shí)認(rèn)定中的作用。

（4）對惡意注冊商標(biāo)標(biāo)志近似性以及商品或服務(wù)類似的判斷標(biāo)準(zhǔn)方面，可以比商標(biāo)法第三十二條后半段掌握的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)更具有彈性一些。形成商標(biāo)法在第十三條二款和三十二條后半段適用上的相對平衡。

（5）強(qiáng)調(diào)容易導(dǎo)致混淆的“可能性”。其中：

可以參考美國商標(biāo)法“l(fā)ikehood of confusion”標(biāo)準(zhǔn)，較多、相當(dāng)可觀的相關(guān)公眾可能產(chǎn)生混淆，即較大蓋然性；

即便惡意搶注商標(biāo)經(jīng)過大量商業(yè)使用，在部分地域的相關(guān)公眾中已經(jīng)形成了能夠區(qū)分與馳名商標(biāo)提供商品、服務(wù)來源的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)，但仍應(yīng)當(dāng)從法域范圍以及全球化視角對混淆可能性加以判斷。

四、域外制度性規(guī)范和判例的經(jīng)驗(yàn)借鑒

違反誠實(shí)信用原則獲取不當(dāng)商業(yè)利益的行為是現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)生活中一種不正常現(xiàn)象。商標(biāo)惡意注冊行為本身也具有這一特點(diǎn)，這也是市場交易秩序完善過程中的必然現(xiàn)象。發(fā)達(dá)國家在市場經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展并逐漸成熟的過程中，亦面臨同樣的問題。特別是經(jīng)貿(mào)活動(dòng)全球化的大趨勢下，以英美為代表的衡平法系與法德為代表的大陸法系針對商標(biāo)惡意注冊行為的規(guī)制措施也在不斷地相互借鑒和完善，特別是在成文法和判例方面均予以了高度重視。我國在對外開放的過程中借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)是發(fā)展的必由之路，特別是成為世貿(mào)組織成員后，遵守國際條約的相關(guān)規(guī)定也是成員國所應(yīng)遵守的基本義務(wù)。課題組在前述統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上，選取兩大法系中代表性國家以及重要區(qū)域性國際組織、國際條約的立法和判例予以列舉、分析，為我國規(guī)制商標(biāo)惡意注冊行為提供借鑒。

（一）域外制度性規(guī)范和判例介紹

1、《巴黎公約》及《TRIPS協(xié)定》的相關(guān)規(guī)定：6

《巴黎公約》的第六條之五就原屬國已經(jīng)注冊的商標(biāo)在其他成員國給與“原樣保護(hù)”時(shí)，從反面列舉了四種可以駁回及無效的情況，其中包括：在要求保護(hù)的國家，商標(biāo)具有侵犯第三人的既得權(quán)利的性質(zhì)；商標(biāo)違反道德或公共秩序，尤其是具有欺騙公眾的性質(zhì)。第六條之七明確規(guī)定，代理人未經(jīng)商標(biāo)所有人同意而以自己名義注冊商標(biāo)是違反誠實(shí)信用的惡意注冊行為。

《TRIPS協(xié)定》強(qiáng)調(diào)商標(biāo)不得損害他人在先權(quán)利。

2、歐盟商標(biāo)制度7

《歐盟商標(biāo)條例》、《歐盟商標(biāo)指令》、《歐盟商標(biāo)審查指南》是歐盟成員國區(qū)域內(nèi)商標(biāo)注冊和保護(hù)的主要法律與政策性文件。其中《歐盟商標(biāo)條例》規(guī)定，申請人在提交商標(biāo)注冊申請時(shí)具有主觀惡意的，可以作為申請?jiān)撋虡?biāo)無效的絕對理由。《歐盟商標(biāo)指令》規(guī)定，申請人惡意申請注冊的商標(biāo)，可能與申請時(shí)已經(jīng)持續(xù)在外國使用的商標(biāo)相混淆的，可以駁回注冊或宣告無效。《歐盟商標(biāo)審查指南》規(guī)定，判決惡意的時(shí)間點(diǎn)是該商標(biāo)申請注冊時(shí)。申請人是否有“搭便車”意圖、是否以阻止第三人進(jìn)入市場為目的、是否試圖人為延長商標(biāo)不使用期限、商標(biāo)顯著性、基礎(chǔ)注冊商標(biāo)是否由于惡意注冊已被無效、是否向他人所要經(jīng)濟(jì)賠償?shù)纫蛩鼐鶎儆谌舜罂赡艽嬖趷阂獾南嚓P(guān)事實(shí)。

3、美國商標(biāo)制度（蘭哈姆法案及其它法律規(guī)范）：8

（1）商標(biāo)注冊以“善意使用”或“善意使用意圖”為前提和基礎(chǔ)

申請人在提交商標(biāo)注冊申請時(shí)，可以選擇三種基礎(chǔ)，包括實(shí)際使用、意圖使用、外國注冊。上述基礎(chǔ)均需要在申請注冊前在美國有實(shí)際使用或意圖使用。申請人簽訂意圖使用聲明后，如發(fā)現(xiàn)與事實(shí)不符的情況，則構(gòu)成偽證罪，面臨商標(biāo)被無效以及罰款、限制人身自由的風(fēng)險(xiǎn)。9

（2）將惡意注冊作為判斷混淆可能性和淡化的考慮因素10

（3）不道德或欺騙性的商標(biāo)不予注冊

在美國《商標(biāo)法案》第2（a）條中規(guī)定，商標(biāo)包含不道德、欺騙性或誹謗性的信息予以駁回。第14（3）條和第33條（a）（1）規(guī)定，欺詐取得注冊的商標(biāo)可以作為撤銷注冊和抗辯的事由。11

4、英國商標(biāo)制度：12

（1）商標(biāo)注冊申請也以“善意使用”或“善意使用意圖”為前提和基礎(chǔ)。

（2）“惡意”作為商標(biāo)注冊駁回的絕對理由

英國《商標(biāo)法》第三條規(guī)定，出于惡意提出申請的，或商標(biāo)申請達(dá)到惡意程度的商標(biāo)不得注冊。13

5、法國商標(biāo)制度：

法國商標(biāo)法L.712-6條規(guī)定：“如果注冊人對第三人的權(quán)利構(gòu)成欺騙，或者違反了法定或約定的義務(wù)，認(rèn)為對該商標(biāo)享有權(quán)利者可依合法程序追還所有權(quán)?！?4該項(xiàng)制度是將惡意注冊商標(biāo)借鑒專利法類似規(guī)定，直接將商標(biāo)返還原主，避免撤銷后在進(jìn)行注冊的程序安排。15endprint

6、日本商標(biāo)制度：16

（1）商標(biāo)注冊申請也以“善意使用”或“善意使用意圖”為前提和基礎(chǔ)。

（2）商標(biāo)注冊駁回的理由涵蓋惡意情形

日本《商標(biāo)法》第四條（一）19項(xiàng)規(guī)定：“與標(biāo)示他人業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)且在日本國內(nèi)或外國消費(fèi)者間已廣泛認(rèn)知的商標(biāo)相同或相近，并以不正當(dāng)?shù)哪康模ㄖ敢詾楂@取不正當(dāng)利益為目的、給他人造成損害為目的等不正當(dāng)目的）使用商標(biāo)的”。17

（二）相應(yīng)啟示

通過上述列舉可知，無論是國際條約還是上述國家立法，商標(biāo)存在惡意注冊情形均已成為駁回商標(biāo)注冊申請的法定事由；衡平法系更注重商標(biāo)的“善意使用”或“善意使用意圖”，即強(qiáng)調(diào)商標(biāo)使用在先原則在商標(biāo)注冊制度中的主導(dǎo)作用，以注冊證明標(biāo)準(zhǔn)的“高門檻”來盡量避免后續(xù)的爭議糾紛發(fā)生；歐盟商標(biāo)制度對惡意注冊考量的因素作了更為明確的規(guī)定，具有較強(qiáng)的可操作性。法國的相關(guān)法律規(guī)定，將商標(biāo)權(quán)比照物權(quán)保護(hù)的相關(guān)制度加以規(guī)制。

五、行政訴訟程序中促進(jìn)惡意注冊問題實(shí)質(zhì)性解決的應(yīng)對思路

（一）相關(guān)立法完善與新形式下司法政策的指引

1、商標(biāo)法的修正

注冊商標(biāo)專用權(quán)取得的制度性安排中，申請?jiān)谙仍瓌t成為世界各國的主流做法。為了充分發(fā)揮該制度的優(yōu)勢，避免或減少惡意注冊行為的發(fā)生，各國立法大都引入民法上的誠實(shí)信用這一基本原則加以補(bǔ)充。我國商標(biāo)法的修正也汲取了上述經(jīng)驗(yàn)，在第七條中增加一款，明確“申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則”。這一原則有助于申請?jiān)谙仍瓌t與使用在先原則在商標(biāo)注冊和保護(hù)中的協(xié)調(diào)適用，實(shí)現(xiàn)私權(quán)與社會公共利益的平衡。

2、新形勢下司法政策的指引

遏制惡意注冊行為是商標(biāo)司法審查中的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。特別是2013年以來，最高人民法院對此出臺了相應(yīng)的司法政策和指導(dǎo)性案例。其中2013年3月 28 日，最高人民法院對人民法院就審理商標(biāo)和不正當(dāng)競爭案件有關(guān)情況召開了新聞發(fā)布會，特別強(qiáng)調(diào)大力遏制惡意搶注商標(biāo)行為。其中提到“惡意搶注擾亂了正常的商標(biāo)注冊秩序，阻礙品牌的培育和發(fā)展。各級人民法院在審判實(shí)踐中堅(jiān)持“兩手抓，兩頭堵”，依法遏制非法搶注行為。具體而言，一手抓商標(biāo)注冊環(huán)節(jié)，在審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中，注意根據(jù)商標(biāo)的知名度、顯著程度等，恰當(dāng)運(yùn)用商標(biāo)近似、商品類似、在先使用并且有一定影響的商標(biāo)、以欺騙或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊等裁量性法律標(biāo)準(zhǔn)，妥善把握商標(biāo)注冊申請人或者注冊人是否有真實(shí)使用意圖，以及結(jié)合商標(biāo)使用過程中的“傍名牌”行為認(rèn)定主觀惡意等，不予損害他人權(quán)益和公共利益的搶注商標(biāo)注冊，已經(jīng)注冊的依法撤銷，從權(quán)利取得的源頭堵；另一手抓侵權(quán)訴訟，在民事訴訟中賦予被搶注者以抗辯權(quán)，對于注冊商標(biāo)屬于復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)、搶注被代理人或者被代表人的商標(biāo)或者以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，被訴侵權(quán)的在先商標(biāo)使用人以此為由提出抗辯的，人民法院予以支持，判決駁回原告的訴訟請求，從而堵住非法搶注者的權(quán)利行使路徑，使其無利可圖。并進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，在今后的審判實(shí)踐中，人民法院將進(jìn)一步加強(qiáng)商標(biāo)權(quán)司法保護(hù)，最大限度地劃清商業(yè)標(biāo)志之間的邊界，促進(jìn)品牌創(chuàng)新和形成品牌競爭新優(yōu)勢。以凈化市場環(huán)境、鼓勵(lì)正當(dāng)競爭為指引，堅(jiān)決制止假冒商標(biāo)、惡意搶注、搭車模仿等商業(yè)標(biāo)識侵權(quán)行為，為知名品牌的培育和成長提供良好的法律環(huán)境。與此同時(shí)，人民法院還將加大馳名商標(biāo)保護(hù)力度，有效制止各類“傍名牌”行為，推動(dòng)品牌競爭新優(yōu)勢的加速形成。以誠信競爭和公平競爭為導(dǎo)向，打擊不正當(dāng)競爭行為，切實(shí)維護(hù)商務(wù)誠信和社會誠信，平等保護(hù)各類市場主體公平參與市場競爭，營造誠實(shí)守信、公平有序的市場環(huán)境?！?/p>

2016年7月，最高人民法院副院長陶凱元在全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作座談會上指出，要更加重視程序公正與實(shí)體公正的統(tǒng)一，要以解決實(shí)體問題和實(shí)現(xiàn)實(shí)體公正為終極目標(biāo)，避免程序空轉(zhuǎn)或者機(jī)械司法，最大限度實(shí)現(xiàn)司法定分止?fàn)幍男Ч?。對于違反誠實(shí)信用原則或者侵犯他人合法在先權(quán)利而取得的知識產(chǎn)權(quán)，權(quán)利人指控他人侵權(quán)的，可以根據(jù)案件具體情況以構(gòu)成權(quán)利濫用為由對其訴訟請求不予支持。在先權(quán)利人以被告取得和行使知識產(chǎn)權(quán)侵犯其合法在先權(quán)利為由，直接起訴被告構(gòu)成侵權(quán)或者不正當(dāng)競爭的，應(yīng)該在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上依法裁判，既不需要以行政程序的處理結(jié)果為先決條件，也不需要因行政程序正在進(jìn)行而中止訴訟。

2017年8月，最高人民法院印發(fā)《最高人民法院關(guān)于為改善營商環(huán)境提供司法保障的若干意見》，其中明確指出：“進(jìn)一步發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)司法監(jiān)督職能，加大對知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政行為司法審查的深度和廣度，推動(dòng)完善知識產(chǎn)權(quán)訴訟中的權(quán)利效力審查機(jī)制，合理強(qiáng)化特定情形下民事訴訟對民行交叉糾紛解決的引導(dǎo)作用，促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)行政糾紛的實(shí)質(zhì)性解決。”

（二）案例指導(dǎo)制度的巨大牽引作用

1、最高人民法院2015年度指導(dǎo)案例：

在邵文軍訴寧波廣天賽克思公司侵權(quán)商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，最高人民法院明確指出缺乏合法性基礎(chǔ)的注冊商標(biāo)專用權(quán)不能對抗他人的正當(dāng)使用行為，法院應(yīng)當(dāng)注重審查被訴行為的正當(dāng)性以及訴爭商標(biāo)注冊的正當(dāng)性。以非善意取得注冊的訴爭商標(biāo)對具有正當(dāng)性的被訴行為提起侵權(quán)之訴，屬于對注冊商標(biāo)權(quán)利濫用行為，其訴訟請求不應(yīng)得到支持。

2、最高法院第16批指導(dǎo)案例中指導(dǎo)案例82號：

在王碎永訴深圳歌力思服飾股份有限公司、杭州銀泰世紀(jì)百貨有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，最高人民法院進(jìn)一步明確了當(dāng)事人違反誠實(shí)信用原則，損害他人合法權(quán)益，擾亂市場正當(dāng)競爭秩序，惡意取得、行使商標(biāo)權(quán)并主張他人侵權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)以構(gòu)成權(quán)利濫用為由對其訴訟請求不予支持。

（三）相應(yīng)的啟示

課題組認(rèn)為，前述立法完善、司法政策以及指導(dǎo)案例充分體現(xiàn)了人民法院在商標(biāo)審判領(lǐng)域倡導(dǎo)誠實(shí)信用原則的司法導(dǎo)向，對凈化市場環(huán)境、規(guī)范市場競爭秩序、遏制商標(biāo)惡意搶注現(xiàn)象，具有重要的規(guī)則指引與價(jià)值導(dǎo)向作用。同時(shí)，在申請商標(biāo)注冊必須符合合法性、非功能性、顯著性的要求基礎(chǔ)上，可以進(jìn)一步得到如下的啟示：endprint

1、在商標(biāo)權(quán)權(quán)利效力審查機(jī)制中，該商標(biāo)在申請注冊階段的合法性審查是重中之重，審查內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：該標(biāo)志已經(jīng)在先使用、申請注冊行為具有善意以及不違反商標(biāo)法第十條關(guān)于禁用標(biāo)志的相關(guān)規(guī)定。前兩項(xiàng)著重考慮注冊環(huán)節(jié)的正當(dāng)性；

2、合法性是獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)以及行使該權(quán)利的重要基礎(chǔ)。不具有合法性的注冊申請應(yīng)當(dāng)予以駁回，即便核準(zhǔn)注冊，在向具有合法在先民事權(quán)益的特定民事主體行使該權(quán)利時(shí)也不具備實(shí)現(xiàn)請求權(quán)功能的基礎(chǔ)；

3、合法在先使用該商標(biāo)的民事主體，認(rèn)定其就該商標(biāo)的正當(dāng)使用行為應(yīng)當(dāng)包括，在原有使用商品類別的使用以及在上述商品類別申請注冊商標(biāo)的行為；

4、商標(biāo)惡意注冊行為是商標(biāo)民事、行政案件中往往交叉并存的問題。既然在民事侵權(quán)訴訟中，人民法院作出惡意注冊的商標(biāo)權(quán)利人針對具有合法在先民事權(quán)益的主體提出侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)的主張，屬于違反誠實(shí)信用原則的權(quán)利濫用行為，不予保護(hù)并駁回其訴訟請求的認(rèn)定。那么在商標(biāo)授權(quán)程序中，引證商標(biāo)如存在惡意注冊訴爭商標(biāo)申請人在先使用商標(biāo)或其他合法在先民事權(quán)益的情形，可以依據(jù)上述判例精神進(jìn)一步認(rèn)定： 即商標(biāo)注冊制度中申請?jiān)谙仍瓌t適用的前提是注冊行為具有合法性，要求引證商標(biāo)不得存在對訴爭商標(biāo)惡意注冊違反誠實(shí)信用原則的情形，否則引證商標(biāo)注冊不具有合法性，不應(yīng)成為訴爭商標(biāo)申請注冊的在先權(quán)利障礙。商標(biāo)民事、行政案件中的上述認(rèn)定相互呼應(yīng)，使執(zhí)法尺度相統(tǒng)一，促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)民事、行政糾紛的實(shí)質(zhì)性協(xié)調(diào)解決。

（四）具體措施和建議：

1、商標(biāo)駁回復(fù)審案件的審理范圍

目前的商標(biāo)申請注冊實(shí)質(zhì)審查程序針對的審查客體僅限于訴爭商標(biāo)，并不涉及引證商標(biāo)。訴爭商標(biāo)申請人就引證商標(biāo)存在惡意注冊的主張不屬于目前商標(biāo)注冊實(shí)質(zhì)審查范圍。課題組認(rèn)為，基于上述啟示中確立的法律適用規(guī)則及其延伸適用，訴爭商標(biāo)申請人提出的引證商標(biāo)存在惡意注冊情形的主張，經(jīng)商標(biāo)授權(quán)確權(quán)機(jī)關(guān)結(jié)合相關(guān)證據(jù)審查后認(rèn)定引證商標(biāo)存在惡意注冊較大可能性的，應(yīng)當(dāng)納入商標(biāo)申請注冊的審查范圍。18在后續(xù)的行政訴訟過程中，訴爭商標(biāo)申請人主張引證商標(biāo)存在惡意注冊的請求亦應(yīng)納入行政案件的審理范圍，從而加大對商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政行為司法審查的深度和廣度。

2、商標(biāo)駁回復(fù)審案件的訴訟參加人范圍的再考量

由于引證商標(biāo)是否存在惡意注冊納入案件審理范圍，案件的處理結(jié)果對引證商標(biāo)權(quán)利人即具有利害關(guān)系，依照行政訴訟法第二十五條、第二十九條的相關(guān)規(guī)定，由法院應(yīng)當(dāng)通知引證商標(biāo)權(quán)利人作為第三人參加訴訟，并對參加訴訟原因向各方當(dāng)事人加以釋明。訴爭商標(biāo)申請人、引證商標(biāo)權(quán)利人也可以主動(dòng)提出追加第三人的申請。通過庭審調(diào)查，對引證商標(biāo)是否存在惡意注冊情形加以司法審查并作出事實(shí)認(rèn)定。

3、應(yīng)當(dāng)中止審理和不中止審理直接裁判的情形

（1） 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行行政訴訟法若干問題的解釋》第五十一條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定，引證商標(biāo)惡意注冊的事實(shí)19已經(jīng)在其他在審案件中予以審理，應(yīng)當(dāng)中止訴爭商標(biāo)的商標(biāo)駁回復(fù)審案件的審理。

（2）在本案訴訟程序開始后，權(quán)利人或利害關(guān)系人針對引證商標(biāo)惡意注冊的事實(shí)20又向商標(biāo)評審委員會提出評審請求的，本案不需要中止審理。

4、案外人的協(xié)助調(diào)查機(jī)制

針對審理中關(guān)于惡意注冊事實(shí)的查清，法院依照行政訴訟法第三十九條規(guī)定，有權(quán)要求當(dāng)事人提供或補(bǔ)充證據(jù)，依照第四十條的規(guī)定，有權(quán)向案外人調(diào)取證據(jù)。

5、對商標(biāo)授權(quán)程序的再完善建議

（1）用好商標(biāo)駁回前的審查意見書制度，即“駁回申辯制度”，將引證商標(biāo)惡意搶注情形納入商標(biāo)申請注冊的實(shí)質(zhì)審查范圍。

（2）依照商標(biāo)法第五十二條第一款的規(guī)定，商標(biāo)評審范圍是駁回決定、申請人復(fù)審的事實(shí)和理由以及評審時(shí)的事實(shí)狀態(tài)三部分組成。如審查意見書不支持引證商標(biāo)存在惡意注冊的主張，商標(biāo)評審委員會應(yīng)當(dāng)依照上述法律規(guī)定審查此部分的事實(shí)。這樣做使得申請注冊的實(shí)質(zhì)審查、評審程序以及行政訴訟程序相互銜接，保障相對人、利害關(guān)系人的程序和實(shí)體性權(quán)利。endprint