戚劍

“三五”商標(biāo)，是上海鐘廠20世紀(jì)70年代注冊(cè)的品牌商標(biāo)。2008年，與其極其神似的產(chǎn)品在市場(chǎng)銷(xiāo)售，次年疑似仿冒的新“三五”商標(biāo)又獲準(zhǔn)注冊(cè)。為了維護(hù)自身權(quán)益，上海鐘廠歷經(jīng)八年之久，輾轉(zhuǎn)十多次到國(guó)家商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“商評(píng)委”）、商標(biāo)局及北京、上海、常州、洛陽(yáng)四地法院和工商部門(mén)反復(fù)申訴和訴訟維權(quán)，終于討回了公道……

疑似山寨，新老“三五”商標(biāo)八年纏斗

“三五”商標(biāo)是由標(biāo)著“5”字的三個(gè)圓圈呈金字塔形疊加而成，由中國(guó)上海鐘廠于1979年注冊(cè)，核定使用商品為鐘。2003年5月商標(biāo)注冊(cè)人變更為上海鐘廠，經(jīng)續(xù)展商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)至2023年2月止。“三五”商標(biāo)曾獲“木鐘國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)，在全國(guó)鐘表市場(chǎng)有較高知名度。

2008年，上海鐘廠發(fā)現(xiàn)個(gè)體經(jīng)營(yíng)鐘表業(yè)務(wù)的江蘇常州人趙宇陽(yáng)仿冒自己的石英鐘，遂向上海市楊浦區(qū)法院提起商標(biāo)侵權(quán)之訴。10月，經(jīng)楊浦區(qū)法院調(diào)解，雙方達(dá)成由趙宇陽(yáng)停止侵權(quán)并賠償上海鐘廠損失2萬(wàn)元的協(xié)議。2008年3月，經(jīng)上海鐘廠申請(qǐng)，洛陽(yáng)市工商局洛龍分局對(duì)銷(xiāo)售趙宇陽(yáng)仿冒石英鐘的經(jīng)銷(xiāo)商，作出責(zé)令停止侵權(quán)行為、沒(méi)收侵權(quán)物品、罰款5000元的行政處罰。就這樣，在雙方首輪較量中上海鐘廠勝出，但真正的纏斗才剛剛開(kāi)始。

直接仿冒不行，那注冊(cè)個(gè)類(lèi)似的商標(biāo)不就行了嗎？趙宇陽(yáng)說(shuō)到做到。2009年11月，由趙宇陽(yáng)申請(qǐng)的新“三五”商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)，二者的區(qū)別是老“三五”商標(biāo)黑底白字，新“三五”商標(biāo)白底黑字。2010年至2011年間，趙宇陽(yáng)與上海好大鐘表有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“好大公司”）、常州康霸星鐘表制造廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“康霸星鐘廠”）等多家企業(yè)簽訂商標(biāo)使用許可合同。

趙宇陽(yáng)的注冊(cè)和授權(quán)使用引起了上海鐘廠的關(guān)注，因新“三五”商標(biāo)疑似侵權(quán)，2010年3月，上海鐘廠向商評(píng)委對(duì)新“三五”商標(biāo)提出爭(zhēng)議申請(qǐng)。2013年11月，商評(píng)委認(rèn)定上海鐘廠爭(zhēng)議成立，對(duì)新“三五”商標(biāo)予以撤銷(xiāo)。趙宇陽(yáng)不服，向北京一中院提起行政訴訟。北京一中院經(jīng)審理認(rèn)為，新老“三五”商標(biāo)中數(shù)字排列順序、構(gòu)圖及整體視覺(jué)效果相似，二者使用在鐘、表等相同或類(lèi)似商品上容易混淆，遂判決維持商評(píng)委的裁定。趙宇陽(yáng)仍不服，向北京高院上訴，北京市高級(jí)人民法院于2015年6月判決維持一審判決。經(jīng)上海鐘廠申請(qǐng)，2015年7月，國(guó)家商標(biāo)局2015第26期總1463期第11872頁(yè)宣告新“三五”商標(biāo)無(wú)效。

好不容易注冊(cè)成功的商標(biāo)就這樣被撤銷(xiāo)了，趙宇陽(yáng)很不服氣，決定在老“三五”商標(biāo)身上挑挑刺。趙宇陽(yáng)通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上海鐘廠也有個(gè)硬傷，就是連續(xù)三年未使用老“三五”商標(biāo)，符合國(guó)家法律應(yīng)予撤銷(xiāo)的規(guī)定。這邊新“三五”商標(biāo)的官司還沒(méi)打完，趙宇陽(yáng)再次舉起申訴和訴訟大旗，于2014年以連續(xù)三年不使用為由，申請(qǐng)撤銷(xiāo)老“三五”商標(biāo)，商評(píng)委經(jīng)審查認(rèn)定上海鐘廠未對(duì)老“三五”商標(biāo)進(jìn)行有效的商業(yè)使用，遂作出撤銷(xiāo)老“三五”商標(biāo)的復(fù)審決定。

至此，雙方甫一交鋒便兩敗俱傷，新老“三五”商標(biāo)同時(shí)被撤銷(xiāo)。上海鐘廠自然不服，再次祭起訴訟大旗，與趙宇陽(yáng)鏖戰(zhàn)到底。此案經(jīng)北京一中院、北京高院二審審理，最終認(rèn)定上海鐘廠在指定期間內(nèi)對(duì)老“三五”商標(biāo)進(jìn)行了真實(shí)有效的商業(yè)使用，撤銷(xiāo)了商評(píng)委商標(biāo)撤銷(xiāo)復(fù)審決定。就這樣，新老商標(biāo)的纏斗以老“三五”消滅新“三五”告終，上海鐘廠贏下纏斗次局，也是關(guān)鍵之局。

秋后算賬，真假“三五”法庭激辯

艱難打完商標(biāo)權(quán)爭(zhēng)訟，真假“李逵”都現(xiàn)形了。上海鐘廠決定對(duì)趙宇陽(yáng)進(jìn)行秋后算賬。2015年12月，上海鐘廠以趙宇陽(yáng)及其開(kāi)辦的康霸星鐘廠、好大公司為被告，向江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民法院提起侵害商標(biāo)權(quán)訴訟，請(qǐng)求判令三被告立即停止侵害老“三五”商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)、在《常州日?qǐng)?bào)》上刊登啟事消除影響、賠償上海鐘廠長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元。

據(jù)上海鐘廠稱(chēng)，由趙宇陽(yáng)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的康霸星鐘廠自2006年3月以來(lái)，分別與全國(guó)七家批發(fā)商簽訂銷(xiāo)售新“三五”鐘表系列產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)合同，銷(xiāo)售區(qū)域包括安慶、錦州、哈爾濱等全國(guó)十多個(gè)城市，2014年開(kāi)票計(jì)20萬(wàn)余元。被告好大公司銷(xiāo)售區(qū)域包括唐山、南昌等十多個(gè)城市，2013年11月至2014年3月間開(kāi)票計(jì)22萬(wàn)余元。

庭審中雙方圍繞趙宇陽(yáng)的商標(biāo)授權(quán)使用是否侵權(quán)展開(kāi)了激烈的唇槍舌劍。上海鐘廠稱(chēng)，老“三五”商標(biāo)具有較高的知名度和商業(yè)信譽(yù)，曾被評(píng)為多項(xiàng)大獎(jiǎng)。趙宇陽(yáng)授權(quán)好大公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售標(biāo)有新“三五”商標(biāo)的鐘表，因該商標(biāo)已于2013年被商評(píng)委撤銷(xiāo)，于2015年被國(guó)家工商行政管理總局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效，在此情形下的使用和授權(quán)使用即為侵權(quán)。上海鐘廠認(rèn)為，在過(guò)去長(zhǎng)達(dá)八年的時(shí)間內(nèi)，由于趙宇陽(yáng)的原因，全國(guó)有60多家商鋪銷(xiāo)售涉案新“三五”商標(biāo)鐘表商品，每年銷(xiāo)售金額在50萬(wàn)元以上，故趙宇陽(yáng)的授權(quán)使用行為構(gòu)成侵權(quán)。

趙宇陽(yáng)等三被告辯稱(chēng)，新“三五”商標(biāo)于2009年8月獲準(zhǔn)注冊(cè)，至2015年7月被宣告無(wú)效。按照商標(biāo)法規(guī)定，宣告注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效的決定或者裁定，對(duì)宣告之前已經(jīng)履行的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有溯及力，故趙宇陽(yáng)在2015年7月前的授權(quán)使用行為是合法的，且上海鐘廠提供的證據(jù)不能證明趙宇陽(yáng)等三被告在2015年7月后有侵犯原告商標(biāo)權(quán)的行為。

趙宇陽(yáng)等三被告同時(shí)指出，趙宇陽(yáng)在申請(qǐng)注冊(cè)新“三五”商標(biāo)時(shí)沒(méi)有侵權(quán)的故意，上海鐘廠也未能提交證據(jù)證明其存在故意，商標(biāo)局在2009年8月頒發(fā)該商標(biāo)注冊(cè)證說(shuō)明這兩個(gè)商標(biāo)并不相似。申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)是權(quán)利人的權(quán)利，趙宇陽(yáng)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)不具有侵權(quán)主觀惡意，且上海鐘廠沒(méi)有證據(jù)證明被告惡意注冊(cè)、使用商標(biāo)，被告申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)系其正當(dāng)權(quán)利，并未侵權(quán)。

析法釋理，攀附名表涉嫌侵權(quán)

武進(jìn)區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，原告上海鐘廠系老“三五”商標(biāo)權(quán)人，老“三五”商標(biāo)具有較高的知名度和商譽(yù)，其注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)應(yīng)予保護(hù)。雖然新“三五”商標(biāo)注冊(cè)后被宣告無(wú)效，但趙宇陽(yáng)申請(qǐng)注冊(cè)、使用新“三五”商標(biāo)具有攀附上海鐘廠商標(biāo)的故意，且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、范圍廣，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。根據(jù)雙方的訴辯意見(jiàn)，法院歸納爭(zhēng)議焦點(diǎn)為，被告應(yīng)否對(duì)新“三五”商標(biāo)注冊(cè)期間的行為向原告承擔(dān)賠償責(zé)任。

首先，趙宇陽(yáng)注冊(cè)商標(biāo)具有攀附的故意。原告老“三五”商標(biāo)具有較高的知名度，趙宇陽(yáng)作為同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者已因侵權(quán)行為多次向原告賠償損失，且其在明知老“三五”商標(biāo)具有較高知名度的情況下，申請(qǐng)注冊(cè)新“三五”商標(biāo)，與老“三五”商標(biāo)在數(shù)字構(gòu)圖、排列順序及整體視覺(jué)效果上都極為近似，具有明顯攀附原告商標(biāo)的故意。

其次，被告趙宇陽(yáng)申請(qǐng)注冊(cè)新“三五”商標(biāo)至被商評(píng)委撤銷(xiāo)、北京兩級(jí)法院判決維持及商標(biāo)局公告無(wú)效期間，被告趙宇陽(yáng)、趙宇陽(yáng)為負(fù)責(zé)人的康霸星鐘廠持續(xù)授權(quán)他人使用該商標(biāo)，趙宇陽(yáng)為法定代表人的好大公司也在此期間生產(chǎn)、銷(xiāo)售新“三五”商標(biāo)商品。2013年11月商評(píng)委已裁定爭(zhēng)議新“三五”商標(biāo)予以撤銷(xiāo)，被告并未及時(shí)中止使用行為，且被告使用新“三五”商標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、范圍廣，對(duì)原告造成了實(shí)質(zhì)損害。

再次，商標(biāo)被宣告無(wú)效視為自始無(wú)效，三被告均應(yīng)對(duì)其惡意行為造成原告的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。趙宇陽(yáng)系新“三五”商標(biāo)注冊(cè)人、康霸星鐘廠負(fù)責(zé)人、好大公司法定代表人。趙宇陽(yáng)作為商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)其使用及授權(quán)使用具有侵權(quán)故意，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

本案中，因原告未能說(shuō)明自己遭受的實(shí)際損失，被告的獲利亦無(wú)法查清，故法院酌情損失為10萬(wàn)元。原告未能提供證據(jù)證明侵權(quán)行為對(duì)其商譽(yù)造成損害的事實(shí)，故對(duì)原告的該項(xiàng)請(qǐng)求本院不予支持。據(jù)此，武進(jìn)區(qū)法院于2016年5月30日作出一審判決，判令三被告停止侵害老“三五”商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，賠償損失為10萬(wàn)元，駁回原告上海鐘廠的其余訴訟請(qǐng)求。趙宇陽(yáng)等不服，于2016年7月提起上訴，江蘇省常州市中級(jí)人民法院于2016年12月13日作出駁回上訴，維護(hù)原判的終審判決。

編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com

點(diǎn) 評(píng)

本案在商標(biāo)使用實(shí)踐中具有一定典型意義，即商標(biāo)被宣告無(wú)效前的使用行為，是否需要由行為人承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任？

按現(xiàn)行商標(biāo)法規(guī)定，已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)不符合注冊(cè)條件的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商評(píng)委宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。上海鐘廠申請(qǐng)新“三五”商標(biāo)無(wú)效，就是依據(jù)上述規(guī)定。

注冊(cè)商標(biāo)的宣告無(wú)效與被撤銷(xiāo)存在重要區(qū)別。被撤銷(xiāo)的注冊(cè)商標(biāo)，其商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)自商標(biāo)局公告之日起終止，在商標(biāo)局公告之前，商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)一直存在。而宣告無(wú)效的注冊(cè)商標(biāo)，在商標(biāo)局公告后，即被認(rèn)為該注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)自始不存在，即從開(kāi)始注冊(cè)時(shí)就無(wú)效。

雖然商標(biāo)被宣告無(wú)效前的商標(biāo)使用行為并不當(dāng)然合法，但仍需對(duì)其作出侵權(quán)與否的判定，即適用法律關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的情形的規(guī)定結(jié)合本案事實(shí)作出認(rèn)定。因被控侵權(quán)商品實(shí)物鐘上所載商標(biāo)與老“三五”商標(biāo)一致，根據(jù)本案相關(guān)商標(biāo)使用許可合同亦可推定趙宇陽(yáng)等將新“三五”商標(biāo)用于制造的鐘、表等商品上，而該商標(biāo)與上海鐘廠據(jù)以主張權(quán)利的涉案注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行對(duì)比構(gòu)成商標(biāo)近似，故趙宇陽(yáng)等人的行為屬于在同一種商品上或類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，容易引起混淆，依法認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

至于趙宇陽(yáng)等的主觀狀態(tài)，不應(yīng)成為本案中趙宇陽(yáng)等是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任的考量因素，而是確定賠償數(shù)額的考量因素。也就是說(shuō)即使本案趙宇陽(yáng)等沒(méi)有惡意，其仍應(yīng)就先前在同一種商品上或類(lèi)似商品上使用與權(quán)利人注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)的行為承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。趙宇陽(yáng)等關(guān)于其不具有主觀惡意的理由不能成立，該理由不影響其侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)與否。