摘 要 在產(chǎn)品帶有透明材料特征的外觀設(shè)計(jì)相同相近似判斷過程中，如果透明材料的使用并未導(dǎo)致清楚顯示其內(nèi)部的形狀、圖案和色彩，或者透明材料內(nèi)部并無設(shè)計(jì)要素，或者透明材料內(nèi)部僅為慣常設(shè)計(jì)或不具有顯著視覺效果，則只需考慮該透明材料特征自身對(duì)整體視覺效果的影響。

關(guān)鍵詞 專利 外觀設(shè)計(jì) 透明材料 特征

作者簡介：劉迎春，金杜律師事務(wù)所專利代理人，工學(xué)博士。

中圖分類號(hào)：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.02.260

根據(jù)現(xiàn)行《專利法》，外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)，并且保護(hù)范圍是以表示在圖片或者照片中的產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。當(dāng)權(quán)利人發(fā)現(xiàn)有人涉嫌侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)或者任何人想要無效外觀設(shè)計(jì)專利時(shí)，需要進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)的相同相近似判斷。在這種判斷過程中，需要綜合考慮諸多因素，例如承載該外觀設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的透明材料特征、功能性特征等等。

外觀設(shè)計(jì)，顧名思義，看的是產(chǎn)品的外在視覺表現(xiàn)形式。在進(jìn)行相同相近似比較時(shí)，應(yīng)當(dāng)僅以產(chǎn)品的外觀作為判斷的對(duì)象，考慮產(chǎn)品的形狀、圖案和色彩要素的視覺效果。比較特殊的是，有些產(chǎn)品的外表使用的是透明材料，這些透明材料特征會(huì)對(duì)產(chǎn)品的外觀產(chǎn)生一定的影響，尤其是在通過人眼能夠觀察到透明材料部分內(nèi)的形狀、圖案和色彩時(shí)，就應(yīng)當(dāng)將這些能夠通過透明材料看到的表現(xiàn)形式也納入比對(duì)的范疇，將這些部分作為產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)的一部分 。

然而對(duì)于如何進(jìn)行具有透明材料特征的外觀設(shè)計(jì)的相同相近似判斷，《專利法》和《專利審查指南2010》并沒有具體的規(guī)定。在綜合考量以往案例的基礎(chǔ)上，北京市高級(jí)人民法院在2013年9月發(fā)布了《專利侵權(quán)判定指南》，其中指出，僅屬于不透明材料和透明材料之間材料特征的變換且未導(dǎo)致產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)發(fā)生明顯變化的，在判斷外觀設(shè)計(jì)的相同相近似時(shí)不予考慮；如果透明材料導(dǎo)致產(chǎn)品的整體視覺發(fā)生變化則應(yīng)當(dāng)予以考慮 。

實(shí)踐當(dāng)中，需要具體問題具體分析。在有些情況下，雖然產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)采用了透明材料，但是可能這種透明材料的使用并未導(dǎo)致清楚顯示透明材料內(nèi)部的形狀、圖案和色彩，或者透明材料內(nèi)部并無設(shè)計(jì)要素，此時(shí)只需考慮該部分透明材料特征自身對(duì)整體視覺效果的影響。

例如，在李正和訴歐陽至望外觀設(shè)計(jì)專利“打孔器（文具1）”無效案 中，雖然在涉案專利的簡要說明中明確指出打孔器的外殼部分A是透明材料的，但從給出的各個(gè)視圖只能看到外殼內(nèi)部似乎有黑色的零部件存在，通過外殼部分并不能清楚觀察到外殼內(nèi)部的形狀和圖案（參見涉案專利的仰視圖），因此，專利權(quán)人所聲稱的透明外殼內(nèi)的形狀、圖案不能視為打孔器外觀設(shè)計(jì)的一部分，而涉案專利的透明外殼部分對(duì)于整個(gè)產(chǎn)品并未造成特殊視覺效果，和普通不透明外殼部分的效果相同，因此在相同相近似比較時(shí)無需對(duì)該透明材料特征予以考慮。由于請(qǐng)求人提供的中國實(shí)用新型專利的附圖中給出的壓模裝置的多個(gè)視圖與該打孔器外觀相近似（參見證據(jù)的圖4），涉案專利被宣告無效。

“打孔器（文具1）”無效案中涉案專利的仰視圖和證據(jù)的圖4

再例如，在浙江月立電器有限公司訴廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司外觀設(shè)計(jì)專利“電熨斗（7562）”無效案 中，涉案專利與請(qǐng)求人提供的在先設(shè)計(jì)3的電熨斗頭部均為尖頭造型且都設(shè)有握孔，從主視圖來看，二者從前端到把手和底面尾部有相似的外輪廓，二者其中一處主要不同是，涉案專利在環(huán)繞握孔的較大區(qū)域處為透明設(shè)計(jì)，而在先設(shè)計(jì)3在環(huán)繞握孔處分成內(nèi)側(cè)和外側(cè)兩個(gè)部分，兩個(gè)部分之間具有棱線并且是不透明的。合議組認(rèn)為，涉案專利熨斗體在握孔周圍的大面積透明設(shè)計(jì)造成了明顯的深淺色圖案對(duì)比效果，相對(duì)于在先設(shè)計(jì)3白色熨斗體具有明顯差別，致使二者在整體上產(chǎn)生較大的視覺差別，二者不相同且不相近似，因此維持涉案專利有效。在本案中，產(chǎn)品透明材料特征內(nèi)部并無其他設(shè)計(jì)要素，但是該透明材料特征部分自身對(duì)產(chǎn)品的整體視覺效果產(chǎn)生了與非透明特征材料顯著不同的視覺效果，在相同相近似判斷時(shí)必須著重加以考慮。

在通過人眼能夠觀察到透明材料特征部分內(nèi)的形狀、圖案和色彩的情形中，也還是要具體分析透過透明材料特征觀察到的這些部分對(duì)于整體視覺效果的影響，如果所觀察到的部分是慣常設(shè)計(jì)或者不具有顯著視覺效果，則在比較時(shí)所考量的比重要小，反之則會(huì)對(duì)外觀設(shè)計(jì)相同相近似比較產(chǎn)生較大比重的影響。

例如，在東芝照明技術(shù)株式會(huì)社（以下簡稱東芝）訴松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社外觀設(shè)計(jì)專利“熒光燈泡”無效案 中，東芝提供了在先中國外觀設(shè)計(jì)專利作為證據(jù)1。涉案專利的各個(gè)視圖中都清楚地顯示了熒光燈泡內(nèi)部的螺旋狀發(fā)光管的形狀（參見涉案專利的主視圖），即該涉案“熒光燈泡”的燈泡外殼是透明材料的，該螺旋狀發(fā)光管與燈泡外殼一起構(gòu)成了涉案專利的外觀設(shè)計(jì)。而證據(jù)1的立體圖和六面視圖均未示出燈泡的內(nèi)部形狀，僅在剖視圖中顯示了U形燈管，表明該在先設(shè)計(jì)的“熒光燈”燈泡是不透明的，一般消費(fèi)者所能觀察到的應(yīng)該只是其外部形狀，在進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)相同相近似比較時(shí)，不能將U形燈管部分作為該在先設(shè)計(jì)的組成部分與涉案專利進(jìn)行比較。

最終合議組認(rèn)為，由于涉案專利的燈泡外殼是透明的，消費(fèi)者能夠透過該透明燈泡外殼觀察到內(nèi)部的形狀，使得涉案專利設(shè)計(jì)和在先設(shè)計(jì)在整體視覺效果上具有明顯不同，二者屬于不相同且不相近似的外觀設(shè)計(jì)，涉案專利被維持有效。

實(shí)際上在本案中恰恰從該在先設(shè)計(jì)的剖視圖可以看出燈泡內(nèi)部發(fā)光管有很大設(shè)計(jì)空間，涉案專利的這種螺旋狀發(fā)光管不是慣常設(shè)計(jì)，因此從透明材料部分觀察到的螺旋狀發(fā)光管部分在相同相近似比較時(shí)具有較大比重的影響。

我所曾代表三菱鉛筆株式會(huì)社訴上海真彩文具有限公司的“真彩”中性筆侵犯其“圓珠筆”外觀設(shè)計(jì)專利 。在本案中，涉案專利圓珠筆的筆身部和按壓棒部分是透明材料的，能夠透過該透明材料看到筆芯（參見涉案專利立體圖）。

一審法院認(rèn)為被控侵權(quán)產(chǎn)品“真彩”中性筆在筆身部采用的彩色條紋圖案與涉案專利在視覺上產(chǎn)生了較大差異，使購買者足以區(qū)分是兩種不同筆具，判決駁回三菱鉛筆株式會(huì)社的訴訟請(qǐng)求。

經(jīng)過激辯，二審法院最終認(rèn)定，“真彩”中性筆在整體形狀、筆夾和筆身部與握持部的比例設(shè)計(jì)、握持部的圓點(diǎn)分布與涉案專利基本相同，雖然被控侵權(quán)產(chǎn)品將筆身部和按壓棒改為不透明、在筆夾部上增加了小橢圓形鏤空孔，但這些細(xì)微差別不足以使被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品產(chǎn)生明顯差異，被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利是相近似的外觀設(shè)計(jì)，判決被告賠償三菱鉛筆株式會(huì)社經(jīng)濟(jì)損失及訴訟合理支出。

不難看出，在“真彩”中性筆案中，由于透過涉案專利的透明材料特征所看到的是普通的圓桿筆芯，屬于慣常設(shè)計(jì)，因此在外觀設(shè)計(jì)的相同相近似比較時(shí)透過透明材料所看到的部分無需予以考慮，或者即使考慮比重也極小，只需要比較被控侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利的筆身部和按壓棒的形狀即可。

此即《專利侵權(quán)判定指南》所指的僅屬于不透明材料和透明材料之間材料特征的變換且未導(dǎo)致產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)發(fā)生明顯變化的情況。

與“真彩”中性筆案類似的還有柴建鋒訴朱雷達(dá)外觀設(shè)計(jì)專利“筆”無效案 ，涉案專利與在先設(shè)計(jì)的筆桿都是兩端粗中間細(xì)的大致圓柱體，開關(guān)位置和筆夾形狀相同，區(qū)別在于涉案專利的筆尖部分和筆尾罩是透明材料的，透過透明材料可看到筆芯，而在先設(shè)計(jì)筆尖部分和筆尾罩不是透明材料的。

本案合議組認(rèn)為，涉案專利與在先設(shè)計(jì)整體形狀相近似，筆桿上的按鈕和筆尾部透明罩設(shè)計(jì)等的差異不足以對(duì)二者的整體外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)生顯著的影響，二者相近似。

同樣，在本案中透過透明材料看到的是普通圓桿筆芯，屬于慣常設(shè)計(jì)，也無需考慮透過透明材料看到的部分。

綜上所述，在產(chǎn)品帶有透明材料特征的外觀設(shè)計(jì)相同相近似判斷過程中，如果透明材料的使用并未導(dǎo)致清楚顯示其內(nèi)部的形狀、圖案和色彩，或者透明材料內(nèi)部并無設(shè)計(jì)要素，或者透明材料內(nèi)部僅為慣常設(shè)計(jì)或不具有顯著視覺效果，則只需考慮該透明材料特征自身對(duì)整體視覺效果的影響。

注釋：

中華人民共和國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010.知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社.2010.401.

北京市高級(jí)人民法院.專利侵權(quán)判定指南.北京法院網(wǎng)：http：//bjgy.chinacourt.org/article/detail/2013/10/id/1104565.shtml.

專利復(fù)審委員會(huì)第7894號(hào)無效宣告審查決定，專利復(fù)審委員會(huì)網(wǎng)站：http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=7894&lx=wx.

專利復(fù)審委員會(huì)第10717號(hào)無效宣告審查決定，專利復(fù)審委員會(huì)網(wǎng)站：http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=10717&lx=wx.

專利復(fù)審委員會(huì)第6810號(hào)無效宣告審查決定，專利復(fù)審委員會(huì)網(wǎng)站：http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=6810&lx=wx.

三菱鉛筆株式會(huì)社與上海真彩文具有限公司等專利侵權(quán)糾紛上訴案.北大法寶：http：//www.pkulaw.cn/case/pfnl_1970324837216232.html.

專利復(fù)審委員會(huì)第10462號(hào)無效宣告審查決定，專利復(fù)審委員會(huì)網(wǎng)站：http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=10462&lx=wx.