彭 麒

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院，北京 100029

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澳大利亞煙草產(chǎn)品平行進(jìn)口案評(píng)析*

彭 麒

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院，北京 100029

澳大利亞；煙草產(chǎn)品

一、澳大利亞《煙草平裝法案》及案件背景

2011年12月1日，澳大利亞通過(guò)了《煙草平裝法案》(Tobacco Plain Packaging Act 2011，以下簡(jiǎn)稱TPPA)。該法案通過(guò)對(duì)香煙包裝的外形實(shí)施嚴(yán)格限制，減少煙草產(chǎn)品的吸引力。

法案頒布實(shí)施之后，受到了煙草企業(yè)的強(qiáng)烈反對(duì)和挑戰(zhàn)。他們首先向澳大利亞聯(lián)邦最高法院提起違憲訴訟①，被聯(lián)邦法院駁回，接著又通過(guò)投資仲裁和國(guó)際貿(mào)易救濟(jì)的手段，向國(guó)際法庭提起訴訟。Philip Morris Asia Limited提起了一項(xiàng)投資者-國(guó)家爭(zhēng)端案件，指控TPPA違反了澳大利亞與香港的雙邊投資協(xié)定中的外國(guó)投資條款②。而從2012年開(kāi)始，烏克蘭等四國(guó)就已經(jīng)向世貿(mào)組織請(qǐng)求啟動(dòng)磋商程序，指控TPPA違反澳大利亞在TRIPS協(xié)定項(xiàng)下的義務(wù)。相關(guān)案件目前仍在審理之中③。

而在私法領(lǐng)域，2015年澳大利亞聯(lián)邦法院處理了目前為止唯一的一起有關(guān)TPPA的案件，即Scandinavian Tobacco Group Eersel BV v Trojan Trading Company Pty Ltd [2016]FCAFC 91案，涉及到平行進(jìn)口的權(quán)利窮竭問(wèn)題。

二、案件事實(shí)及審判程序

原告是一家荷蘭卷煙生產(chǎn)商，擁有LA PAZ等數(shù)個(gè)香煙的商標(biāo)。被告是煙草產(chǎn)品的平行進(jìn)口商，其銷(xiāo)售的產(chǎn)品包括國(guó)外生產(chǎn)的原裝香煙，但該香煙并不符合澳大利亞平裝法律的要求。被告因而將原來(lái)的香煙包裝剝除，將原告的煙草商標(biāo)按照TPPA所要求的樸素字體和形狀大小應(yīng)用在包裝上，以使香煙能夠在澳大利亞出售。

這個(gè)重新包裝的過(guò)程必然涉及到被告將原告商標(biāo)“重新使用”到新包裝上的問(wèn)題。原告因而對(duì)被告提起訴訟，主張被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)④。

被告根據(jù)澳大利亞1995年商標(biāo)法案(Trade Mark Act 1995，以下簡(jiǎn)稱TMA)第123條第一款⑤進(jìn)行抗辯，法官支持了被告的觀點(diǎn)。后原告上訴到聯(lián)邦最高法院。最終上訴法院駁回了原告的請(qǐng)求。

三、要點(diǎn)分析

在一審和上訴審中，主要爭(zhēng)議有兩點(diǎn)，一是被告平行進(jìn)口商拆除原有包裝并重新打包的行為是否屬于“作為商標(biāo)使用”(use as trade mark)，即對(duì)TMA第120條的適用；二是被告對(duì)商標(biāo)的使用是否可以認(rèn)定為經(jīng)過(guò)注冊(cè)商標(biāo)所有人的同意，即對(duì)TMA第123條的適用。

(一)作為商標(biāo)使用

被告承認(rèn)他采用了原告所有的商標(biāo)，但其主張這只是為了表明該商品與原告之間的商業(yè)聯(lián)系，因而不能認(rèn)定為實(shí)施了“作為商標(biāo)使用”。

TMA第120條第一款⑥明確規(guī)定，“作為商標(biāo)使用”為商標(biāo)侵權(quán)的要件之一。法官引用了包括香檳案(Champagne Heidsieck Et Cie Monopole Societe Anonyme v Buxton [1930]1 Ch 330)在內(nèi)的多個(gè)判例，認(rèn)為是否可以認(rèn)定為“作為商標(biāo)使用”應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)使用的具體語(yǔ)境(context)來(lái)判斷，不能一概而論。

香檳案為根據(jù)英國(guó)1905年商標(biāo)法案做出的判決，該案所確立的原則在平行進(jìn)口商標(biāo)侵權(quán)案件中被廣泛應(yīng)用。在香檳案中，法官認(rèn)為，當(dāng)一人僅是出售商標(biāo)所有人使用該商標(biāo)或許可使用該商標(biāo)的產(chǎn)品，那么這種出售行為不屬于“作為商標(biāo)使用”。

隨后，在英國(guó)Revlon Inc v Cripps & Lee Ltd案中，法官將香檳案所確立的原則進(jìn)一步解釋為，不被認(rèn)定為“作為商標(biāo)使用”，并非指不存在被告對(duì)商標(biāo)的使用，而是指被告的使用實(shí)際上經(jīng)過(guò)了注冊(cè)商標(biāo)所有人的同意，因而并不侵犯其商標(biāo)權(quán)。這種解釋實(shí)際上已經(jīng)更改了香檳案所確立的原則，將平行進(jìn)口商對(duì)帶有商標(biāo)所有人使用過(guò)的商品進(jìn)行轉(zhuǎn)售的行為認(rèn)定為“作為商標(biāo)使用”。這一新的原則在TMA頒布實(shí)施之后得以確立，而TMA第123條即是應(yīng)對(duì)這一轉(zhuǎn)變，對(duì)注冊(cè)商標(biāo)所有人與平行進(jìn)口商之間的利益平衡做出新的調(diào)整。

從上下文解釋的角度來(lái)看，若對(duì)商品的進(jìn)口和銷(xiāo)售不能構(gòu)成對(duì)商標(biāo)的“使用”，那么TMA第123條則明顯冗余，不符合立法的邏輯。因而，法官認(rèn)定被告的處置行為構(gòu)成對(duì)商標(biāo)的“使用”。

被告最初所主張的對(duì)商標(biāo)的“使用”為具體的應(yīng)用，而第120條中“作為商標(biāo)使用”則更傾向于抽象意義上的控制權(quán)力。無(wú)疑，權(quán)力窮竭原則使得商標(biāo)所有人對(duì)其商標(biāo)的控制受到了一定的削弱。

(二)商標(biāo)所有人的同意

對(duì)于TMA第123條的解釋，原告和被告持不同觀點(diǎn)。原告認(rèn)為，在轉(zhuǎn)售過(guò)程中，每一次對(duì)商標(biāo)的同意都應(yīng)分別得到所有人的同意；而被告認(rèn)為，原告將商標(biāo)使用在最初的包裝上這一行為已經(jīng)意味著同意對(duì)商標(biāo)進(jìn)行使用，而不需每次單獨(dú)征求其同意。

法院認(rèn)為對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用并不僅僅局限于物理上的使用，該使用同樣包括印刷或電子廣告、發(fā)票、提單以及其他商業(yè)票據(jù)，甚至是商人與消費(fèi)者之間的討價(jià)還價(jià)過(guò)程中。從使用商標(biāo)的時(shí)間來(lái)看，第123條表明，對(duì)商標(biāo)的使用并不局限于所有人的商標(biāo)必須附著在商品之上的情形。只要注冊(cè)所有人已經(jīng)將商標(biāo)用于該商品，那么在商品生產(chǎn)之后的一些臨時(shí)情形中，如產(chǎn)品包裝破損時(shí)的修補(bǔ)等，該條文也應(yīng)當(dāng)適用。因此，并非每一次對(duì)商品的處置都需要經(jīng)過(guò)注冊(cè)商標(biāo)所有人的同意。

原告還主張，如果允許轉(zhuǎn)售商重新包裝，不同于原始包裝的產(chǎn)品可能會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)者的商譽(yù)受損。上訴審法官指出，TMA的目的之一，是在注冊(cè)商標(biāo)所有人的權(quán)利，與其他包括平行進(jìn)口商在內(nèi)的人可能使用一項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)的利益之間尋求平衡。該判決繞開(kāi)了不同包裝是否導(dǎo)致商譽(yù)受損的問(wèn)題，轉(zhuǎn)向TMA為商標(biāo)所有人創(chuàng)設(shè)的救濟(jì)方式。

TMA第121條中規(guī)定了，注冊(cè)商標(biāo)所有人可以發(fā)出通告，禁止他人在商標(biāo)上的一系列使用行為。此條為對(duì)商標(biāo)所有人的排他權(quán)利的有效保護(hù)，但前提是商標(biāo)所有人需做出禁止他人使用商標(biāo)的通告，使其行使排他權(quán)利的意圖得到公示。

本案中的原告并沒(méi)有做出禁止轉(zhuǎn)售商使用其商標(biāo)的意思表示，實(shí)際上是自己放棄了該項(xiàng)權(quán)利，因而不能以未經(jīng)同意為由在事后主張商標(biāo)侵權(quán)。

(三)注冊(cè)商標(biāo)所有人的救濟(jì)方式

本案中原告的敗訴，表明注冊(cè)商標(biāo)所有人應(yīng)當(dāng)提高自己的權(quán)利保護(hù)意識(shí)，預(yù)先采取措施，保護(hù)自身的商標(biāo)權(quán)利，以防止第三方轉(zhuǎn)售商重新打包他們的產(chǎn)品。

正如法院的判決所言，原告可以將提起訴訟的事由轉(zhuǎn)移到假冒，以及誤導(dǎo)或欺詐行為上去。但就本案的事實(shí)來(lái)看，這兩個(gè)訴由未得到法官的支持。

更為有效的方法則是，注冊(cè)商標(biāo)所有人根據(jù)TMA第121條的機(jī)制，事先發(fā)出通告，禁止對(duì)其商品重新打包。若注冊(cè)商標(biāo)所有人已經(jīng)發(fā)布了有效的通告，那么其可以打破第123條的束縛，主張商標(biāo)侵權(quán)。

另外，平行進(jìn)口的權(quán)利窮竭是法定的強(qiáng)制性措施，但是商標(biāo)所有人可以通過(guò)與經(jīng)銷(xiāo)商的合同，約定權(quán)利窮竭影響的界限，如限定銷(xiāo)售區(qū)域等。

四、澳大利亞在權(quán)利窮竭問(wèn)題上的立法與實(shí)踐

本案雖在TPPA生效的背景下發(fā)生，案中法律問(wèn)題的本質(zhì)，仍然是與平行進(jìn)口有關(guān)的商標(biāo)權(quán)權(quán)利窮竭問(wèn)題。權(quán)利窮竭原則濫觴于歐美的司法實(shí)踐，其理論基礎(chǔ)為商品自由流通的理念，與利益平衡觀念⑦。

平行進(jìn)口的合法性問(wèn)題至今尚未有定論。允許平行進(jìn)口，不僅會(huì)減少貿(mào)易壁壘，促進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也有利于消費(fèi)者福利的增加⑧。但另一方面，注冊(cè)商標(biāo)所有人對(duì)自己商標(biāo)的控制權(quán)利則被削弱。

澳大利亞一百年來(lái)的立法和實(shí)踐都是主張權(quán)利窮竭原則⑨。

[ 注 釋 ]

①JT International SA V Commonwealth [2012]HCA 43.

②https：//www.ag.gov.au/tobaccoplainpackaging，2017-3-16.

③相關(guān)案件包括DS435，DS441，DS458，DS467.

④本案中原告同時(shí)還指控被告違反消費(fèi)者保護(hù)法，使用假冒商標(biāo)，法院駁回了原告請(qǐng)求.

⑤TMA第123條第一款：“如果某人在與商標(biāo)注冊(cè)的商品類(lèi)似的商品上使用該商標(biāo)，如果是注冊(cè)所有人，或注冊(cè)所有人同意將該商標(biāo)使用在這些商品中或商品上，則此人不構(gòu)成侵權(quán).”

⑥TMA第120條第一款：“某人如果在一商標(biāo)注冊(cè)的商品或服務(wù)上作為商標(biāo)使用與該商標(biāo)在實(shí)質(zhì)上相同，或欺騙性地近似的標(biāo)記，則構(gòu)成對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán).”

⑦王春燕.平行進(jìn)口法律規(guī)制的比較研究[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2012，5：47-48.

⑧Competition Policy Review，F(xiàn)inal Report(March 2015)(“Harper Review”)，p 177.

⑨最早可以追溯到1887年的Condy v Taylor案.Robert Burrell and Michael Handler，A Requiem for Champagne Heidsieck：Trade Mark Use and Parallel Importation，Australian Intellectual Property Journal，2016，26：110-130.

⑩同⑥，p48.

*對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)內(nèi)外聯(lián)合培養(yǎng)研究生項(xiàng)目資助。

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2095-4379-(2017)16-0059-02

彭麒(1992-)，女，河北唐山人，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院，2015級(jí)法律碩士研究生在讀，研究方向：國(guó)際法。