徐小鳳

（200042 華東政法大學 上海）

商標先用權法律問題淺析

徐小鳳

（200042 華東政法大學 上海）

2013年新《商標法》第59條第三款規(guī)定引入了商標先用制度，該制度是對注冊商標專用權的限制，緩和了商標先用權人與商標注冊人之間的利益沖突。本文主要從以下幾個方面進行分析：一是通過具體案例與學術界的理論引出商標先用權的必要性；二是分析商標先用權的性質；三是說明商標先用權的構成要件；四是就商標先用權的限制要件予以論述。由于新《商標法》對先用權規(guī)定比較原則化，且當前司法實踐中可供參考的案例也比較少，商標先用權制度的適用還需繼續(xù)予以探討、歸納、總結。

商標先用權；商標先用權性質；構成要件；限制要件

一、商標先用權的提出

我國是商標取得登記注冊制國家，就未注冊商標一直缺乏全面的保護。如何解決商標先用權人與商標注冊人之間的利益沖突，成為理論與實踐中不得不考慮的問題。

舉個案例，狗不理集團于1994年注冊了“狗不理”文字商標，核定服務項目為第42類，包括餐館、快餐館、自動餐館、備辦宴席。1999年該商標被認定為馳名商標。天豐園飯店自1973年開業(yè)以來，主營豬肉灌湯蒸包，并于1986年增加“狗不理豬肉灌湯包”等經(jīng)營項目，還曾被評為濟南名優(yōu)小吃，且經(jīng)營至今，暢銷不衰。天豐園飯店一直在其門口懸掛經(jīng)營“狗不理豬肉灌湯包”的牌匾、“狗不理”黑色牌匾。2006年狗不理集團提起訴訟，認為天豐園飯店行為侵犯其“狗不理”注冊商標專用權。本案經(jīng)最高院再審后，最高院裁定駁回狗不理集團的再審申請，判定天豐園飯店可保留“狗不理豬肉灌湯包”這一菜品名稱，但根據(jù)公平原則，天豐園飯店不得做其他擴張性使用。[1]該案是一起典型的商標先用權人與商標注冊人就注冊商標的使用發(fā)生沖突的案件，通過該案可以看出，在新《商標法》實施之前，司法實踐中已有對商標先用權人的利益有條件的予以保護的嘗試。

與此同時,國內(nèi)法學家也對商標先用權設立的必要性也有諸多理論研究，王連峰教授在其文章中曾指出有必要設立先用權制度，以妥善解決在先使用商標與在后注冊商標之間的沖突，強調了“對善意在先使用商標的保護有其正當性”，并充分論述了保護商標先用權的必要性與迫切性。

基于理論上的探討，司法實踐的嘗試及現(xiàn)實需求，2013年新《商標法》首次確認了商標先用權制度，進一步完善了對未注冊商標的保護。根據(jù)新《商標法》第59條第三款規(guī)定，即使商標注冊人取得商標注冊專有權,但在其申請注冊前商標已經(jīng)被使用的，該商標使用人可在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用。

二、商標先用權的性質

關于商標先用權的性質，理論界有不同的認知。有學者認為商標在先使用既不能產(chǎn)生權利，也不能產(chǎn)生與已注冊商標相對抗的效力[2]。也有觀點認為商標先用權是一種民事權利，商標先使用人對其使用的商標可以行使占有權，但他不可能像物權一樣采用實際控制標的物的方式直接支配該商標，而是通過法律賦予使用人權利來禁止他人侵犯該權利[3]。還有學者認為先用權就是為了保護已形成的商業(yè)信譽而排除商標權人的禁止權，不同于商標權那種物權式的權利[4]。縱觀當前的“無權說”、“單獨民事權利說”、“禁止權說”等觀點，本文認為商標先用權為一種抗辯權，是先用權人對抗商標注冊人禁止權的一個手段，不具有積極的排他效力。新《商標法》第59條第三款規(guī)定“注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標”，該規(guī)定不是直接賦予商標先用權人某種具體權利，而是從限制商標注冊人角度出發(fā)，彌補商標登記注冊制度不足而采取的措施，目的是為了平衡商標注冊人與商標先用權人的利益。雖然該條款規(guī)定了先用權人可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但該“繼續(xù)使用”并非一項獨立的民事權利，而僅僅是在繼續(xù)使用過程中，持續(xù)擁有不侵權的抗辯權而已。

三、商標先用權的構成要件

根據(jù)新《商標法》的規(guī)定，商標先用權的構成要件包括以下三個方面：

（一）在先使用

在他人申請注冊商標以前，先用權人已經(jīng)使用了該商標，這是構成商標先用權的首要條件。先用事實是商標在先權保護的基礎，商標在先使用應是承載該商標的商品或服務在市場經(jīng)濟環(huán)境中投放、流通并實際使用，并在該過程中產(chǎn)生了商標識別功能。由此可見，在先使用應該是具體的、有實際內(nèi)容的,若僅是在互聯(lián)網(wǎng)或新聞媒體等平臺進行宣傳但沒有銷售行為則不能視為有在先使用的事實。

（二）在相同或相似產(chǎn)品或服務上，使用與注冊商標相同或相似的商標

商標先用權產(chǎn)生的前提為先用權人在相同或相似的產(chǎn)品或服務上，使用了與注冊商標相同或近似的商標，如何判斷產(chǎn)品或服務的相同或類似、商標的相同或近似十分重要?！渡虡俗杂蒙唐泛头諊H分類表》和《類似商品和服務區(qū)分表》可以作為判斷商品或服務相同或類似的依據(jù)之一。新《商標法》并未明確規(guī)定商品或服務相同或類似的判斷標準與依據(jù)，我們應從相關公眾的一般認知的視角出發(fā)，通過對比商品的種類、性能用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、使用方法、消費對象、營銷方式等方面予以判斷，或者從相關公眾的一般認識出發(fā)認為存在特定聯(lián)系、并且容易造成消費者混淆，則為相同或相似。而判斷商標的相同或近似，則要從商標構成的局部、整體進行一一對比、分析，從商標所使用的方式等方面綜合判斷。

（三）在先使用商標具有一定的影響力

新《商標法》要求在先使用商標應具有一定影響，即已經(jīng)具備一定市場知名度，商標知名度的判斷應結合相關公眾的認知、使用的時間和地域范圍、廣告宣傳的程度和地域范圍等因素。關于在先使用商標具有一定影響力的認定標準，學術界認知的寬嚴程度有所不一，康定山曾論述“商標一經(jīng)產(chǎn)生和使用在賣出的商品上就具有了市場知名度”，且只要買受者超過三人以上便是為公眾所知悉。[5]而張玉敏在《在先使用商標的保護》中則認為認定馳名商標的參考因素原則上可以用于認定有一定影響的商標[6]。本文認為關于商標影響力的認定，不應該也無法用一刀切的標準去衡量，在司法實踐中，亦不能絕對追求“影響力”、“知名度”，而應該根據(jù)個案情況，具體情況具體分析，不能讓未注冊商標的保護空間被擠壓，從而使新《商標法》第59條失去立法意義。而具體如何認定則賦予了法官較大的自由裁量權。

四、商標先用權的限制要件

新《商標法》規(guī)定了商標先用權人兩方面的限制，即應在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用及附加適當區(qū)別標識。

日本商標法規(guī)定，在先使用人應繼續(xù)于該商品或服務上使用商標，且就該商品或服務享有使用該商標的權利，因此原使用范圍首先應限定為“原有商品或服務類別”，商標在先用權人不得在后續(xù)使用中進行商品或服務內(nèi)容的擴張，包括類似的商品或服務也屬于超出了“原有范圍”的限制。另一方面，原有范圍應限定為“原有地域范圍”。從我國司法實踐看，法院在判決中也會要求商標先使用人不得超出原使用的地域范圍使用商標。在蔣某友與南京某飲食有限公司、南京某餐飲有限公司、南京某鍋貼有限公司侵害注冊商標專用權糾紛案中，江蘇省高級人民法院判決“先使用人使用服務商標應該在原有服務地址”[7]。但隨著市場經(jīng)濟發(fā)展的多樣化，“原有地區(qū)范圍”是否包括商業(yè)自然擴展區(qū)域，電子商務、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營等涉及的地域范圍沒有固定性，這些都為司法實踐中對“原有地域范圍”的判斷造成難點。

新《商標法》立法目的是防止可能發(fā)生的商品或服務混淆。當先用權人使用商標與注冊商標權人使用商標發(fā)生混淆，進而誤導消費者對商品的選擇時，注冊商標權人可以要求先用權人附加適當標識，以起到區(qū)分作用?！霸谏唐坊蚍罩细郊右恍俗R，使在先使用商標與注冊商標不發(fā)生混淆，這本是商標先使用權行使的條件之一—非混淆性使用，而不是商標先使用權人能夠擴大生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營范圍的理由”[8]。本文亦認為這是附加適當標識的意義所在。

五、總結

新《商標法》對商標先用權規(guī)定比較原則化，當前司法實踐中可供參考的案例也比較少，商標先用權相關法律問題還需要進一步細化的研究，比如是否需要增加商標先用權人主觀善意的構成要件，在先使用是否必須為連續(xù)性使用等問題，都需要理論與司法界繼續(xù)探討、歸納、總結。

[1]最高人民法院（2008）民三監(jiān)字第10-1號民事判決書.

[2]董炳河.《商標在先使用的法律意義》.載《法學》,1999年第10期.

[3]劉賢.《未注冊商標的法律地位》.載《西南政法大學學報》,2005年第3期.

[4]杜穎.《商標先使用權解讀》.載《中外法學》,2014年第五期.

[5]康定山.《論未注冊商標侵害行為的法律規(guī)制》.西南政法大學,2008年碩士論文.

[6]張玉敏.《在先使用商標的保護》.載《中華商標》,2002年第2期.

[7]蘇省高級人民法院民事判決書（2013）蘇知民終自第0037號判決書.

[8]杜穎.《商標法》.北京大學出版社,2014年版.