楊永　張閔

摘 要 專利申請制度要求滿足單一性原則，對于不符合單一性要求的專利申請，申請人可以通過分案申請的方式克服單一性問題。目前，分案申請制度包括兩種情況：申請人主動實(shí)施案例和申請人克服單一缺陷的評審點(diǎn)通知在通知中。在主動分案時，實(shí)踐中存在分案與母案內(nèi)容相同、即分案申請與單一性無關(guān)的情況。上述做法，導(dǎo)致相同的申請?jiān)趯＠麑彶椴糠种兄貜?fù)進(jìn)行審查，不利于專利制度的發(fā)展。本文對分案申請制度的完善進(jìn)行淺析及建議。

關(guān)鍵詞 分案申請 單一性 專利申請制度

作者簡介：楊永、張閔，華南理工大學(xué)。

中圖分類號：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.11.169

一、問題的提出

目前我國發(fā)明專利申請采用早期公開、延遲審查的實(shí)質(zhì)審查制度，在申請文件公開之前進(jìn)行初步審查，初步審查的主要任務(wù)包括審查申請人提交的申請文件是否存在明顯缺陷、提交的文件是否符合期限要求、是否繳納費(fèi)用等。而實(shí)質(zhì)審查的目的在于判斷發(fā)明專利申請是否存在實(shí)質(zhì)性缺陷及撰寫方面的形式缺陷，并確定發(fā)明是否存在授予發(fā)明專利權(quán)的前景。其中，申請文件是否符合受理的形式要求由初步審查完成；而實(shí)質(zhì)審查是在初步審查基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對申請文件是否存在實(shí)質(zhì)性缺陷以及與撰寫有關(guān)的形式缺陷，提出實(shí)質(zhì)審查意見，以確定發(fā)明是否符合授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)一件專利申請包括的兩項(xiàng)以上的發(fā)明不符合單一性規(guī)定時，申請人可以主動提出分案申請，也可以應(yīng)審查員通知書中指出的單一性審查意見的要求，被動的進(jìn)行分案以克服審查意見中指出的單一性問題。作為由母案中分出的“子案”，分案申請?jiān)趦?nèi)容上應(yīng)當(dāng)符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第四十三條第一款的規(guī)定，即分案申請不得超范圍。

可見，上述規(guī)定主要涉及申請人主動提交分案申請的情形，在初步審查階段中，對于分案申請的受理，主要審查分案申請的提交時間，而并未考慮分案申請與其母案之間是否因單一性的問題而進(jìn)行分案，也未有關(guān)于分案前的母案申請與對應(yīng)的分案申請是否涉及不同的主題，它們的權(quán)利要求書是否涉及不同的發(fā)明創(chuàng)造。而在審查實(shí)踐中，特別是在母案已被審查員駁回的情形下，存在利用分案申請制度，在規(guī)定期限內(nèi)，提交權(quán)利要求相同的分案申請，這種分案申請被初步審查階段所接受；而在實(shí)質(zhì)審查階段，需要對這類申請重新進(jìn)行檢索、審查、提出審查意見，導(dǎo)致相同內(nèi)容申請的重復(fù)審查，這既無謂的增大了行政審批的工作量，也不利于消除積壓、提高行政審查速度的要求，對于目前專利制度的運(yùn)行帶來負(fù)面影響。

二、法律規(guī)定的梳理

分案申請制度的法律基礎(chǔ)在于“單一性原則”?！秾＠ā返谌粭l第一款對專利申請單一性原則作出了規(guī)定，首先，一個明確的應(yīng)用應(yīng)該是一個發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，其次，屬于一般的發(fā)明概念的兩個或多個發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，可以放在一個應(yīng)用程序中，這樣一個為防止申請人不會提高有關(guān)的技術(shù)含量和應(yīng)用，從而防止國務(wù)院專利行政部門帶來專利分類，R檢索，審查專利行政審批為專利行政部門的困難，也有利于申請人獲得授權(quán)后更有限方便運(yùn)動，使用其專利，也便于對專利文獻(xiàn)的公共參考?？梢?，無論是申請人主動提交分案申請、還是基于審查意見通知書進(jìn)行的被動分案申請，“一件專利申請包括兩項(xiàng)以上發(fā)明”是其可以進(jìn)行分案的法律基礎(chǔ)?！耙患＠暾埌▋身?xiàng)以上發(fā)明”，包括權(quán)利要求書中包括兩項(xiàng)以上發(fā)明的情況，也包括說明書中存在兩項(xiàng)以上發(fā)明的情況，當(dāng)兩項(xiàng)以上發(fā)明存在于說明書中時，通過分案申請，將不同的發(fā)明記載于分案申請中，只要沒有超出分案前申請文件記載的范圍，則這樣的分案申請符合先申請?jiān)瓌t的要求，是應(yīng)當(dāng)允許的。然而，對于利用分案申請制度，提交權(quán)利要求相同的分案申請，這種行為由于不滿足《專利法實(shí)施細(xì)則》第四十二條中關(guān)于分案申請的要求，因此在法律上也是缺少依據(jù)的。

三、問題討論及思考

關(guān)于分案申請時的修改問題，有觀點(diǎn)認(rèn)為，分案在進(jìn)行申請時是按照一件新申請繳納各種申請費(fèi)的，因此申請人在原申請記載的范圍內(nèi)、不超范圍的情況下，作較為靈活的改動應(yīng)當(dāng)允許。筆者部分同意該觀點(diǎn)。一方面考慮到申請人撰寫申請文件時主觀理性的有限性，可能存在將具有創(chuàng)新的主題方案記載于說明書中而未能體現(xiàn)在權(quán)利要求中，此時，對這部分記載于說明書中的方案進(jìn)行分案申請，只要沒有超范圍，就應(yīng)當(dāng)是允許的，其符合基于兩個或以上主題進(jìn)行分案的單一性要求。對于分案申請視為一件新申請收取各種費(fèi)用，是因?yàn)榉职干暾埖闹黝}與分案后原申請的主題已不相同，對于分案申請的主題需要進(jìn)行重新檢索、審查、提出審查意見。但當(dāng)申請人的修改與單一性原則無關(guān)時，例如在申請被駁回而提出相同權(quán)利要求的分案申請時，此時不能認(rèn)為“申請人應(yīng)當(dāng)于付出代價來獲得但由于某些原因而未獲得的利益”。

對于申請人主動提出分案申請的原因，除基于單一性的考慮外，也存在濫用分案申請制度以期獲得不當(dāng)專利授權(quán)的情形，如利用當(dāng)前發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查制度中，分案前的母案與對應(yīng)的分案往往由兩或多個不同的發(fā)明專利實(shí)審審查員分別進(jìn)行獨(dú)立審查，此時由于不同審查員對相同法律條款的掌握標(biāo)準(zhǔn)、甚至對發(fā)明構(gòu)思的理解都可能存在差異，因此出現(xiàn)分案前的母案與對應(yīng)的分案，它們的實(shí)質(zhì)審查結(jié)果不同的現(xiàn)象，從而利用對相同內(nèi)容提起分案申請方式，盡可能增大地獲得授予專利權(quán)的機(jī)會。

已有專利審查工作者撰文證明了該觀點(diǎn)，并舉出了具體案例“200910057173.6平衡閥”，其母案審查意見認(rèn)為，該申請的說明書不符合《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定……本申請涉及一種平衡閥，其包括閥塊、梭閥、減壓閥以及兩個抗衡閥，對于實(shí)行平衡閥這一功能來說，兩個抗衡閥的設(shè)置是必要的，但該本申請?jiān)忌暾埼募?，并未有關(guān)于兩個抗衡閥的具體結(jié)構(gòu)的記載，更缺少兩個抗衡閥與其他部件之間的位置及連接關(guān)系的記載，同時抗衡閥的術(shù)語本身也不規(guī)范，在對應(yīng)領(lǐng)域中不具有公知的明確含義，因而本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原始申請文件的記載，無法實(shí)現(xiàn)其發(fā)明，并基于說明書不符合《專利法》第二十六條第三款有關(guān)說明書公開不充分的缺陷，于2010年8月4日駁回了該申請。

申請人未提出復(fù)審請求，但在規(guī)定期限內(nèi)提出了分案申請“201010279543.3一種平衡閥”，在本分案申請中，申請人刪去了原申請文件中所記載的“兩個抗衡閥”。可見，申請人提出分案并非基于單一性的原則而提出不同的申請，而是嘗試通過分案重新啟動對原申請的審查。分案申請的審查員在審查意見中指出“刪去該部分內(nèi)容之后的技術(shù)方案與原技術(shù)方案相比有實(shí)質(zhì)性的區(qū)別，本申請的權(quán)利要求保護(hù)的范圍為一種平衡閥的沖洗口結(jié)構(gòu)，且該平衡閥中不包括抗衡閥，也就是說該沖洗口結(jié)構(gòu)可以用于任何平衡閥結(jié)構(gòu)中，而母案中的這一結(jié)構(gòu)是應(yīng)用于包含抗衡閥的特定平衡閥中，也就是說母案中并沒有記載這一技術(shù)方案，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說該方案也不能從母案的申請文件中直接的毫無疑義的確定，因此本分案申請超出了原申請記載的范圍”。申請人在答復(fù)分案審查員的審查意見時，將刪除內(nèi)容重新補(bǔ)入到了該分案申請的文本中，最終導(dǎo)致了基于同樣的文本，分案申請被授予了專利權(quán)，而母案卻被駁回的情況。

可見當(dāng)前我國發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查制度中，對于申請人主動進(jìn)行分案申請的審查，未能體現(xiàn)“分案申請”與“單一性原則”的內(nèi)在一致性關(guān)系，未能將分案前的母案申請與對應(yīng)的分案申請應(yīng)當(dāng)涉及不同的主題、它們的權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)各自請求保護(hù)不同內(nèi)容的發(fā)明，即單一性原則，作為審查依據(jù)，既導(dǎo)致了相同內(nèi)容申請的重復(fù)審查，增大了行政審批的工作量，不利于消除積壓、提高行政審查速度；另一方面，分案前的母案與對應(yīng)的分案往往由兩或多個不同的發(fā)明專利實(shí)審審查員分別進(jìn)行獨(dú)立審查，此時由于不同審查員對相同法律條款的掌握標(biāo)準(zhǔn)、甚至對發(fā)明構(gòu)思的理解都可能存在差異，因此出現(xiàn)分案前的母案與對應(yīng)的分案，它們的實(shí)質(zhì)審查結(jié)果不同的現(xiàn)象，就成為可能，這也導(dǎo)致了專利行政審批結(jié)果的公信力的下降。提高專利行政部門的公信力，既需要提高專利審查能力，提高審批結(jié)論的標(biāo)準(zhǔn)一致性，另一方面，也需要完善分案申請制度，避免“非因單一性原因”提出的分案申請。

已有文章涉及了“非因單一性原因”提出的分案申請進(jìn)行了審查方式的探討。該文章指出實(shí)用新型專利申請201220112529.9因未按時繳納申請費(fèi)而被視為撤回，之后申請人在期限內(nèi)又提出了技術(shù)方案完全相同的實(shí)用新型分案申請201220335889.5。該分案實(shí)用新型審查員認(rèn)為該分案不符合分案申請的條件，因?yàn)榉职盖暗哪赴干暾埮c對應(yīng)的分案申請，它們的權(quán)利要求書保護(hù)的主題是相同的，而非不同的發(fā)明，因此實(shí)用新型審查員發(fā)出了分案申請視為未提出的通知書，并基于此最終結(jié)案。

可見，當(dāng)前發(fā)明專利申請的分案申請制度中，初步審查階段對于分案申請的受理，主要審查分案申請的提交時間，而未對分案前的母案與對應(yīng)的分案之間是否存在單一性的缺陷進(jìn)行審查，也未考慮分案前的母案與對應(yīng)的分案它們的權(quán)利要求書是否保護(hù)不同主題的發(fā)明。但在專利審查實(shí)際工作中，實(shí)用新型的初步審查制度，已關(guān)注了分案申請的條件限制，即“單一性的要求，分案以后的原申請與分案申請的權(quán)利要求書應(yīng)分別保護(hù)不同的發(fā)明”。這一點(diǎn)，對于發(fā)明專利申請的分案申請制度來說，具有重要的借鑒意義。

四、總結(jié)

目前我國專利分案申請制度還存在一些問題，對于申請人主動提出分案申請的情況下，存在濫用分案申請制度的情況，比如根據(jù)我國當(dāng)前發(fā)明專利專利實(shí)質(zhì)審查的程序來說，分案前的母案申請與對應(yīng)的分案申請往往會由兩或多個不同的發(fā)明專利實(shí)審審查員分別進(jìn)行獨(dú)立審查，此時由于不同審查員對相同法律條款的掌握尺度、甚至對發(fā)明構(gòu)思的理解都可能存在差異，因此出現(xiàn)分案前的母案與對應(yīng)的分案，它們的實(shí)質(zhì)審查結(jié)果不同的現(xiàn)象，就成為可能。在母案被審查員駁回的情況下，申請人并不啟動復(fù)審程序，而是在規(guī)定時間內(nèi)提出分案申請，而分案與母案內(nèi)容相同、分案申請與單一性無關(guān)的情況，試圖得到有利于自身的、不同的審查結(jié)論。這種做法，導(dǎo)致相同的申請?jiān)趯＠麑彶椴块T中重復(fù)進(jìn)行受理、檢索、審查、提出審查意見，這既無謂的增大了行政審批的工作量，也不利于消除積壓、提高行政審查速度的要求，而當(dāng)母案與分案的審查結(jié)論不一致時，也影響了中國的專利的聲譽(yù)，不利于專利制度的發(fā)展。應(yīng)當(dāng)提供應(yīng)用的劃分限制，為應(yīng)用劃分的主動性申請人的條件，提出具體要求，分別作出“原申請和分案申請后的保護(hù)”。發(fā)明的不同的要求“已成為專利申請審查程序的操作要求。同時，基于“一事不再理”原則的要求，也應(yīng)避免相同內(nèi)容的申請，借助分案申請的形式多次提出實(shí)質(zhì)審查請求。對于實(shí)質(zhì)審查結(jié)論中有爭議的審查結(jié)論，如駁回等，則應(yīng)通過復(fù)審程序予以解決。

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