姚碩 陸婧楠

摘 要 文章通過對企業(yè)專利布局的原生性與繼受性手段的剖析，以強調(diào)企業(yè)必須在具體的制度框架下綜合多種因素進行專利布局，并建立在組織、制度上立體的知識產(chǎn)權(quán)管理框架的重要性。

關(guān)鍵詞 企業(yè) 專利布局 管理運營

中圖分類號：G306 文獻標(biāo)識碼：A DOI：10.16400/j.cnki.kjdks.2016.06.068

Abstract The views of this text are based on the experience of overseas patent applications of corporations. Through analyzing the methods used by corporations to establish the system of patent layout. We stress the vital importance of take varieties of factors into account before executing the intellectual property blueprint and emphasize the possibility to reach a suitable frame in regulations and organizations.

Key words enterprise； patent layout； management and operation

知識產(chǎn)權(quán)保護制度的完善程度關(guān)系當(dāng)前企業(yè)國際市場競爭地位，有效獲取國外專利并在海外開展交叉專利布局，不僅可借國外強有力的專利法體系鞏固國際市場，且能改善企業(yè)市場形象。當(dāng)前我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致貿(mào)易結(jié)構(gòu)演化，對企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)國際規(guī)則熟悉運用能力提出了新的要求。

1 企業(yè)海外專利申請模式與因素考量

企業(yè)的專利布局，即在綜合考量產(chǎn)品商業(yè)化可能性，將來利用價值，競爭對手復(fù)制與反向工程的可能性及拓展海外市場預(yù)估的基礎(chǔ)上，對專利申請進行周密規(guī)劃與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的過程。企業(yè)通過高效方式獲取海外有效專利，再圍繞該基礎(chǔ)專利進行外圍專利的強化布局，結(jié)合商業(yè)策略以獲得市場優(yōu)勢地位。

企業(yè)海外專利布局，應(yīng)選擇合適的專利申請策略。一般通過Paris途徑或PCT途徑，相較于PCT途徑，Paris途徑專利申請地域更加具體與確定，適用于當(dāng)發(fā)明為廣泛知曉的技術(shù)領(lǐng)域或簡單實用的技術(shù)構(gòu)思。PCT提供了更長的評估期間，申請人可以結(jié)合國際局所提供的國際檢索報告與書面意見參考，在立足于企業(yè)自身特點及市場范圍，研發(fā)地，銷售地的市場前瞻性預(yù)測的基礎(chǔ)上，決定是否進入國家階段，從而大大提高了專利申請的針對性與有效性。

證明侵權(quán)難度以及法律健全程度是企業(yè)海外專利布局的導(dǎo)向。因法律的地域性，企業(yè)在不同國家申請專利時要對專利申請類型做出具體考量。如，技術(shù)屬于用于新途徑，創(chuàng)造程度高，無固定形狀且具期待長保護期時，發(fā)明專利更具有市場優(yōu)勢。而對于形式審查為主的實用新型專利更適合更新速度快的結(jié)構(gòu)性改進。立法上，不同國家對專利保護類型持有較大差異，英美以保護發(fā)明專利為主，不僅僅是對司法成本，更多的是對知識產(chǎn)權(quán)合理壟斷制度原旨的考量，避免專利制度退化為純粹的商業(yè)策略。再如保護產(chǎn)品形狀與圖案的外觀設(shè)計專利，日本以《意匠法》進行專門保護，德國在某種程度上將其納入模型設(shè)計圖的保護范圍，均采單獨立法的立法模式。英國以《注冊外觀設(shè)計法》、《外觀設(shè)計版權(quán)法》、《版權(quán)法》保護的雙重立法模式與法國類似，但兩國又存在實質(zhì)審查與登記制之間的差異。

企業(yè)在海外專利布局時，應(yīng)在對不同功效結(jié)構(gòu)與數(shù)量上集合的技術(shù)內(nèi)容進行挖掘的基礎(chǔ)上，從創(chuàng)新成果中提煉出具有價值的創(chuàng)新點與方案。對申請內(nèi)容的有效選擇直接關(guān)系到申請的專利能否被授予。日本對自然法則本身、單獨發(fā)現(xiàn)，違反自然法則以及不歸于技術(shù)方案的情形排除專利保護，并對充分公開且清楚的要件要求提出了技術(shù)人員按照說明書公開內(nèi)容可實施的標(biāo)準(zhǔn)要求。因而專利申請前對自身技術(shù)進行研判以確定申請策略對企業(yè)海外專利布局成功率而言十分重要。

處于不同產(chǎn)業(yè)生命周期的企業(yè)，其專利實施策略的重點、內(nèi)容的側(cè)重點應(yīng)有所不同，以在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相應(yīng)階段把握技術(shù)先機，以專利戰(zhàn)略獲得市場競爭優(yōu)勢。①對于產(chǎn)業(yè)引進期的產(chǎn)業(yè)，應(yīng)及時跟蹤新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的專利信息與情報，盡早進行海外針對性專利布局，以限制潛在的競爭對手，形成規(guī)模優(yōu)勢與壟斷性市場。而對于產(chǎn)業(yè)成長期的技術(shù)成果，應(yīng)對次級市場進行專利布局，對基礎(chǔ)專利持有者利益范圍進行規(guī)避設(shè)計，降低侵權(quán)風(fēng)險。在產(chǎn)業(yè)成長期，進入該產(chǎn)業(yè)更多的企業(yè)在技術(shù)和經(jīng)濟實力上喪失了先機，在專利戰(zhàn)略與技術(shù)創(chuàng)新運用模式上只能以防御性專利戰(zhàn)略和跟隨型模仿創(chuàng)新戰(zhàn)略為主。對于成熟期與淘汰期的技術(shù)而言，將產(chǎn)業(yè)向低級市場轉(zhuǎn)移以延緩市場地位的喪失，或早期將該技術(shù)進行階梯式布局，即對不同重點的市場進行專利申請的時間進行交錯，可延長技術(shù)的市場生命周期。

2 以企業(yè)海外專利并購為核心的布局策略

與企業(yè)原生技術(shù)申請海外專利的策略相比，進行企業(yè)海外專利并購，實現(xiàn)海外市場競爭地位與優(yōu)勢資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，能夠有效縮短科研時間與經(jīng)濟投入，延長技術(shù)市場產(chǎn)業(yè)鏈。通過繼受方式獲得海外專利，應(yīng)堅持以專利資產(chǎn)的有效評估為前提，在制度化、體系化的并購流程的基礎(chǔ)上，充分考量競爭對手以及行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)狀況，規(guī)避法律與市場風(fēng)險，確定知識產(chǎn)權(quán)交易的架構(gòu)設(shè)計。企業(yè)海外專利并購應(yīng)從規(guī)避交易風(fēng)險，有效的資產(chǎn)評估與市場預(yù)測，資源整合的基礎(chǔ)上進行。

知識產(chǎn)權(quán)的交易風(fēng)險控制，即通過事先對有關(guān)的權(quán)利義務(wù)進行規(guī)定的方式，避免跨國并購專利中因為專利自身問題而導(dǎo)致的并購失敗或無法達到預(yù)期成果的情形。對交易風(fēng)險進行控制，要首先評估并購目標(biāo)國的法律法規(guī)政策，是否存在技術(shù)出口管制措施。其次，知識產(chǎn)權(quán)的有效性管理，應(yīng)綜合考量授權(quán)專利的有效性，是否存在被申請無效的可能性，作為標(biāo)的的專利本身是否存在共同共有的權(quán)利限制，被收購方是否享有完全意義上的該專利的所有權(quán)等。

有效的專利資產(chǎn)評估與市場預(yù)測以合理的交易流程和盡職調(diào)查為前提，企業(yè)在進行海外專利并購時，應(yīng)在涉外知識產(chǎn)權(quán)律師的協(xié)助下確定合理的貫穿規(guī)劃、并購、資源整合始終的并購流程。在并購前進行目標(biāo)國市場的專利信息與技術(shù)資料的搜集，確定所并購的專利非基于第三方授權(quán)的基礎(chǔ)專利的改進專利，并對標(biāo)的專利進行特定市場環(huán)境下的初步評估。并購中，確定轉(zhuǎn)讓的專利權(quán)的具體內(nèi)容，如果涉及專利許可，則應(yīng)將爭點落實在專利許可的模式上。并購后，應(yīng)拓寬專利交易的融資途徑，制定企業(yè)技術(shù)資源整合辦法，在人力與組織相適應(yīng)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)專利價值應(yīng)用與知識產(chǎn)權(quán)資源的轉(zhuǎn)移。

有效利用海外較為完善的知識產(chǎn)權(quán)法律保護體系維護海外市場，是當(dāng)前企業(yè)取得海外競爭優(yōu)勢地位的有力保障，而運用目標(biāo)國專利制度阻止其他競爭對手進入該市場是一種有效的商業(yè)策略。以美國USITC的337調(diào)查為例，基于美國《1930年關(guān)稅法》，USITC有權(quán)針對專利侵權(quán)行為、不公平貿(mào)易競爭行為向侵權(quán)方發(fā)布排除令或禁止令以保障權(quán)利人在美國的市場利益。日本索尼多次通過向美國國際貿(mào)易委員會申請啟動337調(diào)查的準(zhǔn)司法程序，實現(xiàn)了在較短時間內(nèi)排除侵權(quán)產(chǎn)品進口到美國的目的，當(dāng)前日本企業(yè)已成為除美國本土企業(yè)外在美國提起337調(diào)查最多的企業(yè)群體。其次，利用美國專利訴訟立案寬松，訴訟成本低的特點，向多個法院提起平行訴訟以增大競爭對手應(yīng)訴壓力，迫使其放棄目標(biāo)國市場也是重要的知識產(chǎn)權(quán)商業(yè)策略。因此，企業(yè)應(yīng)積極布局海外專利，廣泛收集行業(yè)專利情報，積極開展專利分析評議，并結(jié)合自身實際，制定應(yīng)對的策略與具體方案。

3 企業(yè)海外專利布局框架與管理體系

企業(yè)海外專利布局應(yīng)當(dāng)構(gòu)建以事務(wù)型管理為基礎(chǔ)的，以申請戰(zhàn)術(shù)與商業(yè)策略為中心的，以戰(zhàn)略整合為最終目的的金字塔型的層層遞進的布局框架，并以該框架作為專利規(guī)劃與資源整合全過程的指導(dǎo)性策略。

作為框架基石的事務(wù)型管理，強調(diào)一定的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃與專利組合，注重企業(yè)間的協(xié)調(diào)與專利池的構(gòu)建。通過對技術(shù)進行通常目的的保護運作，以保障技術(shù)有效穩(wěn)定以及維護市場效益。

戰(zhàn)術(shù)與商業(yè)政策是框架的中心，專利的戰(zhàn)術(shù)管理即在資產(chǎn)創(chuàng)造與自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，結(jié)合專利資源與商業(yè)策略打擊競爭對手。海外專利資產(chǎn)的運營是此階段的核心，通過專利常規(guī)性的許可行為，強化無形資產(chǎn)的流動性。通過與合作方建立專利聯(lián)盟，專利資產(chǎn)作價出資入股，專利質(zhì)押融資等方式對無形資本進行盤活。

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理戰(zhàn)略是企業(yè)在進行技術(shù)創(chuàng)新活動時，運用專利以及其他知識產(chǎn)權(quán)制度的特性與功能，從法律、經(jīng)濟和科技的角度，對有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的獲得、保護、實施和管理所做的總體安排和統(tǒng)一謀劃。②企業(yè)對于自身獲得的具有基礎(chǔ)性或先驅(qū)性的海外專利，必須在于自身原有技術(shù)進行配套與整合的基礎(chǔ)上才能使其發(fā)揮技術(shù)間的協(xié)調(diào)與聯(lián)動作用，這不僅涉及到資產(chǎn)接管的整合，更涉及到人才團隊與創(chuàng)新目標(biāo)的整合。戰(zhàn)略整合的作用在于內(nèi)外聯(lián)動，將企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)與市場導(dǎo)向結(jié)合，使專利資產(chǎn)的管理貫穿企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)、品牌戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃始終。

對于企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)管理的管理體系，企業(yè)在海外專利布局時可以從組織措施、制度構(gòu)建、物質(zhì)性措施等方面協(xié)調(diào)。組織上，企業(yè)應(yīng)專門設(shè)立進行海外專利布局的機構(gòu)，對不同國家專利申請政策、優(yōu)先權(quán)等申請要件變化進行關(guān)注與跟蹤。強調(diào)企業(yè)財務(wù)部門的協(xié)助，對目標(biāo)市場價值進行績效的評估。制度上，企業(yè)專利申請手段與專利申請技術(shù)內(nèi)容在專利授權(quán)或有效轉(zhuǎn)讓前，均屬商業(yè)秘密。對知曉企業(yè)海外專利布局戰(zhàn)略具體規(guī)劃的負(fù)責(zé)人，應(yīng)與其簽訂商業(yè)秘密的保密合同，并建立完善的商業(yè)秘密管理規(guī)章制度，將事前預(yù)防與事后救濟有機的結(jié)合起來。在物質(zhì)性措施的使用上，將記載有專利布局策略的物質(zhì)性載體與外界隔離，對專利申請書、代理人、律師的合作協(xié)議等文件進行妥善的保管，對未來專利糾紛確定管轄權(quán)或?qū)＠袡?quán)人具有重要的意義。

企業(yè)的海外專利布局是企業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)先進入目標(biāo)市場的關(guān)鍵，海外專利布局策略應(yīng)結(jié)合申請前的商業(yè)秘密管理，申請后或并購后的專利管理與資產(chǎn)運營開展布局活動，完善的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)是保障企業(yè)有效運營知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)，是實現(xiàn)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理目標(biāo)和落實企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)基本任務(wù)的前提條件。③

注釋

① 馮曉青.企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理.中國政法大學(xué)出版社，2012：298-299.

② 宋亞非.跨國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理戰(zhàn)略分析及其啟示.財經(jīng)問題研究，2008（7）.

③ 馮曉青.論企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理體系及其保障.廣東社會科學(xué)，2010（1）.