文 Susan Susan G. Fishbein, Bryan Wheelock 翻譯 《法人》記者 王映

專利
——最后的邊境衛(wèi)士？

文 Susan Susan G. Fishbein, Bryan Wheelock 翻譯 《法人》記者 王映

用來打擊未經(jīng)批準(zhǔn)的海外產(chǎn)品被進(jìn)口回國的有效途徑就是制造有別于國內(nèi)版本的海外版產(chǎn)品。不僅僅是產(chǎn)品自身的差異使得海外版本更難銷售，而且還可以使用版權(quán)和商標(biāo)權(quán)利來對抗這些銷售行為

一個國家國內(nèi)法規(guī)范著知識產(chǎn)權(quán)并確定其有效性——比如專利、商標(biāo)和版權(quán)。因此，這些權(quán)利常常被視為區(qū)域性的獨(dú)立存在。這意味著一個國家專利、商標(biāo)和版權(quán)的交易并不會在另一個國家用盡相應(yīng)的權(quán)利。

因此，在一個國家中知識產(chǎn)權(quán)支持的產(chǎn)品銷售，這并不會妨礙其他國家的知識產(chǎn)權(quán)所有者阻止進(jìn)口產(chǎn)品首次銷往國外。知識產(chǎn)權(quán)所賦予的屬地權(quán)利一般允許這些權(quán)利的所有者將市場細(xì)分，在每個國家中開發(fā)利用權(quán)利。

例如采用允許所有者最大化利潤的本地定價(jià)策略，不必?fù)?dān)心產(chǎn)品的定價(jià)差異將導(dǎo)致在定價(jià)低廉國家的產(chǎn)品會流向其他定價(jià)更高的國家。不僅細(xì)分市場可以最大化知識產(chǎn)權(quán)所有者的利益，更使得產(chǎn)品可以更廣泛地應(yīng)用，因?yàn)闄?quán)利持有者可以根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r來對產(chǎn)品定價(jià)。

版權(quán)用盡之后

約翰·威利父子公司出版社(John Wiley & Sons Inc.)是一家專攻學(xué)術(shù)出版物的國際化出版公司，它對全球市場的教科書采用了差異定價(jià)的戰(zhàn)略，例如在美國印刷和銷售美國版本，而另有一個相對低價(jià)的在國外生產(chǎn)和銷售的國外版本。一個名叫Supap Kirtsaeng的泰國學(xué)生在美國留學(xué)時注意到了這一價(jià)差，并讓在泰國的朋友和家人在當(dāng)?shù)貢曩徺I低價(jià)的外國版本英語教科書。這些書被寄到美國，Kirtsaeng在此轉(zhuǎn)售并賺取了利益。

出版社在地區(qū)法院獲得了支持，法院認(rèn)為首次銷售原則并不適用于外國生產(chǎn)的產(chǎn)品，即使是在版權(quán)所有者授權(quán)下生產(chǎn)的，第二巡回法院確認(rèn)了這一說法。

四年后的2012年，美國最高法院認(rèn)為此案的重點(diǎn)問題在于在第109條下“是否合法制造”從地域上限制了該款的適用范圍。最高法院得出結(jié)論認(rèn)為，考慮到上下文和首次銷售原則的歷史，這句話更傾向于從非區(qū)域的角度來解釋。這也就意味著首次銷售原則適用于約翰·威利父子公司出版社的外國版本在國外進(jìn)行銷售，因此其無法阻止Kirtsaeng進(jìn)口并銷售。

Kirtsaeng嚴(yán)重限制了企業(yè)使用版權(quán)地域歧視價(jià)格的能力?，F(xiàn)在，如果版權(quán)作品的價(jià)格差異太大，在一個低價(jià)國家的買家可以像Kirtsaeng一樣利用價(jià)差，并削弱價(jià)高國家版權(quán)所有者的權(quán)利。Kirtsaeng自己在eBay上就銷售了近100萬美元的教科書，所以這單單對出版和音樂產(chǎn)業(yè)的影響就可能是巨大的。

在“后Kirtsaeng”的世界，企業(yè)必須使產(chǎn)品充分地不同，才能使在高價(jià)國家銷售的產(chǎn)品比低價(jià)國家銷售的產(chǎn)品更具吸引力，或者找到其他方法來避免與自己競爭。

專利權(quán)如何運(yùn)用

在Kirtsaeng之后，很多人質(zhì)疑最高法院對于首次銷售的寬泛解釋是否將適用于專利和版權(quán)。專利也支持大幅的價(jià)格差異，特別是在制藥領(lǐng)域，消費(fèi)者早就認(rèn)識到許多處方藥在其他國家可以以低得多的價(jià)格獲得。美國聯(lián)邦巡回上訴法院最近有機(jī)會在利盟國際公司（Lexmark International, Inc.）訴印象公司（Impression Prods.）一案中重新審視專利首次銷售原則。在此案中，印象公司購買二手利盟打印機(jī)硒鼓，進(jìn)行重新回填并倒賣。印象公司在國內(nèi)獲得的所有二手硒鼓都受到單次使用的限制，而其在國外獲得的二手硒鼓則一些適用于此限制，一些不受此限制。

在單次使用限制原則有效性的問題上，聯(lián)邦巡回法院遵循了此前在馬林克羅公司（Mallinckrodt, Inc.）訴中部公司（Medipart, Inc.）一案中的判決，即一個專利所有者銷售一個合法地一次性使用/無轉(zhuǎn)售限制的已取得專利物品，并向買家明確溝通表明不會通過銷售給予買家和下游買家轉(zhuǎn)售或者反復(fù)使用的權(quán)利。因此，無論是在國內(nèi)還是國外，明確限制都將適用。

關(guān)于首次銷售原則是否適用于國外銷售的問題，聯(lián)邦巡回法院遵循了此前在爵士照片公司（Jazz Photo Corp.）訴國際貿(mào)易委員會（International Trade Comm’n）一案中的判決，即美國專利的擁有者，僅僅通過銷售或者授權(quán)在國外進(jìn)行在美國已獲專利物品的交易，而沒有授權(quán)買方在美國進(jìn)口、銷售和使用它。

因此，聯(lián)邦巡回法院在專利上得出了與最高法院在Kirtsaeng版權(quán)案中完全相反的結(jié)論。這一不同的結(jié)果源于一個事實(shí)，即與在第109-17（a）款中明確了法定首次銷售例外的版權(quán)法不同，專利法并無此規(guī)定。聯(lián)邦巡回法院注意到，國會十分重視侵權(quán)，而且獨(dú)家權(quán)利規(guī)定從屬于對首次銷售條款的明示保證，但是并沒有在與專利相關(guān)的權(quán)利中創(chuàng)造出這種權(quán)利用盡，而這其中之一是自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。

段昌盛、林錦富(2013)[18]提出一種基于WebGis技術(shù)的礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測與預(yù)警系統(tǒng)，本文在此基礎(chǔ)上，針對綠色礦山，提出一種符合廣東綠色礦山建設(shè)實(shí)際情況的地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測與預(yù)警系統(tǒng)。系統(tǒng)中基礎(chǔ)信息、監(jiān)測、評估、預(yù)警4個模塊基于WebGIS系統(tǒng)框架，其中前兩個模塊提供數(shù)據(jù)來源，使用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行評估，最終對用戶提供預(yù)警信息。在基礎(chǔ)信息模塊使用遙感技術(shù),在監(jiān)測模塊使用無人機(jī)技術(shù)，評估模塊使用人工智能技術(shù)，預(yù)警模塊使用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和手機(jī)APP技術(shù)。

在利盟案中，聯(lián)邦巡回法院開始通過專利法區(qū)別于版權(quán)法來進(jìn)行解釋，它認(rèn)為在版權(quán)法規(guī)中，國會植入了一個條款即第109(a)條，給予某些物品所有者以銷售權(quán)，并使侵權(quán)、進(jìn)口和獨(dú)家權(quán)利規(guī)定都服從于明示保證。聯(lián)邦巡回法院進(jìn)一步指出，專利法不包含國會規(guī)定的用盡規(guī)則，更不用說是一項(xiàng)讓明確定義的侵權(quán)和權(quán)利排除屈從于任何國會表示的權(quán)利用盡規(guī)則。

因此，專利為他們的所有者提供免受未授權(quán)進(jìn)口的雙重保護(hù)。第一，專利所有權(quán)人可以對已專利物品的銷售實(shí)行售后限制。第二，外國專利產(chǎn)品的銷售不能用盡專利所有權(quán)人阻止專利產(chǎn)品被進(jìn)口回美國的權(quán)利。

商標(biāo)保護(hù)的問題

商標(biāo)保護(hù)的依據(jù)有別于享有有限壟斷保護(hù)的版權(quán)和專利。商標(biāo)法律從產(chǎn)品和服務(wù)的源頭保護(hù)著消費(fèi)者免于混淆，并使商標(biāo)所有權(quán)人免受不正當(dāng)競爭的影響。因此，當(dāng)有人從其他國家進(jìn)口的正品時，它不一定是構(gòu)成侵權(quán)，因?yàn)楣姴⒉粫磺宄浳锏膩碓矗蜕虡?biāo)所有者也沒有面臨不公平交易。

如果進(jìn)口商在進(jìn)口之前對海外獲得的商品進(jìn)行了改造修改，或者如果這些貨物與國內(nèi)銷售的產(chǎn)品存在重大差異，則對該品牌產(chǎn)品的進(jìn)口可能構(gòu)成侵權(quán)。但是，如果產(chǎn)品沒有被改造并與國內(nèi)銷售產(chǎn)品無重大不同，則很難阻止進(jìn)口，特別是如果外國產(chǎn)品來源是國內(nèi)品牌所有者的子公司。

如果國外銷售的產(chǎn)品與國內(nèi)所售產(chǎn)品相同，商標(biāo)則無法比版權(quán)更有效地防止外國產(chǎn)品進(jìn)口到美國。但是，如果產(chǎn)品存在重大差異，商標(biāo)則可以給企業(yè)提供一定保護(hù)。當(dāng)“重大差異”標(biāo)準(zhǔn)不明時——第三巡回上訴法院評論道：“由于消費(fèi)者的偏好和人類的想象力一樣善變而多元，不可能制定詳盡的產(chǎn)品重大差異清單?！?/p>

總的來說，“法院對重大適用低門檻，要求不超過可能使消費(fèi)者在購買產(chǎn)品時考慮國外產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)品的不同，因?yàn)檫@種差異就足以削弱國內(nèi)商品來源的商譽(yù)”。一個實(shí)例是，僅僅是取消一個用于質(zhì)量控制和防偽目的的序列號，盡管對于終端客戶而言是隱形的，也構(gòu)成了重大差異。盡管標(biāo)準(zhǔn)很低，但并非所有差異都是重大的。

如果美國商標(biāo)的所有權(quán)是完全獨(dú)立于外國制造商或供應(yīng)商的所有權(quán)，那么美國商標(biāo)所有者將可能會幫助在關(guān)稅法第526條底下外出外國制造的產(chǎn)品。但是，這并不適用于商標(biāo)所有者為子公司或者從屬于共同擁有或者控制的情況。

市場細(xì)分的未來

Kirtsaeng案對外國銷售首次銷售原則的適用顯然是對例如出版商和軟件公司的一個打擊，這些公司依靠版權(quán)以防止產(chǎn)品被以更便宜的價(jià)格銷往國外。然而，更深遠(yuǎn)的影響是因?yàn)镵irtsaeng案還可以阻止企業(yè)利用包裝、指示和產(chǎn)品手冊來依靠版權(quán)，來防止他們的產(chǎn)品銷往國外。在Kirtsaeng案之后，企業(yè)可以利用版權(quán)來防止產(chǎn)品被進(jìn)口或者銷往國外的方式只可能是在國外銷售一個不同于美國的版本。

這樣，美國版的版權(quán)就沒有被用盡。如果一個企業(yè)要區(qū)分國外和國內(nèi)產(chǎn)品，企業(yè)則需要使得國外的版本對美國而言更沒有吸引力，從而減少消費(fèi)者可能會將國外版帶回美國的可能性。企業(yè)也可能要努力將國內(nèi)和國外版權(quán)的所有權(quán)分離，以防止國外版權(quán)所有人發(fā)起可能導(dǎo)致美國版權(quán)所有者行使權(quán)利的對外首次銷售。

產(chǎn)品差異化也是利用商標(biāo)權(quán)利來阻止輸入合法海外銷售產(chǎn)品的最有效方式。產(chǎn)品的差異越大，法庭就越可能認(rèn)定消費(fèi)者會因?yàn)閲獍娈a(chǎn)品的銷售而感到困惑，從而構(gòu)成與國內(nèi)版本的競爭。

利盟案在Kirtsaeng案之后，為使用專利保持國外價(jià)格差異注入了持續(xù)活力。雖然這在最高法院審核之后可能有所變化，但是就現(xiàn)在來說，作為一個企業(yè)可以使用專利權(quán)來防止外銷產(chǎn)品被輸入，這對產(chǎn)品受到專利保護(hù)的企業(yè)而言是個好消息。

同時，對產(chǎn)品尚未受到專利保護(hù)的公司而言有個建議：一個企業(yè)應(yīng)該尋求所有的專利保護(hù)，包括對產(chǎn)品外觀或者其包裝的設(shè)計(jì)專利。在典型的專利保護(hù)之下，需要進(jìn)行最廣泛的專利保護(hù)來包圍可能的競爭者，但這種情況卻有所不同，專利只需要覆蓋企業(yè)自己的產(chǎn)品，因?yàn)樾枰獙＠Ｗo(hù)的是返銷企業(yè)自己擁有的產(chǎn)品。甚至一個成熟產(chǎn)品可能會以支持一個設(shè)計(jì)專利的方式進(jìn)行重新設(shè)計(jì)、包裝。

企業(yè)需要有能力定制其產(chǎn)品營銷，以適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?，這常常包括價(jià)格差異。然而，定價(jià)差異越大，產(chǎn)品被以較低價(jià)格原路返回美國與企業(yè)自身競爭的可能性就越大。用來打擊未經(jīng)批準(zhǔn)的海外產(chǎn)品被進(jìn)口回國的有效途徑就是制造有別于國內(nèi)版本的海外版產(chǎn)品。不僅僅是產(chǎn)品自身的差異使得海外版本更難銷售，而且還可以使用版權(quán)和商標(biāo)權(quán)利來對抗這些銷售行為。

然而，當(dāng)以上方式都不實(shí)際或者在經(jīng)濟(jì)上不可行時，企業(yè)可能仍有選擇。雖然最高法院在Kirtsaeng案中刪除了版權(quán)作為打擊此類未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)口的工具，聯(lián)邦巡回法院在利盟案中表示，專利可以用來阻止海外銷售的相同產(chǎn)品輸入回國。這對已有專利產(chǎn)品的公司而言是個好消息，而對沒有專利產(chǎn)品的公司則是一個尋求專利保護(hù)的激勵，即使這只需要一個細(xì)小的產(chǎn)品及包裝的重新設(shè)計(jì)而已。

（本文英文版權(quán)屬于全球企業(yè)法律顧問協(xié)會）