周佳凝

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)光電技術(shù)申訴一處，北京 100000

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淺析專利法實(shí)施細(xì)則第113條中的改正譯文錯(cuò)誤對PCT國際申請文件修改的影響

周佳凝

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)光電技術(shù)申訴一處，北京 100000

本文針對專利法和專利法實(shí)施細(xì)則關(guān)于PCT申請進(jìn)入中國國家階段時(shí)在實(shí)質(zhì)審查程序和復(fù)審程序中修改依據(jù)的規(guī)定以及申請人對改正譯文錯(cuò)誤程序的疑問，從不同角度分析改正譯文錯(cuò)誤程序?qū)CT申請文件修改的影響，探討了改正譯文錯(cuò)誤程序的意義。

PCT申請；修改依據(jù)；改正譯文錯(cuò)誤

一、進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序中PCT專利申請的修改方式

PCT申請即國際專利申請，其可以以外文公布的國際申請為最先申請的文件，并在進(jìn)入中國國家階段的審查時(shí)提交申請文件的中文文本。對于PCT申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段中的修改的審查往往涉及專利法第33條以及專利法實(shí)施細(xì)則第113條。

專利法第33條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計(jì)專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

專利法實(shí)施細(xì)則第113條規(guī)定：申請人改正譯文錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)提出書面請求并繳納規(guī)定的譯文改正費(fèi)。申請人按照國務(wù)院專利行政部門的通知書的要求改正譯文的，應(yīng)當(dāng)在指定期限內(nèi)辦理本條第二款規(guī)定的手續(xù)；期滿未辦理規(guī)定手續(xù)的，該申請視為撤回。

相對于普通專利申請文件的修改，PCT專利申請的特點(diǎn)在于“原始提交的國際申請文件具有法律效力，作為申請文件修改的依據(jù)”[1]。不過，PCT申請的初審程序并不審查申請文件的中文文本是否與外文文本的內(nèi)容相同。此外，在PCT申請一進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段時(shí)，如果其已按照專利法合作條約第28條或第41條提出過修改，則程序中會(huì)針對該修改是否符合專利法第33條的規(guī)定進(jìn)行審查，但是，如果申請人沒有提出上述修改，對于以外文公布的國際申請，針對其中文譯文進(jìn)行審查，一般不需核對原文[1]。也就是說，如果不涉及根據(jù)專利法合作條約第28條或第41條作出的修改，實(shí)質(zhì)審查階段也不核實(shí)中文文本是否與外文文本內(nèi)容相同。因而，申請人往往容易混淆專利法實(shí)施細(xì)則第113條與專利法第33條的規(guī)定，忽略改正譯文錯(cuò)誤的程序。

申請人在實(shí)質(zhì)審查程序及復(fù)審程序?qū)CT申請文件進(jìn)行修改，應(yīng)當(dāng)考慮其修改的依據(jù)是原國際申請文本還是中文文本，并根據(jù)具體情況采用如下兩種不同的修改方式。

(一)當(dāng)申請人提出修改，并聲稱其修改依據(jù)為原申請的外文文件，中文文本翻譯錯(cuò)誤導(dǎo)致該申請不符合專利法第26條第3、4款的規(guī)定，該修改雖然超出原中文文本記載的范圍，但并不超出其外文文本的記載范圍。當(dāng)然，上述修改限于《專利審查指南》規(guī)定的情形，即“譯文錯(cuò)誤是指譯文文本與國際局傳送的原文文本相比個(gè)別術(shù)語、個(gè)別句子或者個(gè)別段落遺漏或者不準(zhǔn)確的情況。譯文文本與國際局傳送的原文文本明顯不符的情況不允許以改正譯文錯(cuò)誤的形式進(jìn)行改正”[2]。此時(shí)，進(jìn)入中國國家階段的中文文本存在譯文錯(cuò)誤，申請人需要按照專利法實(shí)施細(xì)則第113條的規(guī)定，提出改正譯文錯(cuò)誤的書面請求并交納規(guī)定的費(fèi)用。經(jīng)過實(shí)審程序或復(fù)審程序的審查員核實(shí)申請人提出的改正譯文錯(cuò)誤的之后，修改后的中文文本被視為外文文本的準(zhǔn)確譯文，其記載的內(nèi)容作為核實(shí)申請人所做修改是否超出原申請記載范圍的基礎(chǔ)。

(二)當(dāng)修改超出中文文本記載的范圍不屬于前述改正譯文錯(cuò)誤適用時(shí)，通常實(shí)質(zhì)審查程序不核實(shí)中文文本相對于PCT國際申請的外文文本的譯文準(zhǔn)確性，因此中文文本與外文文本含義相同，相應(yīng)地，申請人修改文本的依據(jù)實(shí)際上即中文文本。如果修改后的文本存在超出中文文本記載的情況，則屬于違反專利法第33條的情形，這與普通的專利申請情形相同。

二、關(guān)于專利法實(shí)施細(xì)則第113條中的改正譯文錯(cuò)誤的意義

專利的審查實(shí)踐過程中，一些PCT申請的申請人曾在答復(fù)審查意見通知書的意見陳述中提出過疑問，在實(shí)質(zhì)審查階段進(jìn)行修改時(shí)，能否在意見陳述中解釋其修改所依據(jù)的PCT國際申請的外文含義，并提交相應(yīng)的申請文件中文文本的修改替換頁，以此說明申請人對申請文件做出的修改沒有超出原申請文件記載的范圍，克服因不準(zhǔn)確的中文譯文所導(dǎo)致的修改超出原申請文件記載的缺陷，并認(rèn)為這種修改方式不改變專利申請外文文本記載的范圍，只是缺少改正譯文錯(cuò)誤程序的形式，既可以減輕申請人負(fù)擔(dān)，也可免除行政機(jī)關(guān)相關(guān)的行政程序、節(jié)約行政資源。

然而，審查實(shí)踐的過程中，改正譯文錯(cuò)誤的程序具有一定的意義，以下將在四個(gè)方面分析改正譯文錯(cuò)誤的程序?qū)τ赑CT申請的申請人與公眾的影響。

(一)申請人應(yīng)當(dāng)對自己申請文件負(fù)責(zé)，積極主動(dòng)地完善申請文本。實(shí)質(zhì)審查程序和復(fù)審程序中的審查基礎(chǔ)通常是中文文本，PCT國際申請的中文文本一旦出現(xiàn)譯文錯(cuò)誤導(dǎo)致的不符合授權(quán)規(guī)定的問題，而申請人對其修改又超出中文文本記載范圍的問題，申請人需要承擔(dān)翻譯失當(dāng)可能導(dǎo)致駁回的不利后果。因此，譯文錯(cuò)誤為導(dǎo)致出現(xiàn)上述一系列問題的根源，申請人應(yīng)及時(shí)將中文譯文修改正確，使其成為與外文文本含義相同的文本，由譯文錯(cuò)誤導(dǎo)致的不符合授權(quán)規(guī)定的問題或許能直接得到解決。

(二)目前，進(jìn)入國家階段的PCT專利申請是以中文文本作為審查基礎(chǔ)，并以中文文本進(jìn)行公開和授權(quán)公告。初審程序、實(shí)審程序以及復(fù)審程序都不需要請人提供由第三方出具的對于外文PCT國際文本與相應(yīng)的中文文本的翻譯證明，審查程序中除非遇到不符合專利法第33條規(guī)定的情況，一般也不再核實(shí)中文文本的譯文準(zhǔn)確性，默認(rèn)其中文文本的翻譯準(zhǔn)確而直接接受其作為審查基礎(chǔ)。由申請人對其提交的中文譯文負(fù)責(zé)。這樣節(jié)約有限的行政資源，同時(shí)也節(jié)省申請人的申請成本。

(三)從公眾與申請人博弈的角度來看，一旦PCT國際申請進(jìn)入中國國家階段后獲得授權(quán)，國內(nèi)的公眾能夠獲知該申請的授權(quán)公告文本，但并不一定能夠查閱該申請的審查過程以及申請人在審查過程中陳述的意見，也不會(huì)知曉申請人提供的修改依據(jù)，如果公眾看到授權(quán)公告文本超出其PCT申請的中文文本記載的內(nèi)容，會(huì)產(chǎn)生行政行為不當(dāng)?shù)恼`解，同時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)以該專利的修改不符合專利法第33條而提出專利的無效宣告請求。因而，如果授權(quán)公告之前沒有進(jìn)行改正譯文錯(cuò)誤的程序，可能會(huì)影響授權(quán)后專利的穩(wěn)定性，增加專利權(quán)人失去專利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)與行政成本?？梢姡鄙俑恼g文程序的中文文本，即使實(shí)質(zhì)上符合專利法第33條的修改規(guī)定，且由申請人在意見陳述中進(jìn)行過意思表達(dá)，但申請人仍要承擔(dān)后續(xù)專利權(quán)被宣告無效的風(fēng)險(xiǎn)。

(四)申請人進(jìn)行改正譯文錯(cuò)誤的程序后，申請文件的中文文本被重新確定，這應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則。如果今后因?yàn)樵撔薷牡淖g文錯(cuò)誤引發(fā)行政訴訟，該程序也能夠作為證據(jù)由當(dāng)事人或?qū)彶椴块T向法官釋明。相比于通過意見陳述和直接提交修改替換頁，改正譯文錯(cuò)誤的程序?qū)ι暾埲司哂幸欢s束，更加有利于平衡申請人與公眾的利益。

綜上而言，改正譯文錯(cuò)誤的方式在目前的審查實(shí)踐中具有一定的意義，在一定程度上避免了專利權(quán)被宣告無效的風(fēng)險(xiǎn)，相應(yīng)地也可以節(jié)約后續(xù)程序中的行政資源和申請人的申請成本。申請人應(yīng)當(dāng)從專利的申請到授權(quán)整體角度考慮，正確理解專利法實(shí)施細(xì)則第113條的含義，重視改正譯文錯(cuò)誤的規(guī)定，從而減少PCT專利申請的授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)以及獲得授權(quán)之后失去專利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

[1]<專利審查指南>第一部分第二章第15.1.3節(jié)[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2]<專利審查指南>第三部分第一章第5.8節(jié)[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

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