呂靜姝

專利代理平時(shí)在答復(fù)審查意見時(shí)，遇見最多的、覺得最難答復(fù)的，就是關(guān)于創(chuàng)造性審查意見。筆者在答復(fù)關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見的過程中，發(fā)現(xiàn)了審查指南中關(guān)于創(chuàng)造性的判斷方法的一個(gè)值得討論的點(diǎn)，想在此和大家分享一下。

一．關(guān)于審查指南中創(chuàng)造性的判斷方法

審查指南第二部分第四章中提到的關(guān)于判斷創(chuàng)造性、即非顯而易見性的方法，一般按如下步驟進(jìn)行：

(1) 找到與本發(fā)明的技術(shù)方案最接近的對比文件，作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)

(2) 找到本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征和本發(fā)明實(shí)際上要解決的技術(shù)問題

本發(fā)明實(shí)際上要解決的技術(shù)問題，是指針對最接近的現(xiàn)有技術(shù)而言所能取得的技術(shù)效果，所能解決的技術(shù)問題。

(3) 判斷對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，這個(gè)方案是不是顯而易見，判斷的時(shí)候，要確定的是，在現(xiàn)有技術(shù)的整體上是不是存在一定的技術(shù)啟示。

以下情況下，可以認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)的整體上是存在所謂的“技術(shù)啟示”：

(i) 之前提到的區(qū)別特征是公知的；

(ii) 之前提到的區(qū)別技術(shù)特征在同一份對比文件的其他部分揭示了，而且這個(gè)技術(shù)手段在該其他部分所起的作用與該它在本發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用是一樣的；

(iii) 之前提到的區(qū)別特征在另一篇對比文件中被揭示了，而且這個(gè)技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用是一樣。

理論上來說，如果大家對于上述步驟（3）中的是否存在技術(shù)啟示的評判標(biāo)準(zhǔn)一致的話，對于同樣的對比文件，本發(fā)明的的技術(shù)方案與對比文件相比，是不是顯而易見，這個(gè)結(jié)論應(yīng)該是唯一的。

二．問題的提出

筆者發(fā)現(xiàn)，有時(shí)候上述的步驟（1），也就是找到最接近的對比文件，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的這個(gè)步驟也會影響本發(fā)明的技術(shù)方案與對比文件相比，是否顯而易見、是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

什么是最接近的現(xiàn)有技術(shù)呢？根據(jù)審查指南中的規(guī)定：最接近的現(xiàn)有技術(shù)，就是指，在現(xiàn)有的技術(shù)方案中，與本發(fā)明的技術(shù)關(guān)系最密切的、最接近的一個(gè)技術(shù)方案，它是用于判斷本發(fā)明是否有創(chuàng)造性的一個(gè)基礎(chǔ)、基準(zhǔn)。哪些可能是最接近的現(xiàn)有技術(shù)呢？舉例而言，可以是與本發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同的、而且要解決的技術(shù)問題或者技術(shù)效果最接近的、或者應(yīng)用場合、用途等最近的、和/或揭示了發(fā)明的技術(shù)特征最多的那個(gè)技術(shù)方案。它也可以是，雖然與本發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域并不相同，但它能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且揭示了本發(fā)明的最多的技術(shù)特征。需要留意的是，在確定這個(gè)的時(shí)候，一般來說，都是首先考慮技術(shù)領(lǐng)域比較近的或者相同的現(xiàn)有技術(shù)，當(dāng)然，也可以考慮不同技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。筆者發(fā)現(xiàn)，對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的判斷，就直接影響到對區(qū)別技術(shù)特征的判斷，從而影響到最后的結(jié)論。

一般確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的過程如下：

如一個(gè)技術(shù)方案有四個(gè)特征A、B、C、D，對比文件1揭示了特征A、B、C，對比文件2揭示了特征D。一般會認(rèn)為對比文件1為最近的現(xiàn)有技術(shù)。要求保護(hù)的技術(shù)方案與最近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征就為D，在判斷創(chuàng)造性時(shí)就要分析特征D在要求保護(hù)的技術(shù)方案中所起的作用與對比文件2中所起的作用是否相同。如果相同，則認(rèn)為具有“啟示”，要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的，否則，就認(rèn)為不具有“啟示”，要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)不是顯而易見的。

但是筆者曾經(jīng)遇到這樣一份專利，要求保護(hù)的技術(shù)方案有五個(gè)特征A、B、C、D、E。對比文件1具備了特征A、B、C、D，對比文件2具備了特征A、B、C、E。對比文件1和2與要保護(hù)的技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域都相同，它們要解決的技術(shù)問題與要保護(hù)的技術(shù)方案都不一樣，它們分別與要保護(hù)的技術(shù)方案之間有三個(gè)相同的技術(shù)特征。

那到底怎么確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)呢？

如果把對比文件1認(rèn)為是為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，那么本發(fā)明的技術(shù)方案與最近的現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別特征就是E。在該案例中，E在對比文件2中的作用和在要保護(hù)的技術(shù)方案中的作用相同，那么根據(jù)上述創(chuàng)造性的判斷方法，則認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在“啟示”，要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于對比文件1和2是顯而易見的。

如果認(rèn)為對比文件2為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，要保護(hù)的技術(shù)方案與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別特征為D。在該案例中，D在對比文件1的作用和在要保護(hù)的技術(shù)方案中的作用不同，那么根據(jù)上述判斷創(chuàng)造性的方法，則認(rèn)為從現(xiàn)有技術(shù)得不到“啟示”，要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于對比文件1和2就不是顯而易見的。

那到底這個(gè)技術(shù)方案相對于對比文件1和2是不是顯而易見的呢？

審查員在審查意見中默認(rèn)對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，從而得出要求保護(hù)的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。而我們在答復(fù)時(shí)，并沒有直接地談到最接近的現(xiàn)有技術(shù)是哪一篇，只是陳述了特征D在對比文件1的作用和在要保護(hù)的技術(shù)方案中的作用不同，本領(lǐng)域的技術(shù)人員從對比文件1和2中得不到將兩者結(jié)合到一起而得到本發(fā)明的技術(shù)方案的啟示，因此，本發(fā)明的技術(shù)方案相對于對比文件1和2不是顯而易見的，是具有創(chuàng)造性的。審查員接受了上述觀點(diǎn)。雖然審查員的審查結(jié)果并不一定就完全正確，但是可以從一定程度上反映，這個(gè)技術(shù)方案具有創(chuàng)造性的可能性還是比較大的。

另外，筆者認(rèn)為上述要求保護(hù)的技術(shù)方案是否也可以看成是一種組合發(fā)明？可以認(rèn)為要求保護(hù)的技術(shù)方案是對比文件1的方案和對比文件2的方案的一種組合。根據(jù)審查指南中對組合發(fā)明有關(guān)的創(chuàng)造性方面的規(guī)定，如果組合在一起的各個(gè)技術(shù)特征，在功能上都是相互支持的，而且獲得了新的、比較好的技術(shù)效果，或者說組合后的技術(shù)效果比之前的單獨(dú)的每個(gè)技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，那么這種組合就可以認(rèn)為是具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，那么這個(gè)發(fā)明就可以認(rèn)為是有創(chuàng)造性的。那么根據(jù)這個(gè)規(guī)定，上述要求保護(hù)的技術(shù)方案也應(yīng)該是具備創(chuàng)造性的。

下面再假設(shè)一種情況，要求保護(hù)的技術(shù)方案有五個(gè)特征A、B、C、D、E。對比文件1具備了特征A、B、C、D，對比文件2只具備了三個(gè)特征A、C、E。對比文件1和2與要保護(hù)的技術(shù)方案所屬于的技術(shù)領(lǐng)域都相同，它們要解決的技術(shù)問題與要保護(hù)的技術(shù)方案都不同。

此時(shí)，按照審查指南中創(chuàng)造性的判斷方法，一般會認(rèn)為對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，從而得出要求保護(hù)的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性的結(jié)論，這種情況下，對比文件2按照審查指南中創(chuàng)造性的判斷方法，就幾乎沒有成為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的可能，似乎也就沒有對要求保護(hù)的技術(shù)方案的創(chuàng)造性的爭議，也即會得到要求保護(hù)的技術(shù)方案沒有創(chuàng)造性的結(jié)論。

但是，即使在這種情況下，用我們在上面提到的向?qū)彶閱T陳述的理由，即特征D在對比文件1和要求保護(hù)的技術(shù)方案中的作用不同，從而得不到將兩個(gè)對比文件結(jié)合得到要求保護(hù)的技術(shù)方案的啟示，仍可以得出該技術(shù)方案具備創(chuàng)造性的結(jié)論。另外，套用上面所述的組合發(fā)明的創(chuàng)造性的判斷方法，在這種情況下也還是可以得出要求保護(hù)的技術(shù)方案具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

三．引發(fā)的思考

造成上述奇怪現(xiàn)象的原因在于，在分析顯而易見時(shí)，我們只考慮區(qū)別技術(shù)特征在要求保護(hù)的技術(shù)方案和對比文件中的作用是否相同，來確定是否存在啟示。因此，如果最接近的現(xiàn)有技術(shù)選擇有誤，或者最接近的現(xiàn)有技術(shù)本身就有兩種可能，這就導(dǎo)致了區(qū)別技術(shù)特征的判斷結(jié)果不一致，從而使得最后的結(jié)論可能不一致。但實(shí)際上，最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的某個(gè)特征在要求保護(hù)的技術(shù)方案中和最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的作用，特別是一些比較關(guān)鍵的特征的作用，是否會對創(chuàng)造性的判斷產(chǎn)生影響呢？筆者根據(jù)一些與上面所述案例的類似的案件的代理實(shí)踐認(rèn)為，在最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的特征在兩個(gè)技術(shù)方案中的作用是否相同也應(yīng)該判斷創(chuàng)造性的一個(gè)因素，而且很多審查員在審查實(shí)踐中也是認(rèn)同這一點(diǎn)的。

也就是說，如果是兩篇以上（包括兩篇）的對比文件結(jié)合來判斷一個(gè)發(fā)明的技術(shù)方案與對比文件相比，是不是具備非顯而易見性的時(shí)候，每一個(gè)技術(shù)特征在對比文件中當(dāng)中所起的作用和在這個(gè)發(fā)明中所起的作用都是我們要考慮的因素，不管它是在最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的特征還是區(qū)別技術(shù)特征。因?yàn)槿魏我粋€(gè)特征在對比文件和在要求保護(hù)的技術(shù)方案中的作用是否相同，都會影響到這兩篇以上的對比文件的結(jié)合是否存在啟示，是否顯而易見的結(jié)論。

因此，筆者認(rèn)為審查指南中的最先找出最近的現(xiàn)有技術(shù)，然后再判斷區(qū)別技術(shù)特征是否存在啟示的這樣的判斷方法有值得商榷之處。先找出最接近的現(xiàn)有技術(shù)這一步驟似乎有些多余。在判斷是否顯而易見時(shí)只要判斷要求保護(hù)的技術(shù)方案的各個(gè)特征是否都被各對比文件所揭示，如果是，再判斷這些特征在各對比文件中和在要求保護(hù)的技術(shù)方案中的作用是否相同，從而判斷這些對比文件的結(jié)合是不是容易，也就是這個(gè)發(fā)明的技術(shù)方案對本領(lǐng)域的技術(shù)人員而言，是否很容易想到；如果還有特征沒有被對比文件所揭示，還要判斷這些特征是否屬于公知常識或能從對比文件的當(dāng)中得到啟發(fā)，然后判斷這個(gè)發(fā)明的技術(shù)方案對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是不是具備非顯而易見性。

以上是筆者在答復(fù)審查意見的實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的問題，主要是結(jié)合筆者對審查指南的理解和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)對該問題進(jìn)行了粗淺的分析，由于筆者水平有限，可能理解的不夠全面或有失偏頗，歡迎同行批評指正。

參考文獻(xiàn)：

［1］《專利審查指南》