文趙虎

趙虎

北京市東易律師事務(wù)所合伙人、律師

中國人民大學(xué)碩士

曾發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文被稱為“學(xué)者律師”

曾經(jīng)多次接受人民日報、檢察日報、北京晚報等媒體的采訪，采訪內(nèi)容涉及知識產(chǎn)權(quán)、侵權(quán)責(zé)任法等與法律有關(guān)的社會問題

涉外貼牌加工，又稱涉外定牌加工（OEM），是指國外注冊商標(biāo)的權(quán)利人委托國內(nèi)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)使用該商標(biāo)的產(chǎn)品，該產(chǎn)品全部銷往國外而不在中國境內(nèi)銷售的一種加工生產(chǎn)方式。改革開放之后，因為擁有低廉的勞動力成本、優(yōu)惠的出口退稅條件，使得各種涉外貼牌加工企業(yè)如雨后春筍般在我國涌現(xiàn)出來，這些企業(yè)涉及到服裝業(yè)、家電業(yè)、通信業(yè)等各個行業(yè)，中國隨即成為“世界工廠”。不過，貼牌加工一直與商標(biāo)侵權(quán)問題緊緊地糾纏在一起。因為注冊商標(biāo)權(quán)具有地域性的問題，國外注冊的商標(biāo)在國內(nèi)不具有商標(biāo)權(quán)，國外注冊的商標(biāo)標(biāo)識在國內(nèi)可能是由另外一個人注冊的，雖然涉外貼牌加工的國內(nèi)代工人得到了國外商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，但是國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人會認(rèn)為國外商標(biāo)權(quán)的權(quán)利不能延伸到國內(nèi)，在國內(nèi)生產(chǎn)的與自己的注冊商標(biāo)相同的商品或者類似商品，屬于侵犯自己的商標(biāo)權(quán)。那么，這種情況是否屬于侵權(quán)呢？我們先來看發(fā)生在司法實踐中的幾起典型案例。

案例1、泓信公司與恩同公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

廣東省深圳市恩同實業(yè)有限公司（以下簡稱恩同公司）注冊有HENKEL商標(biāo)。該商標(biāo)核定使用商品的類別為第十一類，即車輛燈、車燈、車輛照明設(shè)備等。2002年，恩同公司在國家海關(guān)總署辦理了上述商標(biāo)的海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護備案。

STANLEY TRADINGL.L.C（史丹利貿(mào)易有限公司）是在阿聯(lián)酋注冊成立的公司。該公司在阿聯(lián)酋注冊了HENKEL商標(biāo)，核定使用的商品為車燈類等。

廣東佛山市泓信貿(mào)易有限公司（以下簡稱泓信公司）是在廣東省佛山市注冊成立的一家公司。阿聯(lián)酋STANLEY TRADINGL.L.C公司（以下簡稱阿聯(lián)酋公司）委托泓信公司生產(chǎn)制造機動車用鹵鎢燈，并標(biāo)上阿聯(lián)酋公司提供的HENKEL商標(biāo)，然后由泓信公司將上述加工好的車燈全部交付（出口）給阿聯(lián)酋公司，出口手續(xù)由泓信公司辦理。

2004年12月，恩同公司認(rèn)為泓信公司出口的該批貨物侵犯了其HENKEL注冊商標(biāo)專用權(quán)，遂向廣州海關(guān)申請扣留上述貨物及采取知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護措施。

廣州海關(guān)經(jīng)調(diào)查作出行政處罰決定書，認(rèn)定泓信公司未經(jīng)恩同公司許可，在其出口的機動車鎢燈商品上使用HENKEL商標(biāo)，侵犯了恩同公司的注冊商標(biāo)專用 權(quán)，故泓信公司申報出口的上述貨物為侵權(quán)貨物，對泓信公司進(jìn)行行政處罰，即沒收泓信公司出口的標(biāo)有HENKEL商標(biāo)的機動車鎢燈，罰款人民幣2萬元。

2005年7月14日，泓信公司作為原告，以廣州海關(guān)為被告，恩同公司為第三人，向廣州市中級人民法院提起行政訴訟，要求撤銷廣州海關(guān)對其作出的行政處罰。

廣州市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，第三人恩同公司是HENKEL商標(biāo)的注冊人，并向國家海關(guān)總署申請了海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護備案，故第三人恩同公司的商標(biāo)專用權(quán)受法律保護；原告泓信公司未經(jīng)許可，在其申報出口的機動車鎢燈貨物及外包裝上使用HENKEL商標(biāo)標(biāo)識，侵犯了第三人恩同公司的商標(biāo)專用權(quán)；被告廣州海關(guān)依法對原告泓信公司的商標(biāo)侵權(quán)行為進(jìn)行查處，事實清楚，援引法律正確，行政處罰決定合法。法院遂判決維持廣州海關(guān)的行政處罰決定。

宣判后，泓信公司不服一審判決，向廣東省高級人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理，作出駁回上訴、維持原判的終審判決。

案例2、永備公司訴亨瑞公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛案

永備電池有限公司（以下簡稱“永備公司）是“EVEREADY”商標(biāo)權(quán)利人，該商標(biāo)核定使用在第11類商品“閃光燈泡、手電筒”上。2006年3月，寧波亨瑞電器有限公司向?qū)幉êｊP(guān)申報出口南非的一批侵犯“EVEREADY”注冊商標(biāo)的手電筒若干個，被寧波海關(guān)確認(rèn)為侵權(quán)產(chǎn)品，被告因此受到?jīng)]收侵權(quán)貨物和罰款的處罰。

永備公司認(rèn)為寧波亨瑞電器有限公司的行為侵犯了其商標(biāo)權(quán)，向法院起訴。

寧波市中級人民法院認(rèn)為：原告的“EVEREADY”商標(biāo)在有效期限內(nèi)，其商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)受法律保護。被告未經(jīng)原告許可，在其加工的手電筒產(chǎn)品上使用與原告注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，侵犯了原告的商標(biāo)專用權(quán)。被告辯稱其出口的產(chǎn)品系經(jīng)在南非有合法商標(biāo)權(quán)的“南非 EVEREADY”授權(quán)貼牌加工，因未提供有效證據(jù)不予采信。即使如被告所述，經(jīng)授權(quán)生產(chǎn)，也同樣構(gòu)成侵權(quán)。因知識產(chǎn)權(quán)具有地域性，即按照一國法律取得和承認(rèn)的知識產(chǎn)權(quán)一般只能在該國發(fā)生法律效力，不具有域外效力。在中國司法管轄范圍內(nèi)，原告永備公司是“EVEREADY”商標(biāo)唯一的商標(biāo)權(quán)利人，被告所謂的“南非 EVEREADY”公司并未在中國享有商標(biāo)專用權(quán)，根據(jù)商標(biāo)權(quán)保護的地域性原則和唯一性原則，我國只能依法保護原告在中國享有的商標(biāo)專用權(quán)，最終判決原告勝訴。

案例3、奧達(dá)公司與華生公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案

2008年4月，恩平市奧達(dá)電子科技有限公司（以下簡稱“奧達(dá)公司”）經(jīng)國 家工商行政管理總局商標(biāo)局核準(zhǔn)，受讓了第1035905號“MACKIE”商標(biāo)，該商標(biāo)核定使用商品為第9類中的音像設(shè)備、擴音機、激光影碟機、卡拉OK機、音 箱、攝影電影用具及儀器、投影機、電影攝影機、電視攝像機、電聲組合件。

東莞華生精密制品有限公司（以下簡稱“華生公司”）2011年10月委托他人向黃埔海關(guān)申報出口63個喇叭箱至美國西雅圖。經(jīng)黃埔海關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)，該批貨物上有使用“MACKIE.”標(biāo)識。黃埔海關(guān)經(jīng)調(diào)查后作出行政處罰決定，內(nèi)容為：沒收上述涉案63個喇叭箱并對華生公司處以罰款人民幣8000元。

勞德技術(shù)有限公司（Loud Technologies Inc.，以下簡稱“勞德公司”）成立在美國華盛頓州，為“MACKIE.”美國注冊商標(biāo)的所有權(quán)人，核定使用商品為國際分類第9類中的電動立體聲放大器及電動揚聲器。華生公司生產(chǎn)、出口涉案產(chǎn)品的行為系根據(jù)與案外人勞德公司之間的定牌加工協(xié)議進(jìn)行的，其從未在中國銷售帶有“MACKIE”商標(biāo)的產(chǎn)品。

華生公司起訴到法院，要求確認(rèn)沒有侵犯奧達(dá)公司的商標(biāo)權(quán)。

東莞市中級人民法院審理后認(rèn)為：華生公司的行為屬于涉外定牌加工，判斷該行為是否構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)綜合考慮了以下因素：1.承攬方對境外委托方是否享有注冊商標(biāo)專用權(quán)或?qū)κ跈?quán)許可是否已盡到必要的審查和注意義務(wù)。2.奧達(dá)公司注冊商標(biāo)的識別功能有無因華生公司的涉外貼牌加工行為受到損害。因為被控侵權(quán)產(chǎn)品并未在中國銷售，被控侵權(quán)商標(biāo)并未在中國市場發(fā)揮識別商品來源的功能，中國相關(guān)公眾對該商品來源不會產(chǎn)生“混淆”或“誤認(rèn)”，且也沒有證據(jù)顯示奧達(dá)公司在中國的市場份額和競爭地位因此受到影響，因此，奧達(dá)公司注冊商標(biāo)的識別功能未因華生公司的涉外貼牌加工行為受到損害。綜上，華生公司在涉外定牌加工行為中對勞德公司在境外享有商標(biāo)權(quán)進(jìn)行了必要的審查，且該行為未導(dǎo)致奧達(dá)公司在中國注冊商標(biāo)的識別功能受到損害，故華生公司的涉外定牌加工行為沒有侵害奧達(dá)公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

除此之外，2010年，發(fā)生了（香港）鱷魚恤有限公司（簡稱“鱷魚恤公司”）與無錫艾弗國際貿(mào)易有限公司（簡稱“艾弗公司”）侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案（簡稱“鱷艾案”），最終，法院審理認(rèn)為，原告受外國公司委托，在申報出口的女褲上規(guī)范使用了新加坡鱷魚公司在韓國合法注冊的商標(biāo)，韓國亨籍公司與新加坡鱷魚公司均對原告定牌加工的行為進(jìn)行了確認(rèn)。因此，原告在加工的服裝上使用涉案商標(biāo)具有商標(biāo)權(quán)利人合法的授權(quán)，原告申報出口女褲系履行定牌加工合同的行為。原告定牌加工的商品未在我國國內(nèi)銷售，并未造成市場混淆，也未對被告造成影響及損失，不構(gòu)成對被告商標(biāo)權(quán)的侵害。所以判定，艾弗公司的涉外定牌加工行為沒有侵害鱷魚恤公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

從上述案例中我們可以發(fā)現(xiàn)，案例1、2都發(fā)生在2009年之前，那時，在涉外貼牌加工關(guān)系中，法院似乎更加傾向于認(rèn)為涉外貼牌加工行為構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)；而在2009年之后發(fā)生的此類糾紛案，如案例3和“鱷艾案”中，法院對于涉外貼牌加工是否構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的問題處理上的態(tài)度逐步發(fā)生了轉(zhuǎn)變：如果國內(nèi)的加工人能夠證明自己已經(jīng)就境外委托方是否享有商標(biāo)權(quán)進(jìn)行了必要的審查，并且貼牌商品全部是銷往境外的，法院則不傾向于認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

為什么會出現(xiàn)這樣的轉(zhuǎn)變呢？這里，需要提到一份司法文件，就是最高人民法院在2009年發(fā)布的《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》，其中指出，“認(rèn)真研究加工貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)保護問題，抓緊總結(jié)涉及加工貿(mào)易的知識產(chǎn)權(quán)案件的審判經(jīng)驗，解決其中存在的突出問題，完善司法保護政策，促進(jìn)加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級。妥善處理當(dāng)前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)” ?？梢钥闯?，最高院在涉外貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)過程中也是主張采取謹(jǐn)慎態(tài)度，明確要求要考慮加工方是否盡到了必要的審查注意義務(wù)。2009年后，法院系統(tǒng)在涉外貼牌加工案件中考慮因素的變化應(yīng)該與最高院司法政策的變化有關(guān)。

案例1、2與案例3最后做出的判決不同，主要是因為在涉外貼牌加工生產(chǎn)、報關(guān)過程中加附商標(biāo)標(biāo)識的行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用這個問題上的認(rèn)定不同。我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》第五十二條規(guī)定，“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)，但是何種行為屬于“使用”卻沒有明確的規(guī)定。如果法院認(rèn)為涉外貼牌加工行為中加附注冊商標(biāo)標(biāo)識屬于“商標(biāo)使用”，就會判決構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)；反之，則不構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)。本文認(rèn)為：案例3中之所以法院認(rèn)為不構(gòu)成商標(biāo)法規(guī)定的“使用”，是因為商標(biāo)的作用在于標(biāo)示商品來源，商品在我國國內(nèi)沒有進(jìn)行任何交易，沒有接觸消費者，不會出現(xiàn)消費者通過商標(biāo)標(biāo)識識別商品來源的可能性，也就不會造成混淆。商標(biāo)標(biāo)示沒有發(fā)揮商標(biāo)的作用，所以不構(gòu)成商標(biāo)法上的“使用”。即將于今年5月1日實施的修改的《商標(biāo)法》則專門界定了“商標(biāo)的使用”的概念，該法第四十八條規(guī)定：本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。在這個概念中強調(diào)了商標(biāo)使用須為“用于識別商品來源的行為”，法院也將在5月1日之后把是否屬于“用于識別商品來源的行為”作為判斷是否構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的要素。涉外貼牌加工行為顯然在國內(nèi)沒有用于識別商品來源，而是用于國外識別商品來源，所以不應(yīng)構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)。