葉身銘

摘 要：對(duì)定牌加工行為是否侵犯商標(biāo)權(quán)案件，不同法院處理的理念和方式不同。有判決侵權(quán)的，有判決不侵權(quán)的，產(chǎn)生了很大的爭(zhēng)議。在判決不構(gòu)成侵權(quán)的背后存在兩種理由。一種是混淆理論，認(rèn)為商品不在加工國(guó)銷(xiāo)售，不存在混淆的可能；第二種是定牌加工并不是真正意義上的商標(biāo)使用行為。其實(shí)，這些理由背后都忘了根本的邏輯前提條件，商標(biāo)權(quán)利的地域局限性和商標(biāo)權(quán)利的私權(quán)性，在侵權(quán)問(wèn)題上不能脫離民法體系中有關(guān)侵權(quán)構(gòu)成的基本理論。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)使用；混淆可能性；商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)

中圖分類(lèi)號(hào)：D913 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2014）05-0247-02

一、UGG案判例之演繹

案情簡(jiǎn)介：澳大利亞德克斯戶(hù)外用品有限公司是一家著名跨國(guó)企業(yè)，在中國(guó)對(duì)有關(guān)商品申請(qǐng)注冊(cè)了UGG商標(biāo)。該企業(yè)通過(guò)廣告宣傳、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，在業(yè)內(nèi)獲得了較高的知名度。河南省孟州市光宇皮業(yè)有限公司分兩批申報(bào)出口了共計(jì)5 900雙標(biāo)有UGG Grand Australia標(biāo)識(shí)的羊皮靴，被青島海關(guān)查。德克斯戶(hù)外用品有限公司認(rèn)為光宇皮業(yè)有限公司的行為侵犯了其商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，向青島市中級(jí)人民法院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，請(qǐng)求法院判令光宇皮業(yè)有限公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元。

一審青島市中級(jí)人民法院認(rèn)為，盡管被告在其制造的被控侵權(quán)產(chǎn)品上使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)是UGG，但是被告在使用中刻意放大UGG而達(dá)到突出使用的目的，因此認(rèn)定被告在與原告相同商品上使用了與原告注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)標(biāo)識(shí)，因此構(gòu)成對(duì)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵犯，判決被告停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬(wàn)元。被告對(duì)一審判決不服，在規(guī)定的期限內(nèi)上訴至山東省高級(jí)人民法院。2011年10月，山東省高級(jí)人民法院做出終審判決，維持原判。

在該案中，被告有兩個(gè)理由認(rèn)為在其生產(chǎn)的靴子產(chǎn)品上使用的UGG商標(biāo)不屬于商標(biāo)法意義上的使用。其一，因?yàn)楫a(chǎn)品不在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售，沒(méi)有進(jìn)入市場(chǎng)流通領(lǐng)域，不可能造成中國(guó)相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)；其二，被告提出其已經(jīng)盡到了貿(mào)易往來(lái)中應(yīng)履行的注意審查義務(wù)，因?yàn)榕c委托方原告簽訂委托加工合同時(shí)，已經(jīng)要求原告提供使用商標(biāo)的授權(quán)。在該案中，法院認(rèn)定為被告使用的標(biāo)識(shí)與原告的注冊(cè)商標(biāo)在視覺(jué)上基本無(wú)差別，構(gòu)成相同商標(biāo)。

該案中引發(fā)的是兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題的爭(zhēng)論：一是涉外定牌加工中的貼牌行為是不是商標(biāo)法意義上的使用；二是混淆是不是商標(biāo)法上判定侵權(quán)的必要條件。如果解決了上述兩個(gè)問(wèn)題，那么所有問(wèn)題就迎刃而解。

二、商標(biāo)意義上的使用再思考

我國(guó)商標(biāo)法以及相關(guān)法律規(guī)定將未經(jīng)授權(quán)的使用作為商標(biāo)侵權(quán)行為。根據(jù)商標(biāo)法第五十二條的規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條規(guī)定，商標(biāo)法和條例所稱(chēng)的商標(biāo)使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)上。這里強(qiáng)調(diào)使用應(yīng)當(dāng)是在商業(yè)活動(dòng)中，體現(xiàn)的是商標(biāo)和商品相結(jié)合的思想。在商品進(jìn)入流通領(lǐng)域，使用商標(biāo)和商品相結(jié)合，才是真正意義上的使用。然而，分解該法律的邏輯含義：（1）商標(biāo)法具有地域性，在商標(biāo)法域內(nèi)的使用才會(huì)是商標(biāo)法上的使用前提；（2）使用該商標(biāo)未經(jīng)該法域內(nèi)的商標(biāo)權(quán)人許可；（3）使用的對(duì)象是在與該法域內(nèi)商標(biāo)權(quán)人同種商品或類(lèi)似商品上使用。這里關(guān)鍵點(diǎn)在于商標(biāo)專(zhuān)有權(quán)利的地域性。如果在其他地域上獲得的商標(biāo)進(jìn)入另外一個(gè)法域，就有可能侵犯該法域內(nèi)的商標(biāo)專(zhuān)有權(quán)人。這一邏輯有相關(guān)法律和國(guó)際規(guī)定佐證。例如，1992年簽訂的《中國(guó)政府與美國(guó)政府關(guān)于保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的諒解備忘錄》以及1995年簽訂的《中國(guó)人民共和國(guó)政府和美利堅(jiān)合眾國(guó)政府關(guān)于中美知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題的換文》中，針對(duì)進(jìn)口貨物及出口貨物，承諾建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)邊境保護(hù)機(jī)制。根據(jù)兩國(guó)協(xié)議內(nèi)容，我國(guó)《海關(guān)保護(hù)條例》有明確的規(guī)定，國(guó)家禁止侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的進(jìn)出口貨物；我國(guó)《關(guān)于對(duì)外貿(mào)易中商標(biāo)管理的規(guī)定》指出，對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者在從事進(jìn)出口活動(dòng)中，對(duì)他人指定或提供使用的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方出具真實(shí)有效的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)證書(shū)，并予以核查。

對(duì)于使用中的必要的核查義務(wù)也體現(xiàn)在2009年最高院頒發(fā)的關(guān)于《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第六條規(guī)定中。結(jié)合以上法律和相關(guān)政策規(guī)定，我們不難看到定牌加工行為本身就是一種使用商標(biāo)行為。即使它有其他國(guó)家商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，這種授權(quán)有關(guān)合同部分有效，但是有關(guān)商標(biāo)權(quán)方面在加工國(guó)法域內(nèi)無(wú)效。

因此，對(duì)于是否是使用行為，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)的特征來(lái)判斷。只要其標(biāo)注方式或使用方式達(dá)到區(qū)別產(chǎn)品來(lái)源的目的，就應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)法意義上的使用，不能以會(huì)不會(huì)混淆，來(lái)反推商標(biāo)法上的使用。

該案中委托方向光宇公司提供的證據(jù)只能證明其可能在澳大利亞有權(quán)使用UGG商標(biāo)，而不能證明該公司在中國(guó)有權(quán)使用該商標(biāo)。因此，委托方使用該商標(biāo)實(shí)際上是一種商標(biāo)法意義上的使用。

三、混淆理論的反思

在定牌加工中最有力量不構(gòu)成侵權(quán)的理由是中國(guó)定牌加工的商品不在本國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上銷(xiāo)售，不可能導(dǎo)致中國(guó)相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，因此沒(méi)有對(duì)原告產(chǎn)生損害，也無(wú)侵權(quán)的特征。一直以來(lái)，混淆是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件深入許多人的知識(shí)結(jié)構(gòu)中?？墒牵瑳](méi)有注意到混淆適用的條件，混淆運(yùn)用在具體案件中的必要性。

混淆理論為什么在商標(biāo)侵權(quán)中起關(guān)鍵作用呢？這有必要探究其根源。世界各國(guó)對(duì)于商標(biāo)侵權(quán)行為的立法不盡相同，但大多納入混淆可能性作為判斷的標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)和日本在規(guī)定商標(biāo)侵權(quán)行為時(shí)未提混淆，而是直接規(guī)定商標(biāo)近似、商標(biāo)類(lèi)似作為商標(biāo)侵權(quán)判斷的標(biāo)準(zhǔn)（余靜.中華商標(biāo)，第56頁(yè)，商標(biāo)侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)——以商標(biāo)權(quán)客體為視角）。從商標(biāo)法上看，我國(guó)以近似和相同為判斷標(biāo)準(zhǔn)，何以是混淆理論為前提呢？原因在于《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定》第16條第一項(xiàng)規(guī)定，對(duì)于在相同的商品或服務(wù)上采用相同的標(biāo)記的情況，應(yīng)推定存在混淆的可能性。這條規(guī)定成為商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的混淆理論的依據(jù)。然而也有學(xué)者提出，商標(biāo)相同何以存在商標(biāo)混淆。商標(biāo)混淆只有在近似商標(biāo)的情況下才存在可能，商標(biāo)相同了，沒(méi)有識(shí)別的意義。這也驗(yàn)證了最高院的意見(jiàn)第六條的規(guī)定：未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的，除構(gòu)成正當(dāng)合理使用的情形外，認(rèn)定侵權(quán)行為時(shí)不需要考慮混淆因素?？墒?，商標(biāo)也存在共存的情況。如果在這種情況下，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)混淆？這當(dāng)然是可能的。所以，混淆理論不管商標(biāo)相同或不相同都可以適用。

四、商品上使用和商標(biāo)混淆的關(guān)系

按照不侵權(quán)的思想來(lái)看，商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成好像是“商標(biāo)使用和混淆”的組合，使用了但沒(méi)產(chǎn)生混淆，就不構(gòu)成侵權(quán)；沒(méi)使用，可以混淆，但是不侵權(quán)。正是這種邏輯，才產(chǎn)生了商標(biāo)使用含義的寬泛，產(chǎn)生解釋學(xué)意義上的循環(huán)。

“在商品上使用”是不是商標(biāo)法的保護(hù)范圍？我國(guó)商標(biāo)法第52條第1項(xiàng)規(guī)定，禁止“在相同、類(lèi)似商品上使用”注冊(cè)商標(biāo)。該規(guī)定僅是注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)的商品范圍，即商標(biāo)保護(hù)僅限于“相同、類(lèi)似商品”，不涉及“不相同、不類(lèi)似商品”。這樣規(guī)定實(shí)際上是劃定侵權(quán)商品的類(lèi)別，而不是被解讀成商標(biāo)法適用的范圍。

按照我國(guó)商標(biāo)法第52條主文的規(guī)定，“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)”。該條的規(guī)定才是商標(biāo)法適用的范圍，即無(wú)論是生產(chǎn)、銷(xiāo)售、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、代理進(jìn)出口、提供貸款、資金、賬號(hào)、發(fā)票、證明、許可證件的，未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可使用注冊(cè)商標(biāo)的，均構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。該條的規(guī)定包括了商品產(chǎn)生到流通的個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)，只要某個(gè)環(huán)節(jié)上未經(jīng)他人許可就使用了他人的商標(biāo)，就會(huì)構(gòu)成侵權(quán)。

因此，將對(duì)侵權(quán)商品類(lèi)別的技術(shù)性規(guī)定解讀為商標(biāo)法適用范圍的規(guī)定，這是誤解法律的本來(lái)目的和條文之間相互之間的關(guān)系，這樣的解讀是沒(méi)有法律依據(jù)的。

另外，我們可以看到，在商標(biāo)實(shí)施細(xì)則商標(biāo)法實(shí)施條例第50條第2款和最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第16條也有相似的內(nèi)容，如果在為他人侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)行為，提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿等便利條件的，或者明知他人實(shí)施侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪，而為其提供貸款、資金、賬號(hào)、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者運(yùn)輸、儲(chǔ)存、代理進(jìn)出口等便利條件、幫助的，以侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的共犯論處。

以上是我國(guó)有關(guān)商標(biāo)侵權(quán)中認(rèn)定幫助侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，產(chǎn)生共同侵權(quán)、共同犯罪的有關(guān)規(guī)定。其中涉及多種商業(yè)行為，均可能產(chǎn)生有關(guān)商標(biāo)侵權(quán)，如以合同提供生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，以合同提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿、代理進(jìn)出口等。這些合同的共同特點(diǎn)是，均與商標(biāo)商品的生產(chǎn)無(wú)關(guān)；均可以說(shuō)僅是為生產(chǎn)“產(chǎn)品”而不是為商品提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿、代理進(jìn)出口等服務(wù)；合同中提供勞務(wù)的一方均沒(méi)有在自己的商品上使用注冊(cè)商標(biāo)，但是仍然可以構(gòu)成共同侵權(quán)、共同犯罪。這些規(guī)定符合侵權(quán)法的一般侵權(quán)原理：在主觀上，有知道或應(yīng)當(dāng)知道對(duì)方侵權(quán)的主觀過(guò)錯(cuò)；在客觀上，有提供幫助的實(shí)際行為。而這兩點(diǎn)，在OEM合同中，同樣存在。商標(biāo)侵權(quán)不以商品使用沒(méi)使用為條件之一，那么何來(lái)把混淆標(biāo)準(zhǔn)作為侵權(quán)的必要條件。因此商標(biāo)侵權(quán)在根本上沒(méi)有脫離一般侵權(quán)法的構(gòu)成要件，畢竟知識(shí)產(chǎn)權(quán)法在本質(zhì)上是一種私權(quán)，私權(quán)是要符合民法基本理論精神。商標(biāo)侵權(quán)與商品上使用和商標(biāo)混淆沒(méi)有必然的關(guān)系。

五、結(jié)論

綜合以上分析，該案中的定牌加工行為是在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)完成的，不能為了維護(hù)本國(guó)貿(mào)易的發(fā)展和以不在我國(guó)銷(xiāo)售理由辯解未侵犯商標(biāo)權(quán)人的專(zhuān)有權(quán)利。這是一種貿(mào)易保護(hù)主義的思想，完全不顧知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于私權(quán)。在處理本領(lǐng)域的問(wèn)題時(shí)，不僅應(yīng)該考慮本部門(mén)的法律，還應(yīng)該結(jié)合民法中的許多理論知識(shí)，這樣才能更好地理解知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的問(wèn)題。OEM產(chǎn)生的商標(biāo)是否侵權(quán)問(wèn)題也一樣，如果只在本部門(mén)法的條文里繞來(lái)繞去，而不是從基本邏輯前提中著手，是不能更好地解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)難題的。為了更好地解決這些問(wèn)題，就需要結(jié)合共同侵權(quán)理論、合同法里面的知識(shí)。

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[責(zé)任編輯 高惠琦]