李文紅 / 北京市集佳律師事務(wù)所上海分所

一、問題的提出

2008 年通過的《專利法》第三次修正案確立了現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度，隨之而來的是，在專利侵權(quán)糾紛中主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯的案件日益增多。隨著司法實踐的摸索和積累，現(xiàn)有技術(shù)抗辯實務(wù)操作上的若干問題也需要不斷地加以探討和總結(jié)。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯規(guī)則規(guī)定在《專利法》第六十二條中：“在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)?！痹撘?guī)定是宣示性的，相當(dāng)抽象和原則化。最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱《專利糾紛司法解釋》）的第十四條規(guī)定：“被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)?！?/p>

《專利法》和《專利糾紛司法解釋》的上述規(guī)定在司法實踐的實務(wù)操作中需要根據(jù)案件的實際情況進行細化和具體化。本文擬探討以下三個問題：比對對象、比對方法和比對標(biāo)準。

二、比對對象

（一）比對對象的種類

依據(jù)《專利法》第六十二條的規(guī)定，比對對象為被控侵權(quán)人實施的技術(shù)和現(xiàn)有技術(shù)。

《專利糾紛司法解釋》第十四條的規(guī)定，采用了“被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征”這一表述?！秾＠m紛司法解釋》如此表述是否意味著在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，需要將涉案專利也作為比對對象，將被控侵權(quán)人實施的技術(shù)與涉案專利進行比對，以確認被控侵權(quán)人實施的技術(shù)是否落入專利權(quán)保護范圍呢？這是實務(wù)中經(jīng)常會遇到的疑問之一。

但是仔細分析可以發(fā)現(xiàn)，《專利糾紛司法解釋》的規(guī)定并不是在《專利法》第六十二條的基礎(chǔ)上增加比對對象，而是用于確認被控侵權(quán)人實施的技術(shù)。

這是因為，現(xiàn)有技術(shù)抗辯與是否真正落入專利權(quán)保護范圍無關(guān)，其實質(zhì)上是否認原告專利權(quán)行使的抗辯。故，在專利侵權(quán)糾紛中，只要能證明被控侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，即可對抗專利權(quán)人行使權(quán)利的主張，以否定侵權(quán)指控。

在最高人民法院再審的申請人鹽城澤田機械有限公司與被申請人鹽城市格瑞特機械有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛中，最高院在（2012）民申字第18 號民事裁定書中也指出，“被訴侵權(quán)技術(shù)方案與專利技術(shù)方案是否相同或者等同，與現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立亦無必然關(guān)聯(lián)?！?/p>

（二）被控侵權(quán)人實施的技術(shù)

但是，《專利糾紛司法解釋》第十四條的規(guī)定并非多余，其在實務(wù)上具有重要的操作指引作用。

這是因為，被控侵權(quán)人實施的技術(shù)是個抽象概念，需要通過一定的載體呈現(xiàn)出來，所謂的載體即是被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）。

眾所周知，被控侵權(quán)物中通常蘊含多個技術(shù)方案，換言之，被控侵權(quán)物與被控侵權(quán)人實施的技術(shù)是具體與抽象的關(guān)系。在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，為進行比對，需要從被控侵權(quán)物中明確被控侵權(quán)人實施的技術(shù)（以下稱“被控技術(shù)方案”），即被控侵權(quán)物中與專利權(quán)人所主張的權(quán)利要求存在一定對應(yīng)關(guān)系的被控技術(shù)方案，也就是所述的“被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征”。

在此意義上，可以將涉案專利視為有助于明確比對對象的比對輔助材料，但是涉案專利絕不能充當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的比對對象。

當(dāng)然，并非所有的案件中均需要從被控侵權(quán)物中明確被控技術(shù)方案，一個例子是在被控侵權(quán)物為現(xiàn)有技術(shù)的簡單再現(xiàn)的情形下則無需特意提取被控技術(shù)方案。此點將在本文的“比對方法”部分闡述。

（三）現(xiàn)有技術(shù)

類似的是，現(xiàn)有技術(shù)也需要承載在一定的載體上，通常是被控侵權(quán)人所提交的證據(jù)（下稱“現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)”），包括公開出版物、公開使用證據(jù)和其他方式的公開證據(jù)等。

現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)中用來比對的技術(shù)內(nèi)容是根據(jù)被控侵權(quán)物來確定的，即尋找現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)中所披露的與被控侵權(quán)物的技術(shù)特征所對應(yīng)的技術(shù)特征，或者尋找現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)中所披露的與被控侵權(quán)物中“被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征”所對應(yīng)的技術(shù)特征。

針對現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，《專利糾紛解釋》的規(guī)定采用了“一項技術(shù)方案”的表述。對于如何理解“一項技術(shù)方案”，實踐中一直存在爭論：該項技術(shù)方案是否只能是一個實施例中包含的技術(shù)特征所組合而成的技術(shù)方案，還是可以是不同實施例中包含的技術(shù)特征的結(jié)合所形成的技術(shù)方案，甚至是不同的幾份現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)中披露的技術(shù)特征的結(jié)合所形成的技術(shù)方案呢？

換言之，用于抗辯的現(xiàn)有技術(shù)是只允許采用單獨對比的方式，還是也可以采用結(jié)合對比的方式呢？

仔細分析即可發(fā)現(xiàn)，對“一項技術(shù)方案”的理解，實際上涉及到比對標(biāo)準的選擇，本文將在下文“比對標(biāo)準”部分予以詳細闡述。

三、比對方法

在現(xiàn)有技術(shù)抗辯的實踐中，隨著案件的摸索和積累，先后出現(xiàn)過多種比對方法，且同一時期不同法院采用的比對方法也可能是不同的。

以北京市第二中級人民法院為例，先后存在以下幾種做法：

1 同時進行涉案專利與被控侵權(quán)物的比對、被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)的比對，如果被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)更接近，則抗辯成立，反之抗辯不成立。但目前這種做法已幾乎不再采用。

2 先進行涉案專利與被控侵權(quán)物的比對，如未落入保護范圍，則不再進行被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)的比對；反之需要進行被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)的比對。

3 先進行被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)的比對，如認定被控侵權(quán)物的技術(shù)方案屬于現(xiàn)有技術(shù)，則不再進行涉案專利與被控侵權(quán)物的比對，抗辯成立；反之則進行涉案專利與被控侵權(quán)物的比對。在最高人民法院《關(guān)于王川與合肥繼初貿(mào)易有限責(zé)任公司等專利侵權(quán)糾紛案的函》中也指出，“不論神電公司技術(shù)與王川專利是否相同，在神電公司提出公知公用技術(shù)抗辯事由的情況下，只有在將神電公司技術(shù)與公知公用技術(shù)對比得出否定性結(jié)論以后，才能將神電公司技術(shù)與王川專利進行異同比較?！?/p>

應(yīng)該說，這三種做法都有其一定的道理。鑒于第1 種做法已幾乎不再采用，本文將結(jié)合上述的第2 種和第3 種做法來探討現(xiàn)有技術(shù)抗辯中的比對方法。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的意義在于將現(xiàn)有技術(shù)從專利權(quán)的保護范圍中排除出來，避免由于專利的存在而限制社會公眾使用現(xiàn)有技術(shù)的權(quán)利。因此上述第3 種做法從理論上而言顯然更為合理，即現(xiàn)有技術(shù)抗辯優(yōu)先適用。需要注意的是，上述第3 種做法可以分成兩種情況：

其一，抗辯是否成立與涉案專利的權(quán)利要求解釋不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。

如果可以直接從現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)中找到與被控侵權(quán)物相同或無實質(zhì)差異的技術(shù)方案，則抗辯成立，無需將被控侵權(quán)物與涉案專利進行任何比對。

如果依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)可以直接認定被控侵權(quán)物不屬于現(xiàn)有技術(shù)，則抗辯不成立，現(xiàn)有技術(shù)抗辯并不需要將被控侵權(quán)物與涉案專利進行任何比對。

其二，面對相對復(fù)雜的案件則必須引入涉案專利作為比對輔助。

如前所述，被控侵權(quán)物中通常蘊含多個技術(shù)方案，如果要求被控侵權(quán)人證明這些技術(shù)方案均屬于現(xiàn)有技術(shù)，顯然對被控侵權(quán)人施加了過重的法律義務(wù)，也必將造成法律資源的浪費，尤其是在被控侵權(quán)物較為復(fù)雜時。

此種情況下，則需要以涉案專利的權(quán)利要求為基礎(chǔ)，厘清被控侵權(quán)物中與涉案專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征相對應(yīng)的技術(shù)特征，并根據(jù)被控侵權(quán)物中的這些技術(shù)特征來進行被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)的比對，而無需考慮被控侵權(quán)物的其他技術(shù)特征或者被控侵權(quán)物整體而言是否屬于現(xiàn)有技術(shù)。

因此可以說，《專利糾紛解釋》采用的表述“被訴落入專利保護范圍的全部技術(shù)特征”主要匹配于前述的第二種情況，前述第一種情況中則可能無需考慮被控侵權(quán)物中的技術(shù)特征是否屬于被訴落入專利保護范圍的技術(shù)特征，以提高案件處理效率。

如果在引入涉案專利作為比對輔助的情況下，能夠認定被控侵權(quán)物未落入專利保護范圍，則可以認定侵權(quán)不成立。此時也無需進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯的技術(shù)比對了，此即為上述的第2 種做法。

綜上所述，在比對方法上，本文建議的操作方式是：首先直接比對被控侵權(quán)物與現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)；如技術(shù)復(fù)雜，則引入涉案專利作為比對輔助，以確定被控侵權(quán)物中用于與現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)進行技術(shù)比對的技術(shù)特征；如果在比對輔助的過程中，可認定侵權(quán)不成立，則無需進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯的技術(shù)比對。

當(dāng)然，可以理解的是，在實際案件的審理中，常見的做法是侵權(quán)的技術(shù)比對和現(xiàn)有技術(shù)抗辯的技術(shù)比對都會進行，以避免事實認定或法律適用有誤帶來的不良影響。需要注意的是，現(xiàn)有技術(shù)抗辯中，涉案專利和現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)之間不存在比對關(guān)系，而這點是實踐中常被有意無意混淆的。

四、比對標(biāo)準

比對標(biāo)準方面，有研究指出目前存在五種觀點，分別是：十分接近或者明顯相近似說、等同標(biāo)準說、創(chuàng)造性標(biāo)準說、有限的創(chuàng)造性標(biāo)準說和新穎性標(biāo)準說。

在上述五種觀點中，本文傾向于創(chuàng)造性標(biāo)準說，即當(dāng)被控侵權(quán)人主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，應(yīng)當(dāng)將被控技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進行對比分析，如果被控技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)缺乏新穎性和創(chuàng)造性，則抗辯成立。此種比對標(biāo)準下，可以采用多篇現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)來進行結(jié)合對比。

這是因為，相對于現(xiàn)有技術(shù)缺乏新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)方案，不應(yīng)該置于專利權(quán)的專利保護范圍內(nèi)。這本應(yīng)當(dāng)是專利制度的應(yīng)有之義。

參照《專利法》第二十二條規(guī)定：“授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性”。該法條雖然是對授予專利權(quán)的實質(zhì)性條件的規(guī)定，但是從專利侵權(quán)糾紛的角度理解，自應(yīng)將相對于現(xiàn)有技術(shù)缺乏新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)方案排除在專利權(quán)的專利保護范圍內(nèi)。

有觀點認為如果采用創(chuàng)造性標(biāo)準，則會導(dǎo)致《專利法》第二十二條和《專利法》第六十二條之間解釋上的不一致，具體體現(xiàn)在二者規(guī)定中均采用“屬于現(xiàn)有技術(shù)”的表述。對此，本文建議修改《專利法》第六十二條的相關(guān)規(guī)定。

有觀點擔(dān)心如果采用創(chuàng)造性標(biāo)準，會導(dǎo)致和無效制度之間的沖突。但是如前所述，在現(xiàn)有技術(shù)抗辯的適用中，始終不存在針對涉案專利和現(xiàn)有技術(shù)之間的比對，并不要求法院就涉案專利的瑕疵和穩(wěn)定性進行審查。

當(dāng)然，考慮到目前我國司法資源的實際情況，大部分專利糾紛審理法院不具備創(chuàng)造性評價的技術(shù)背景，在實踐中選擇等同標(biāo)準說是一種相對更為務(wù)實的做法，即如果被控技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)構(gòu)成等同，則現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。等同標(biāo)準也可以一定程度上有效協(xié)調(diào)現(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)域與權(quán)利要求保護范圍之間的關(guān)系。

在最高人民法院再審的申請人鹽城澤田機械有限公司與被申請人鹽城市格瑞特機械有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛中，最高院（2012）民申字第18 號民事裁定書中也指出，“審查方式是以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護范圍的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了相同或者等同的技術(shù)特征?！?/p>

《專利糾紛解釋》中采用的規(guī)定是，“被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)?！逼渲械摹盁o實質(zhì)性差異”過于抽象和模糊，建議修改為“等同”。

但是需要說明的是，創(chuàng)造性標(biāo)準主要著眼于技術(shù)方案，而等同標(biāo)準主要著眼于技術(shù)特征，適用等同標(biāo)準相對于創(chuàng)造性標(biāo)準會在一定程度上減少現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立的幾率。

其他三種觀點中，十分接近或者明顯相近似標(biāo)準的含義過于模糊，操作困難；有限創(chuàng)造性標(biāo)準是對創(chuàng)造性標(biāo)準的一種限制，即限制在一篇對比文件的基礎(chǔ)上評價創(chuàng)造性，其限制沒有合理的理論依據(jù)；新穎性標(biāo)準的優(yōu)點在于操作簡單，但是其對被控侵權(quán)人的限制過多，不利于對公眾利益的保護，也不利于專利法促進科學(xué)技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展的立法目的的實現(xiàn)。

五、結(jié)論

綜上所述，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的技術(shù)比對中，比對對象為被控侵權(quán)物和現(xiàn)有技術(shù)；必要的情況下，涉案專利可作為用于從被控侵權(quán)物中提取技術(shù)方案的比對輔助材料。比對方法為被控侵權(quán)物中的技術(shù)特征與現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)中的技術(shù)特征進行比對，以確定被控技術(shù)方案是否屬于現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案；用于比對的技術(shù)特征可參考涉案專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征來取定。比對標(biāo)準理論上傾向于創(chuàng)造性標(biāo)準，目前實踐中采用等同標(biāo)準說是一種務(wù)實的考慮。

總之，現(xiàn)有技術(shù)抗辯規(guī)則是專利制度中的一項意義重大的規(guī)則，尚需從實踐中不斷總結(jié)和發(fā)展，以更好地輔助專利制度促進經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。