王亞利 高劼

江蘇省專利信息服務(wù)中心，江蘇 南京 210008

引言

所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也稱本領(lǐng)域技術(shù)人員，我國專利法和《審查指南》均對本領(lǐng)域技術(shù)人員做了專門的規(guī)定，美歐知識產(chǎn)權(quán)發(fā)達(dá)國家也都對其做了專門的詮釋，它是專利法中的一個重要概念。它重要的根本原因是本領(lǐng)域技術(shù)人員在專利獲權(quán)和確權(quán)中發(fā)揮著重要的作用，無論是對說明書、權(quán)利要求書的解釋，還是對新穎性、創(chuàng)造性的判斷，都離不開本領(lǐng)域技術(shù)人員這個概念。本文從專利審查及復(fù)審無效過程中對所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員判定為切入點(diǎn)詳盡解釋該概念，希望創(chuàng)新主體在專利撰寫中切實(shí)從所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)，確保說明書充分公開，權(quán)利要求能夠被有效解釋，從而有效提升專利的獲權(quán)和確權(quán)率，提高專利的質(zhì)量和穩(wěn)定性。

1 本領(lǐng)域技術(shù)人員的起源及其概念

美國1790年的《專利法》最早規(guī)定的“本領(lǐng)域的工人或其他技術(shù)人員”是本領(lǐng)域技術(shù)人員概念的雛形，其后又經(jīng)歷了數(shù)百年的變革而演變?yōu)椤氨绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員”，同時其假設(shè)的范圍擴(kuò)展到了專利權(quán)人，應(yīng)用范圍也逐步擴(kuò)展到對新穎性、權(quán)利要求的解釋的判斷以及專利確權(quán)審判中。歐洲則將本領(lǐng)域技術(shù)人員假定為在相關(guān)日期前知曉本領(lǐng)域公知常識的普通技術(shù)人員，屬于“平均水平的技術(shù)人員”[1-2]。設(shè)定所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員這一概念的目的，主要是為了給專利審查員或法官提供一個較為客觀統(tǒng)一的判斷標(biāo)準(zhǔn)，盡量避免其受主觀因素的影響，也就是無論申請人是否達(dá)到（超過）本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平，審查員或法官提供一個較為客觀統(tǒng)一的判斷標(biāo)準(zhǔn)，盡量避免其受主觀因素的影響，也就是無論

申請人是否達(dá)到（超過）本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平，審查員或法官都只按照本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平來進(jìn)行判定。

我國現(xiàn)行專利法和《專利審查指南（2010版）》對“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”給出了詳細(xì)的定義：所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。

所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的定義表述可以看出其具有時間性、技術(shù)范圍和知曉普通技術(shù)知識等特征。

時間性：技術(shù)人員的時間界定在對應(yīng)的所述發(fā)明的申請日或優(yōu)先權(quán)日之前，認(rèn)定本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識、技能和實(shí)驗(yàn)設(shè)備均要回到當(dāng)時的技術(shù)狀態(tài)。這就必需要排除申請日后的技術(shù)發(fā)展，不能使用“反推”的方式推理之前技術(shù)人員所應(yīng)公知的技術(shù)狀況。

技術(shù)范圍：技術(shù)人員所了解的技術(shù)應(yīng)限于其本身所屬的技術(shù)領(lǐng)域，但也應(yīng)考慮技術(shù)之間的關(guān)聯(lián)性，即技術(shù)人員是否會很容易的想到將已經(jīng)使用在某一個技術(shù)領(lǐng)域中的技術(shù)手段借用以解決類似或相同的問題，并取得類似的效果。

知曉普通技術(shù)知識：技術(shù)人員應(yīng)知曉所在技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)知識，也就是能夠獲得、學(xué)習(xí)并了解本領(lǐng)域所有的現(xiàn)有技術(shù)，該現(xiàn)有技術(shù)能得到客觀存在的并可獲得的證據(jù)的支持。

2 相關(guān)案例剖析

案例一選自第57857號無效宣告請求審查決定，所涉及的專利（專利申請?zhí)?00880119440.1）權(quán)利要求保護(hù)式（I）或其鹽或光學(xué)活性異構(gòu)體、含有式（I）化合物的診斷劑和診斷化合物、及式（I）化合物在制備診斷組合物中的用途。雖然本申請說明書中概述性描述了式（I）化合物涵蓋的范圍，并給出了具體化合物的種類及其制備方法，但說明書中并沒有給出任何相關(guān)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來證明所述化合物能用作造影劑，也未給出任何有關(guān)化合物的腎毒性、重量克分子滲透壓濃度、粘度和溶解度等方面的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容記載。同時，雖然現(xiàn)有技術(shù)中公開了碘化二聚體能用作造影劑介質(zhì)，但類似二聚體與本申請所述的化合物結(jié)構(gòu)存在較大的差異，基于結(jié)構(gòu)對理化性質(zhì)及藥理活性有著重要影響，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)，無法推測出式（I）化合物或光學(xué)活性異構(gòu)體能用作造影劑介質(zhì)，至于式（I）化合物的腎毒性、重量克分子滲透壓濃度、粘度和溶解度而言，現(xiàn)有技術(shù)未給出相關(guān)的說明以及相關(guān)啟示，因而被判定不符合專利法第26條第3款對專利說明書充分公開的要求。

其不符合的主要原因就是在研發(fā)過程以及專利申請文件撰寫過程中未能正確理解“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的概念，夸大了本領(lǐng)域技術(shù)人員的技能。盡管該專利申請所要求保護(hù)的化合物存在一些已知的結(jié)構(gòu)基團(tuán)，但是這些化合物與現(xiàn)有技術(shù)中已知的碘化造影劑在結(jié)構(gòu)上均有很大不同，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法僅從結(jié)構(gòu)上推定本申請所述化合物具有低化學(xué)毒性、低粘度、低重量克分子滲透壓濃度、高碘含量以及高溶解度，以便用作造影劑來有效進(jìn)行人體診斷成像。因此對于化學(xué)產(chǎn)品及其用途發(fā)明，若所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員無法根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)預(yù)測發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)所述用途或使用效果，則該技術(shù)方案必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立。對于這種技術(shù)方案，必須在研發(fā)階段或者在專利申請文件撰寫階段就需要用足夠的證據(jù)證明該化學(xué)產(chǎn)品可以用于所述用途并能夠解決聲稱所要解決的技術(shù)問題或者達(dá)到所述實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對應(yīng)的技術(shù)效果。

案例二選自第55117號無效宣告請求審查決定，所涉及的專利（專利申請?zhí)?00910262404.7）是一種顯示裝置、使用該顯示裝置的近眼設(shè)備和便攜終端，其中主要包括顯示裝置和第一電路、第二電路。該權(quán)利要求請求保護(hù)一種使用了顯示裝置尤其是心形的近眼設(shè)備，而近眼設(shè)備帶有顯示裝置是本領(lǐng)域公知常識；權(quán)利要求還要求保護(hù)一種使用顯示裝置的便攜終端，而具有顯示裝置的便攜終端也是本領(lǐng)域公知常識。因此，該權(quán)利要求不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。

其不符合的主要原因也還是其在研發(fā)設(shè)計(jì)過程以及專利申請文件撰寫過程中未能正確理解“本領(lǐng)域技術(shù)人員”,人為縮小了本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力范圍，把本領(lǐng)域技術(shù)人員機(jī)械的局限在了具體的相對較為狹隘的醫(yī)療保健裝置領(lǐng)域，而未考慮到本領(lǐng)域技術(shù)人員可以去相鄰技術(shù)領(lǐng)域去尋找技術(shù)啟示。如果一項(xiàng)權(quán)利要求請求保護(hù)的技術(shù)方案與一份對比文件公開的技術(shù)方案相比，雖存在區(qū)別技術(shù)特征，但在另一份對比文件中給出了與將該區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中以解決所面臨的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)去改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)方案，將跨領(lǐng)域的區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合進(jìn)來以獲得新的技術(shù)方案，這屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員所應(yīng)該具備的技能。在現(xiàn)實(shí)研發(fā)中，假如醫(yī)療保健裝置研發(fā)的技術(shù)問題涉及電學(xué)或顯示設(shè)備領(lǐng)域，技術(shù)人員一定會去咨詢電學(xué)裝備領(lǐng)域的專家，或者利用專利信息資源或科技文獻(xiàn)資源，通過學(xué)習(xí)知曉并從現(xiàn)有技術(shù)或領(lǐng)域技術(shù)人員所具備的普通技術(shù)知識中獲取指引和啟發(fā)[3]。

案例三選自9882號名稱為“計(jì)算機(jī)硬盤讀寫控制裝置”發(fā)明專利（專利號：ZL94111461.9）的無效宣告請求審查決定的。案件中，請求人和專利權(quán)人均認(rèn)可某一對比文件中將“memory”一詞翻譯為“存儲器”的做法。但是，專利權(quán)人認(rèn)為該對比文件公開于1966年，當(dāng)時存儲器不應(yīng)包括硬盤的含義，而無效宣告請求人則認(rèn)為其含義不僅包括內(nèi)存，還應(yīng)當(dāng)包括磁盤存儲器（例如硬盤），并提交了1980年出版的《電子工業(yè)技術(shù)詞典》予以證明。無效宣告請求審查決定認(rèn)為，在判斷專利是否具有創(chuàng)造性時，應(yīng)當(dāng)基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在申請日（1994年10月）的技術(shù)水平進(jìn)行評判，不能忽視對比文件公開日至專利申請日期間技術(shù)人員知識和能力的進(jìn)步，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀相關(guān)對比文件公開的“memory”一詞時，可以理解到其公開的存儲器保護(hù)方式可擴(kuò)展到硬盤[4]。

3 小結(jié)及建議

對上述無效宣告請求案例剖析不難發(fā)現(xiàn)，在研發(fā)完成進(jìn)行專利申請文件撰寫時一定要站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度，這個假設(shè)的“人”應(yīng)該知曉申請日或優(yōu)先權(quán)日前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)并具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)的手段，然后從這個“人”的角度撰寫專利申請文件。不能以本領(lǐng)域技術(shù)專家的技能水平去撰寫專利申請文件，因?yàn)檫@樣做可能會導(dǎo)致案例一中的撰寫不清楚、證據(jù)不足無法實(shí)現(xiàn)等缺陷。若能在充分理解和界定“本領(lǐng)域技術(shù)人員”涵義的基礎(chǔ)上撰寫權(quán)利要求，在說明書中進(jìn)行清楚完整的解釋，則可以在一定程度上提升專利的質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)專利的價值做好鋪墊。

此外，以“本領(lǐng)域技術(shù)人員”為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行專利申請文件撰寫時，可以充分考慮如下幾點(diǎn)：一是在充分檢索和分析現(xiàn)有技術(shù)資料的基礎(chǔ)上重點(diǎn)對比分析闡述擬提交的專利技術(shù)方案與已有技術(shù)方案在功能方面的差異性；二是需要切實(shí)說明本專利技術(shù)方案產(chǎn)生的“預(yù)料不到的技術(shù)效果”，表明本發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比其技術(shù)效果產(chǎn)生了質(zhì)的變化，具有新的性能，或者產(chǎn)生了量的變化，超出了人們預(yù)期的想象；三是可以在技術(shù)方案的設(shè)計(jì)之初就克服目前工程技術(shù)人員的偏見。

[1]張小林.論專利法中的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”[J].科技與法律,2011(6).

[2]石必勝.本領(lǐng)域技術(shù)人員的比較研究[J].電子知識產(chǎn)權(quán),2012(3).

[3]張凡.淺論“本領(lǐng)域技術(shù)人員”與說明書公開充分[J].2013(16).

[4]馬文霞.所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員的知識和能力[N].2013(12).