謝立嘉 徐瑋康

國外卡通形象的衍生產品在中國大陸風靡已有很長時間。例如“哆啦A 夢”、“蠟筆小新”及“迪斯尼”公司的很多形象都在中國深入人心，在卡通產品的市場中有著廣泛的影響力。產品類別也極為廣泛，小到玩具、服裝，大到家具、電器等都能見到國外知名卡通形象授權的身影。

毫無疑問，這些知名的卡通形象上已經凝結巨大的經濟價值。有經濟價值的地方，就有價值爭奪。作為無形資產，知名卡通形象的權利所有者在商業(yè)活動中如何保護自身的合法權益？特別是對于大量來源于境外的卡通形象，如何在中國境內獲得法律保護？如何在卡通形象授權過程中保障其經濟利益在中國這一巨大市場中不遭受侵害？

來源于境外的卡通形象在境內遭到商標搶注并成功注冊的情形并非罕見。最具影響力的就是“蠟筆小新”的形象及其文字商標。日本作家臼井義人早在1990就完成了“蠟筆小新”漫畫作品。該作品發(fā)行后就深受東南亞各國的歡迎，包括中國。但“蠟筆小新”的相關權利人卻未及時在中國就“蠟筆小新”形象及文字注冊商標，以至于1996年1月，被中國某公司在第25類服裝類別上搶先申請注冊了“蠟筆小新”商標，并在1997年獲準注冊商標專用權。隨后，“蠟筆小新”的權利人就開始了在中國長達十幾年的形象維權，直至2012年，方取得初步進展。但可想而知，在這十幾年中，“蠟筆小新”原創(chuàng)權利人已遭受巨大的經濟損失。

當然，境外卡通形象的原創(chuàng)單位或作者及時在我國申請商標注冊及著作權登記是有效的方法，但并非每個權利人都有條件或有意識及時做到這點。由于商標立法各國都是獨立的，而商標一般都在各國領域內得到獨立保護，因此在全球范圍內尋求知識產權保護，成本巨大。只有當有需要進入某國市場時，權利人才會考慮在該國尋求“卡通形象”的知識產權登記及保護。因此，未及時注冊是很多見的。

對于遭遇到上述情況時，權利人應如何運用我國法律制度來保護其利益？從我國法律上如何有效限制他人搶注知名卡通形象商標呢？筆者建議，可根據具體情況從以下幾個方面采取保護措施。

一、 初審異議期內提出商標異議

對于任何人在中國提起的商標注冊申請，中國商標局都會在初審通過后，給予三個月的公告期，根據我國法律規(guī)定，任何人對此商標申請有異議的，應當在公告之日起的三個月內提出書面異議，公告期滿無異議的，商標局就將核準注冊并予以公告。簡而言之，只要卡通形象的境外權利人未在公告期內提出異議的，該商標就極有可能在中國獲準注冊，從而獲得注冊商標專用權。一旦商標專用權形成，該卡通形象作為商標在中國市場流通的商品上使用即變得合法且受法律保護。要推翻其使用的合法性，絕非易事。

在此階段要對搶注行為進行遏制，唯有委托專業(yè)人士對其所擁有卡通形象及名稱，不但包括“外文名稱”還包括“中文名稱”都要進行不時的嚴格跟蹤監(jiān)控，一旦注冊，即提出異議。但毫不夸張的說，要做到這點，不如趁早先下手為強，將卡通形象及名稱在相關類別上予以注冊。從經濟成本控制的角度，跟蹤監(jiān)控與注冊已無過大差別。

二、被搶注為商標后的相對撤銷權

此處的撤銷權是針對已經獲得專用商標權的商標提起的撤銷注冊商標的訴求。根據我國法律規(guī)定，對于已經注冊的商標，在符合以下幾種情形時，商標所有人或利害關系人可以向商標評審委申請撤銷注冊商標，但其時效不應超過從商標獲準注冊之日起的5 年，具體包括：

1、對于未在中國注冊的馳名商標，遭遇在相同或類似商品類別上復制、摹仿或翻譯的注冊商標，且后者容易導致混淆的；

2、對于已在中國注冊的馳名商標，遭遇不相同或不相類似商品類別上復制、摹仿或翻譯的注冊商標，且誤導公眾，指使前者所有人的利益可能受到損害的；

3、未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊；

4、在被搶注的商標中有或含有地理標志，而使用該商標的商品并非來源于該地理標志所標示的地區(qū)，且會誤導公眾的；

5、被搶注的商標已經形成了在先權利（主要指知識產權），而仍然搶注的，或搶注者以不正當手段搶注他人已經使用并有一定影響的商標。

符合以上情形的被搶注為商標的境外“卡通形象”都可在五年內向商標評審委員會提出商標撤銷申請。

其中，針對第1條的情形，被侵害權利人是否能證明“卡通形象”于特定商品類別上，在搶注商標申請注冊前已經馳名并有相關較大市場影響力是其能否請求獲得商標評審委員會支持的關鍵要素。換言之，被侵害的卡通形象只有在中國已經出名的形象才有可能依此條款得到保護，并不出名的形象則可能要尋求其他依據的支持。

對于第2條的情形，是針對被侵害權利人在個別商品類別上已經注冊商標，但希望得到全品類法律保護的情形，而打擊企圖“傍名牌”的搶注行為，同樣證明“卡通形象”已經馳名并有相當大的市場影響力是其關鍵。

對于第3條的情形，一般可用來規(guī)制境外“卡通形象”的境內代理人或代表人的注冊行為。目前這種情形比較多的是發(fā)生在“卡通形象”的境內授權中介公司利用境外品牌商的疏忽、對中國法律不了解或合同約定不清的漏洞，將境外“卡通形象”在中國搶先注冊成自己的商標。甚至也發(fā)生過，境內的商標注冊代理人利用與境外“卡通形象”權利人商討境內品牌注冊或保護事宜，自己或私下找其他人搶先將相關形象注冊為商標。

對于第4條的情形，比較容易理解，地理標志一般都有明確的指向性，境外“卡通形象”含有境外地理標志的遭境內搶注的，可援引此條款來申請撤銷商標。

對于第5條的情形，所謂的在先權利是指在搶注的商標申請注冊之前，已經形成的包括但不限于：著作權、知名商品名稱權、企業(yè)名稱權、域名等權利。在蠟筆小新一案中，“蠟筆小新”的著作權人就曾以境內商標權利人搶注的商標構成對其所享有的在先著作權侵權為由，提出商標撤銷。該理由在民商事訴訟程序中得到了法院的認可，但在撤銷商標的裁決程序中，卻因超過5年時效期限而被商標評審委員會駁回。不過我們認為，本條款對于境外“卡通形象”的境內授權保護有積極作用，一般而言，卡通形象都構成著作權法意義上的作品，即受著作權法保護，在卡通形象被作為商標搶注時，可在時效期限內以此條款對抗而申請撤銷。

綜上，五年的時效是以上救濟條款得意實現(xiàn)的前提，且該五年時間是固定的時效，不存在中斷或中止。那對于已經被搶注商標超過五年的卡通形象是否還存在其他的法律救濟途徑呢？

三、“卡通形象”被搶注為商標后的絕對撤銷權

此處的絕對撤銷條款是相對上述相對撤銷權而言的，即境外“卡通形象”的權利人可不受五年固定時效限制，隨時依據絕對撤銷條款提出商標撤銷的請求。我國法律規(guī)定，在違反以下情形規(guī)定時，其它單位或個人可以請求撤銷注冊商標，且沒有時效限制：

1、將國家、黨、國際組織的標志或帶有民族歧視、夸大欺騙性或影響社會主義公序良俗的標志注冊為商標的；

2、將缺乏顯著性特征，表示該商品通用特質的標志注冊為商標的；

3、僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀的三維標志；

4、搶注的商標是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的。

就前3條的情形，他們是存在于形象本身的特征或屬性，無論是對于本文探討的境外“卡通形象”或搶注的商標，只要被認定為符合前三種情形，都絕對不會受到法律保護，因此，在此不作詳細討論。

就第4條情形，則具有較強的實踐意義，甚至可作為兜底條款使用，被解釋的邊際也較廣。此處的“以欺騙手段或者其他不正當手段”既包括了搶注人在申請注冊的時候，以弄虛作假的手段欺騙商標注冊機關取得注冊的行為，也包括基于謀取非法利益為目的，基于不正當競爭，進行惡意注冊的行為。特別是后一種行為，是我們保護被搶注境外“卡通形象”，撤銷搶注商標的有利武器。因為我們認為這種規(guī)制包括了商標搶注人明知他人或應知他人的商標而申請注冊的商標，也包括了大量搶注他人商標并轉賣牟利的行為。從根本上講，類似這種行為無疑已經嚴重擾亂了商標注冊管理秩序及公共秩序，進而對公共利益造成了損害。

在筆者關注并處理過的境外“卡通形象”遭搶注商標的案件中，存在著不少“明知或應知是他人的商標”、“大量搶注商標并轉賣牟利而從不自己使用”、“利用搶注商標進行不正當競爭”等行為，也依據此條款得到了談判斡旋的優(yōu)勢或勝訴。但在此條款的使用中，證明“卡通形象”可能得到搶注人明知或應知也是十分重要的，同時，“卡通形象”的知名度起到了一定的作用。

四、商標局可依職權行使的商標撤銷手段

除了被侵害形象權利人自行提起商標撤銷申請外，在以下幾種情形下，我們可借助商標局的職權從另一些角度依法撤銷侵權商標，一般包括：自行改變注冊商標的；自行改變注冊商標的注冊人名義、地址等其它事項的；自行轉讓注冊商標的；連續(xù)3年停止使用商標的。

其中，搶注知名“卡通形象”的注冊人不少是出于非法牟利的考慮，一般并不實際使用注冊商標或形象，因此往往會發(fā)生長期不使用的情形。針對此情況，我們都會建議客戶向商標局舉報此類情況，要求商標局依職權撤銷注冊商標。

依據知識產權權利沖突，提出停止或限制使用注冊商標的民商事訴訟對于經程序形成的注冊商標專用權，在未被商標評審委員會撤銷之前，依法應當受到法律保護。且撤銷商標之職權至今為止也僅由國家商標評審委員會擁有，人民法院無法通過民商事判決撤銷任何注冊商標。且在之前很長一段有時間內，即使是類似著作權與商標權的權利沖突糾紛案件，人民法院都可能不予受理。但這樣的情況在目前已經有所改觀，雖然人民法院仍無權通過民商事訴訟程序直接撤銷注冊商標，但對于知識產權的沖突案件，已有依法受理的案例出現(xiàn)。以上司法實踐的發(fā)展，對于本文所探討的論題，即境外“卡通形象”在遭境內商標搶注時如何救濟則又有了一個新的途徑。

“卡通形象”基本上都構成著作權法意義上的作品，根據我國著作權法及《伯爾尼公約》的規(guī)定，大部分境外的“卡通形象”在我國都享有著作權。當“卡通形象”的著作權形成于注冊商標權之前時，其有進一步受法律保護的條件。著作權作為絕對權，具有對世效力，未經著作權人許可實施其專有控制的行為即可認定為具有過錯，而不用著作權人去證明侵權人存在過錯。

結合本文討論的議題，若商標權利人將來源于境外的“卡通形象”在境內搶先注冊，并獲得商標專用權，隨即自行使用或者授權給第三方使用，如在生產、設計、銷售、包裝上使用該境外“卡通形象”，那么以上對該商標的使用行為是否構成著作權侵權呢？

筆者認為是構成著作權侵權的，即使商標權人將相同或相類似的作品形象經法定程序注冊為商標，但其一系列的使用行為也不能從客觀上避除其侵犯著作權的事實。當然有人就此提出經合法注冊的商標也應當?shù)玫椒杀Ｗo，既然其獲準注冊，則在其沒有被裁決撤銷注冊商標之前應當作為注冊商標獲得法律保護，并享有法律規(guī)定的注冊商標享有的權利。而撤銷商標是商標評審委員會依職權享有的權力，我國法院的民商事審判程序并不享有判令撤銷注冊商標的權力。但對于從實踐中的不少類似案例可以看到，商標權利人的注冊行為存在著明顯的不正當性，其往往是預見到“卡通形象”作品在中國市場可能產生的未來經濟價值，利用注冊商標獲法律保護來贏得經濟利益，從本質上講，是搶奪了別人創(chuàng)作性勞動帶來的經濟利益，利用了“卡通形象”作品已經在廣大消費群體中積累的良好影響及聲譽，是典型的不勞而獲。再者，著作權和注冊商標專用權都有各自的權利邊界，搶注的商標的使用無疑是逾越了他人的著作權權利邊界。同時，這樣的剽竊利用若得到法律的縱容或鼓勵，對于知識產權的保護無任何益處，不但違反了著作權法，侵害了著作權保護的邊界，也違背了商標法本身的立法目的。

雖然我國法院民商事訴訟程序不能直接撤銷注冊商標，但并不妨礙在使用注冊商標過程中對侵犯著作權的行為作出認定；不妨礙對注冊商標本身獲取的不正當性作出認定；也不妨礙對注冊商標的具體使用作出限制性認定。因此，在注冊商標的使用中，出現(xiàn)設計、生產、銷售、包裝使用他人享有著作權的“卡通形象”的具體行為的，法院可以認定其構成著作權侵權，并判令侵權人承擔相應的經濟賠償責任。這也從另一個角度實現(xiàn)了本文的議題，為境外“卡通形象”在中國授權時的法律保護提供了支持途徑。

隨著授權行業(yè)在中國的快速發(fā)展，特別是境外“卡通形象”不斷涌入中國市場，離不開司法實踐及法律服務的保駕護航。我們也認為，只有對中國相關專業(yè)領域的司法現(xiàn)狀有所了解，才能使業(yè)務發(fā)展更加順暢。