唐軼

一、引言

近年來，我國專利審查部門在有關(guān)《專利法》第三十三條的審查當(dāng)中，經(jīng)常會(huì)提到“重新概括”或“二次概括”的概念，甚至出現(xiàn)將修改直接認(rèn)定為“重新概括”而予以駁回的情況。由于“重新概括”這一概念在我國專利法及其實(shí)施細(xì)則和審查指南中均沒有明確的出處，專利審查部門內(nèi)部對該概念的含義和運(yùn)用也還沒有統(tǒng)一的認(rèn)識，導(dǎo)致在實(shí)踐中使用該概念具有較大的隨意性，也容易受到各方的質(zhì)疑。因此，筆者認(rèn)為有必要明確“重新概括”的含義，并確立所述概念在超范圍判斷中的合理運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)，以便統(tǒng)一專利審查部門的執(zhí)法尺度，依法行使行政審批權(quán)力，并保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

二、重新概括的定義

顧名思義，重新概括是重新進(jìn)行的概括，對應(yīng)于申請文件中原本就存在的概括，即原始概括。

眾所周知，限制專利申請文件的修改，是為了防止申請人將在申請日未完成的發(fā)明創(chuàng)造通過修改加入到專利申請文件中，從而不當(dāng)獲利，損害社會(huì)公眾的利益。由此可見，原始概括和重新概括的分界點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是專利申請日。對于尚未提交專利申請的文件，無論進(jìn)行怎樣的修改都只是個(gè)體行為，并不會(huì)與社會(huì)公眾發(fā)生利害關(guān)系。相反，重新概括的行為發(fā)生在申請日之后，申請人則可能通過這種方式引入新的內(nèi)容，因此，對重新概括的內(nèi)容進(jìn)行有關(guān)《專利法》第三十三條的審查是有必要的。

根據(jù)辭典的解釋，“概括”通常具有“歸納”和“總結(jié)”兩方面的意思。在我國專利法及其實(shí)施細(xì)則中沒有出現(xiàn)“概括”一詞，但是在《專利審查指南（2010）》的“以說明書為依據(jù)”等章節(jié)中卻多次出現(xiàn)，雖然沒有具體定義，但是經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn)，“概括”通常涉及技術(shù)特征和技術(shù)內(nèi)容兩個(gè)方面。

筆者認(rèn)為，為了形成權(quán)利要求的技術(shù)方案，大體上可經(jīng)由兩種概括的方式：一是將具體的技術(shù)特征進(jìn)行歸納方式的概括，得到概括后的技術(shù)特征，本文將其定義為“狹義概括”；二是將發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)容（尤其是實(shí)施例的內(nèi)容）進(jìn)行總結(jié)方式的概括，得到概括后的技術(shù)方案，本文將其定義為“廣義概括”。下面對此分別進(jìn)行論述。

1、狹義概括

如前所述，狹義概括涉及的對象是技術(shù)特征，包括單個(gè)的技術(shù)特征，也包括由若干技術(shù)特征組成的、具有單一功能的技術(shù)特征組合，例如由螺栓和螺母配套組成的螺栓固定裝置。狹義概括采用的方式是歸納法，即將技術(shù)特征或技術(shù)特征組合在某些方面的共同特點(diǎn)通過歸納法歸結(jié)成新的技術(shù)特征。

我國審查指南明確規(guī)定的兩種常見概括方式中，“上位概念概括”就是典型的狹義概括，例如，用“氣體激光器”概括氦氖激光器、氬離子激光器、一氧化碳激光器、二氧化碳激光器等，歸納了這些介質(zhì)均為氣體的共性。而“并列選擇法概括”只是羅列幾個(gè)并列的技術(shù)特征，嚴(yán)格來講不屬于概括，也不是狹義概括。

另外，由于功能或效果特征覆蓋了能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能或效果的所有實(shí)施方式，因此可以認(rèn)為是對這些實(shí)施方式（技術(shù)特征或技術(shù)特征組合）進(jìn)行歸納方式的概括的結(jié)果。同理，數(shù)值范圍特征也可以認(rèn)為是對該數(shù)值范圍內(nèi)所有離散的數(shù)值進(jìn)行歸納的結(jié)果。它們都屬于狹義概括。

2、廣義概括

與狹義概括不同，廣義概括的對象是發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)容，它是以發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問題為導(dǎo)向，將發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)容（通常是實(shí)施例的內(nèi)容）中對解決該技術(shù)問題有用的多個(gè)必要技術(shù)特征組合起來，構(gòu)成權(quán)利要求的技術(shù)方案。

具體的，對于單個(gè)實(shí)施例，通常從中選擇與所要解決的技術(shù)問題相關(guān)的必要技術(shù)特征，重新組合之后形成技術(shù)方案；對于多個(gè)實(shí)施例，則通常選擇各個(gè)實(shí)施例之間相同或相應(yīng)的必要技術(shù)特征，重新組合之后形成技術(shù)方案。

因此，廣義概括的實(shí)質(zhì)是必要技術(shù)特征的重新組合，這是在一個(gè)或多個(gè)實(shí)施例的較為寬泛的內(nèi)容之中，有目的選擇那些為解決技術(shù)問題所必不可少的技術(shù)特征，將其有機(jī)地組合起來進(jìn)行的總結(jié)性描述。這種總結(jié)性描述拋棄了發(fā)明創(chuàng)造中的一些無關(guān)大局的細(xì)節(jié)，將焦點(diǎn)集中在能夠解決技術(shù)問題的技術(shù)方案上，讓人對該專利申請的發(fā)明構(gòu)思有了一個(gè)總體印象。

3、兩種概括的關(guān)系

當(dāng)然，實(shí)際撰寫權(quán)利要求的時(shí)候，通常會(huì)同時(shí)涉及上述兩種概括，即出現(xiàn)技術(shù)特征的概括和技術(shù)內(nèi)容的概括相互交織的情況。

例如：一件激光圖紋壓印轉(zhuǎn)移機(jī)的申請，其中描述了多個(gè)實(shí)施例，區(qū)別在于各個(gè)實(shí)施例采用了不同結(jié)構(gòu)的烘干固化設(shè)備。因此，可以選取各個(gè)實(shí)施例均有的為解決其技術(shù)問題所必需的機(jī)構(gòu)，并將能實(shí)現(xiàn)烘干固化功能的各個(gè)具體設(shè)備狹義概括成“烘干固化裝置”，然后將其與其它特征組合起來，得到廣義概括后的技術(shù)方案。

三、重新概括是否超范圍的判斷

1、重新概括并不必然超范圍

通常，根據(jù)技術(shù)特征的變化情況，專利申請文件的修改方式可分為技術(shù)特征的增加、改變和/或刪除。并且，這三種修改方式的單獨(dú)及混合使用已經(jīng)涵蓋了專利申請文件修改時(shí)可能出現(xiàn)的所有情況。相比之下，重新概括則側(cè)重于技術(shù)方案及其技術(shù)特征從原申請文件記載的信息中得到的途徑。因此，技術(shù)特征的增加、改變和/或刪除等修改方式與重新概括是從不同的側(cè)面反映了專利申請文件的修改，當(dāng)然，后者僅涉及概括式修改，并沒有涵蓋所有的修改方式。

但是，重新概括仍然可以具體表現(xiàn)為上述修改方式。通過狹義概括得到的新技術(shù)特征，可以理解為改變了技術(shù)特征，也即將多個(gè)技術(shù)特征或技術(shù)特征組合歸納之后得到上位化的新技術(shù)特征。例如，原說明書記載了氦氖激光器和氬離子激光器，修改時(shí)將其狹義概括為“氣體激光器”，通過上位化改變了有關(guān)激光器的技術(shù)內(nèi)容。通過廣義概括得到的新技術(shù)方案，可以體現(xiàn)為權(quán)利要求中刪除了技術(shù)特征，也可以體現(xiàn)為權(quán)利要求通過除上位化之外的其它方式改變了技術(shù)特征，例如改變了權(quán)利要求的主題，或者改變了原有多個(gè)特征之間的組合關(guān)系。

從這個(gè)意義上講，重新概括并不是一種新出現(xiàn)的修改方式，它仍然應(yīng)當(dāng)適用于修改是否超范圍的判斷原則：如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。因此，重新概括并不必然超出原申請記載的范圍，僅僅由于修改時(shí)出現(xiàn)了權(quán)利要求的重新概括就一概不予認(rèn)可的做法是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>

2、重新概括的超范圍判斷

筆者認(rèn)為，判斷修改時(shí)的重新概括是否超范圍，可以從狹義概括和廣義概括兩方面進(jìn)行。首先，判斷狹義修改是否超范圍，如是，則不允許該修改；如否，則進(jìn)行下一步。接著，判斷廣義修改是否超范圍，如是，則不允許該修改； 如否，則所述修改不超范圍。

（1）狹義概括的超范圍判斷

對于申請日之后進(jìn)行的狹義概括，如果概括得到的技術(shù)特征是新的，并沒有在原申請文件中公開，則所述概括通常是不允許的。

原因在于，狹義概括采用歸納法，它把多個(gè)不同技術(shù)特征或其組合在某些方面的共性歸結(jié)起來，由于技術(shù)特征不可能只具有單方面的特性，因此歸納的方向常常不是唯一的；即便對于確定的歸納方向，歸納所能達(dá)到的程度通常也不是唯一的。因此，狹義概括得到的新的技術(shù)特征，通常并不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，除非原申請已經(jīng)明確限定了所述狹義概括的方向和程度。

例如，涉及到氬氣和氦氣的專利申請，根據(jù)兩者均不具有化學(xué)活性的共同特點(diǎn)，可以將其概括成惰性氣體，也可以進(jìn)一步概括成氣體；也可能根據(jù)兩者的氣味特點(diǎn)概括成無臭氣體；還可能根據(jù)它們在水中的溶解能力概括成難溶氣體。

（2）廣義概括的超范圍判斷

如前所述，廣義概括涉及發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)容和技術(shù)方案之間的聯(lián)系，其實(shí)質(zhì)是必要技術(shù)特征的重新組合。

對于這樣的修改方式，一方面，如果要求概括得到的技術(shù)方案必須作為一個(gè)整體明確記載在原申請文件中，是不合理的。因?yàn)樯暾埲嗽谏暾埲罩巴ǔo法預(yù)料在審查過程中將要進(jìn)行何種修改，從而不大可能預(yù)先將所有的修改方案都明確記載在專利申請文件中。另一方面，也不能要求必須將實(shí)施例中的全部內(nèi)容都寫入權(quán)利要求中。因?yàn)閷?shí)施例是對實(shí)現(xiàn)發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膬?yōu)選方式的詳細(xì)說明，其中還包括大量對所要解決的技術(shù)問題而言并非必不可少的技術(shù)特征，如果要求把這些非必要技術(shù)特征也一并寫入權(quán)利要求中，會(huì)過度限制申請人的權(quán)利范圍，也是不合理的。

因此，廣義概括是申請人基于原申請記載的信息對原權(quán)利要求的技術(shù)方案進(jìn)行修改的合理方向，應(yīng)當(dāng)給予正確的引導(dǎo)和規(guī)范，而不應(yīng)簡單地一概予以禁止。

實(shí)踐中，常有因修改后的權(quán)利要求擴(kuò)大了保護(hù)范圍而不予認(rèn)可的情況，這是不恰當(dāng)?shù)??！秾＠ā返谌龡l之“權(quán)利要求記載的范圍”與《專利法》第五十九條之“（權(quán)利要求的）保護(hù)范圍”具有不同的含義。前者是指權(quán)利要求書通過其文字已經(jīng)記載的內(nèi)容設(shè)定保護(hù)范圍，故記載的技術(shù)特征越多，其記載的范圍就越大。后者正好相反，權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征越多，其保護(hù)范圍就越小。顯然，在判斷修改（尤其是廣義概括）是否超范圍時(shí)，不能以權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。

筆者認(rèn)為，對于廣義概括得到的技術(shù)方案是否超范圍的判斷，應(yīng)該著重于：廣義概括之后的技術(shù)方案所反映的主題是否在原申請記載的范圍之內(nèi)，原申請文件是否記載了該技術(shù)方案中全部必要技術(shù)特征之間的組合關(guān)系。

當(dāng)改變和/或刪除了權(quán)利要求中的技術(shù)特征，使得該技術(shù)方案相對于原申請記載的信息構(gòu)成廣義概括時(shí)，具體的判斷方法如下：

a）首先判斷所述廣義概括是否導(dǎo)致了申請主題的變化；

b）如果申請主題沒有改變，則判斷概括得到的技術(shù)方案中各個(gè)技術(shù)特征的組合關(guān)系是否在原申請文件存在明示或暗示，如果存在這種組合關(guān)系，則所述概括是允許的，反之則超出了原申請記載的范圍；

c）如果申請主題發(fā)生了改變，將變化后的主題內(nèi)容與原申請文件記載的范圍相比較，如果能夠確定原申請文件所記載的范圍中包含了修改后的專利申請主題，并且原申請明示或暗示了該新主題內(nèi)的技術(shù)特征組合關(guān)系，則這種修改是允許的，反之則超出了原申請記載的范圍；

d）對于新主題范圍內(nèi)再次進(jìn)行的修改，參照上述步驟b進(jìn)行判斷。

由此，對在原申請主題范圍內(nèi)進(jìn)行的修改持較為寬松的態(tài)度，只要本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確定原申請文件存在修改后技術(shù)方案中各個(gè)技術(shù)特征的組合關(guān)系，就可以允許；對于改變了申請主題的修改則較為謹(jǐn)慎，需要確定原申請是否明確記載了修改后的主題及其中的技術(shù)特征組合關(guān)系。

這樣，申請人在原申請已明確的主題范圍內(nèi)有一定的修改空間，以獲得與其技術(shù)貢獻(xiàn)相稱的獨(dú)占權(quán)利；又避免了申請人利用修改增加原申請中難以確定的新主題或新組合關(guān)系，使得閱讀了該申請（主要是公開文本）的社會(huì)公眾由于缺乏穩(wěn)定的預(yù)期，而對該新主題或新組合關(guān)系的權(quán)利主張猝不及防，影響對已公開技術(shù)的合理改進(jìn)和利用。

四、結(jié)語

綜上所述，重新概括是一種特殊的修改方式，有必要對其進(jìn)行是否超范圍的審查，但是不能武斷地認(rèn)為這樣的修改必然不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定，而仍然需要根據(jù)相關(guān)判斷原則來進(jìn)行綜合考量，從而在維護(hù)社會(huì)公眾利益的同時(shí)，又能充分保證申請人的合法權(quán)益，盡力實(shí)現(xiàn)在保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造和促進(jìn)全社會(huì)科技進(jìn)步之間的合理平衡。

“重新概括”也稱“二次概括”，是近年來修改超范圍判斷中的熱門概念，也是頗有爭議的問題。本文通過討論“重新概括”這一概念的定義以及該概念在修改超范圍判斷中的合理運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)，希望有助于消除疑惑、統(tǒng)一認(rèn)識。

實(shí)際撰寫權(quán)利要求的時(shí)候，通常會(huì)同時(shí)涉及上述兩種概括，即出現(xiàn)技術(shù)特征的概括和技術(shù)內(nèi)容的概括相互交織的情況。